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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102年度判字第310號 上　訴　人　日商‧UCC控股股份有限公司 代　表　人　上島豪太 訴訟代理人　林志剛　律師（兼送達代收人） 　　　　　　楊憲祖　律師 　　　　　　黃闡億　律師 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花 參　加　人　環球水泥股份有限公司 代　表　人　侯博義 　　　　　　　　　　　　　送達代收人　王肇慶 上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國101年12月27 日智慧財產法院101年度行商訴字第126號行政判決，提起上訴， 本院判決如下： 　　主 文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 　　理 由 一、參加人前於民國99年3月29日以「UCC collection及圖」商 標（聲明圖樣中之「collection」不在專用之列），指定使 用於商標法施行細則第13條所定當時商品及服務分類表第19 類之商品，向被上訴人申請註冊，經審查核准列為註冊第00 00000號商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣上訴人以 該商標有商標法第23條第1項第12款及第14款規定之適用， 對之提起異議。經被上訴人審查，於101年1月13日以中台異 字第1000514號商標異議審定書為異議不成立之處分。上訴 人不服，提起訴願，經遭駁回，向原審提起行政訴訟，經原 審法院裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟後，仍遭 駁回。上訴人仍不服，乃提起本件上訴。 二、上訴人起訴主張：系爭商標係由5條白色線條組成之立體「U 」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「colle ction」所組成，其「collection」英文為固有字彙，有「 產品系列」之意，為一般消費者熟知之字彙，且經參加人聲 明不在專用之列，又以極小字體置於最下方，該「collecti on」字樣並無識別商品或服務來源之作用，而系爭商標上方 之墨色圓圈中之「U」字圖形，則呼應其中間字體極大之「U CC」之首字，且為簡單線條組合，僅予人裝飾圖樣之印象， 見到系爭商標之消費者顯然以「UCC」品牌或「UCC」商標稱 呼，「UCC」字樣顯為該商標之主要識別部分，而據以異議 之商標則由單純未經設計之小寫外文ucc所構成，為據以異 議商標之識別依據。二造商標相較，均有相同之「UCC」， 雖其字母之大小寫不同，外型亦有些許差別，然於外觀上極 相彷彿，在觀念及讀音上完全相同，是以具有普通知識經驗 之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能產生混淆而誤 認二造商標商品或服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之 來源，二造商標應屬構成近似之商標，且近似程度極高。又 上訴人係一歷史悠久之咖啡製造廠商，並於臺灣已使用據以 異議商標至少長達20幾年，所表彰之信譽早已廣為相關公眾 所共知，並已達高度著名商標之程度。況據以異議之商標之 外文字母組合並非習見，為上訴人所創用，具高度創意，其 先天識別性已高，且經檢索發現，除上訴人外，以該字母組 合作為商標或商標之一部分尚存有效者，除系爭商標外，僅 第三人「忠益服裝材料有限公司」以之搭配引人注意之中文 「優喜喜」並結合圖形作為商標使用於「鈕扣、拉鍊、扣條 」商品之二件商標，及參加人另二件同時註冊之商標，以及 彬富公司註冊之第0000000號及第0000000號商標。由上開事 實足證並無第三人普遍以外文「UCC」作為商標使用之情形 ，顯見據以異議商標具有高度創意性及識別性，因系爭商標 之註冊而減損其識別性之可能性極高。縱認系爭商標所指定 使用之非金屬製壁板；非金屬製天花板；合板；非金屬製隔 板；浮雕板；塑合板等商品與據以異議商標使用之咖啡等相 關商品及服務之性質有異，市場有所區隔且營業利益衝突不 明顯，而不構成修正前商標法第23條第1項第12款前段規定 之情形，惟衡酌據以異議之「UCC」商標已具極高知名度， 又為獨具創意之高度識別性商標，復未為第三人普遍使用於 特定之商品或服務，則其使用於特定之咖啡商品及相關服務 ，僅會使人產生某一特定來源之聯想，消費者見聞「UCC」 之文字後，將直接聯想以該商標銷售之咖啡飲料商品。若允 許系爭商標權人以相同之「UCC」商標使用於不同之非金屬 製壁板；非金屬製天花板；合板；非金屬製隔板；浮雕板； 塑合板等商品，消費者於見聞「UCC」文字時，將認為該文 字不僅係指原本「UCC」咖啡，尚可能指第三人之「UCC」商 品或服務，則曾強烈指示單一來源之據以異議商標可能變成 指示二種或二種以上來源的商標，或使該商標於社會大眾之 心中不會存在單一聯想或獨特性之印象，客觀上即可能會減 弱或分散據以異議商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力， 而使該商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的 印象，致有減損據以異議商標之識別性之虞，則系爭商標之 註冊，應有商標法第23條第1項第12款後段規定之適用等語 。求為判決將原處分及訴願決定均撤銷，並命被上訴人為第 00000000號「UCC collection及圖」商標之註冊應予撤銷之 處分。 三、被上訴人則以：(一)關於是否該當商標法第23條第1項第12 款前段部分：系爭商標係將多數白色線條組成之立體「U」 字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小「collect ion」組成，其「collection」雖經參加人聲明不在專用之 列，然與其他商標間判斷近似時，仍應就包括聲明不專用之 部分為整體比對，而上訴人實際使用商標則由單純橫書外文 「UCC」組成，二者相較，雖皆有外文「UCC」，惟判斷商標 近似，應以整體觀察為原則，本件系爭商標為文字與圖形之 聯合式商標，其立體「U」圖形有其設計性，與外文「UCC」 有相輔作用，二者皆為系爭商標予消費者寓目之識別部分， 自不宜將系爭商標割裂觀察，以系爭商標另有圖形及外文「 collection」，應認二商標雖構成近似，然近似程度難謂極 高。另由上訴人檢送之進口報單、直營店使用物品，國內外 新聞、雜誌等廣告資料，直營店一覽表，各類獎項電子圖像 或感謝狀，參加各展示會之相關使用資料，各國註冊一覽表 、被上訴人曾為之爭議處分書等證據資料影本觀之，固可認 據以異議商標於系爭商標申請註冊時，於咖啡及其飲料等商 品或服務之相關事業或消費者間所熟知為著名商標，惟系爭 商標指定使用之商品，與據以異議商標著名之咖啡及其飲料 等商品或服務相較，二者商品或商品及服務之性質迥異，行 銷管道及提供者亦顯然不同，市場區隔明顯，彼此間應不具 有關聯性，不具任何競爭關係。再者，據以異議商標雖經上 訴人廣泛使用，後天識別性高，然系爭商標圖樣中之「UCC 」為參加人「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」各字首之縮 寫，系爭商標主要識別部分除「UCC」外，尚有具設計意匠 之立體「U」字圖形，且由參加人於異議階段所檢送之99年 度年報可知，其所經營項目主要在水泥、混凝土及建築材料 系之生產，而系爭商標所指定使用之商品即屬參加人所經營 項目之產品，與據以異議商標實際使用而臻著名之咖啡飲料 商品及服務無關，難謂其申請非屬善意而有引起相關消費者 混淆誤認來源之意圖。衡酌二商標商品或服務之市場區隔至 為明顯，營業利益尚無明顯衝突，彼此間並不具有競爭關係 ，且系爭商標之申請難謂非屬善意等因素，相關公眾應可區 辨各自表彰之商品或服務來源，而不致誤認兩造商標之商品 或服務為來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，故系爭 商標之註冊應無致相關公眾混淆誤認之虞，自無商標法第23 條第1項第12款前段之適用。(二)關於是否該當商標法第23 條第1項第12款後段部分：依上訴人所提資料，雖可證明據 以異議商標於咖啡及其飲料等商品或服務之相關事業或消費 者間為著名商標，然本件系爭商標係由多數白色線條組成之 立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較小 「collection」組成，與據以異議商標為單純外文字母「UC C」組成相較，其近似程度難謂極高，則二造商標之近似程 度難符合本條款後段之近似程度要求，況系爭商標有其相當 識別性，系爭商標之註冊，非必使人與據以異議商標所提供 之商品或服務產生聯想，是系爭商標之註冊亦無處分時商標 法第23條第1項第12款後段規定之適用。(三)關於是否該當 商標法第23條第1項第14款部分：依上訴人所檢送資料，可 知早於系爭商標申請註冊日前即有使用據以異議商標於咖啡 及其飲料等商品或服務，惟據以異議商標先使用之咖啡及其 飲料等商品或服務，與系爭商標指定使用之商品相較，二者 商品或商品及服務之性質迥異，在功能、用途、產製者及提 供者、消費族群、行銷管道及販賣場所等因素上亦明顯有別 ，並不具有共同或關聯之處，二者應非屬構成同一或類似之 商品及服務，系爭商標之註冊自與處分時商標法第23條第1 項第14款規定構成要件不符。再系爭商標與上訴人先使用之 據以異議商標相較，雖皆有外文「UCC」，惟系爭商標為文 字與圖形之聯合式商標，據以異議商標為單純文字組成，二 者非屬相同，又系爭商標另有立體「U」圖形及外文「colle ction」，二商標近似程度難謂極高，而「UCC」亦代表參加 人公司名稱「UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」各字首之縮 寫，自無從由其近似程度證明為參加人襲用以異議商標之主 觀意圖，難謂系爭商標之註冊，有前揭法條規定之適用，是 被上訴人原處分並無違法等語，資為抗辯。求為判決駁回上 訴人之訴。 四、參加人則以：系爭商標之外文「UCC」部分，為「UNIVERSAL CEMENT CORPORTION」首字之縮寫，其中文即為「環球水泥 集團」之意，另圖形部分之圓形圖樣，代表參加人之球體內 部，取環球英文字「UNIVERSAL」的首字U，用2D線條表現出 3D建築之層次感，連結產品特性與logo，以此作為品牌形象 ，屬於識別性極強之創意性商標，能使消費者產生深刻印象 ，加以系爭商標於臺灣持續使用多年，更強化其識別性，是 系爭商標具獨創性且有極強識別性。又據以異議商標單純以 英文字「UCC」所組成，縱「UCC」與「UCC collection」兩 組商標皆有「UCC」一字所組成，但音節數目全不相同且系 爭商標有其圖形部分，據以異議商標僅有文字部分，故二者 之讀音近似度及圖樣辨識近似度極低，另比較二造商標之外 觀、讀音、觀念之近似程度後，可知因二者存在之差異，並 無近似混淆之問題。其次，參加人之公司成立於48年9月， 並於60年2月公開上市，現已發展為跨足兩岸之建築材料集 團，事業體延伸至營建、金融、汽車零件、運輸及科技等領 域，系爭商標並被大量使用於官網上。又系爭商標之設計概 念係屬獨創，且於配色上採用綠色，代表環球石膏板之環保 性與企業宣言，參加人並無抄襲據以異議商標或有搭便車意 圖，而上訴人所引述其他相關異議案件或相關判決，與本案 情形不同，不得適用於本案。另參照上訴人所送資料可知， 早於系爭商標申請註冊日前即有使用據以異議商標於咖啡及 其飲料等商品或服務。惟據以異議商標先使用之咖啡及其飲 料等商品或服務，與系爭商標指定使用之商品相較，二者商 品或商品及服務之性質完全不同，於功能、用途、產製者或 提供者、消費族群、行銷管道及販賣場所等因素上復明顯有 別，並不具有共同或關聯之處，二者應非屬構成同一或類似 之商品及服務，系爭商標之註冊自與處分時商標法第23條第 1項第14款規定要件不符。又商品於同類市場之占有率亦為 重要參考因素，銷售數量於同業市場所佔比例越高，顯示越 高比例之相關消費者接觸到該商標，該商標能夠識別申請人 商品或服務之可能性越大。市場占有率亦能協助判斷銷售量 與營業額於同類市場之重要性，故系爭商標於建材市場及營 建業上其著名度遠高於據以異議商標，則消費者於消費時應 不致將二造商標混淆，參加人自無意搭上訴人商標便車之意 圖等語。 五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：據以異議商標 曾經被上訴人、訴願機關及法院多次認定為著名商標，並有 上訴人所提使用證據可資為證，故上訴人主張據以異議商標 於系爭商標99年3月29日申請註冊時，已屬著名商標，應可 認定。次查系爭商標圖樣係由上下分列並有大小之別之外文 「UCC」及「collection」組成其文字部分，並於前開文字 部分上方置一圖形組合而成，其圖形部分係於墨色之圓形圖 樣中，以平行等距之方式並列5條白色線條，以幾何之方式 呈現外文字母「U」，使其有立體之感。雖系爭商標中之「c ollection」部分經聲明不專用，惟聲明不專用係因商標圖 樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形，為避免因該部 分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議 ，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用， 故系爭商標中聲明不專用之部分僅係為避免爭議，惟仍不可 抹去其於整體設計中所佔之地位，而屬整體構圖之一部分。 故雖系爭商標圖樣中外文「collection」部分已聲明不專用 ，惟於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分 為整體比對；而據以異議商標係由略呈斜體之未經設計外文 UCC字母所構成，二造商標相較，據以異議商標係單純由外 文字所組成，而系爭商標則由外文字與圖形所組成，二造商 標除外文「UCC」三字相同外，系爭商標另有外文「collect ion」及圖形之部分，縱「collection」字型略小，然其整 體圖形與外文部分所佔比例相當，則系爭商標之圖形部分， 反足以突顯二造商標之差異性，是二造商標確實因同有外文 「UCC」3字而有近似之處，然其近似程度難謂為高。又查系 爭商標係使用於「非金屬製壁板、非金屬製天花板、合板、 非金屬製隔板、浮雕板、塑合板、混凝土用非金屬製模板、 裝飾線板、石膏板、水泥板、膠合板、建築用石材、水泥、 建築用非金屬製壁磚、耐火熟料、耐火泥」等建材類商品， 而據以異議商標則係使用於與咖啡及茶飲料等有關之商品及 服務。二造商標使用之商品或服務性質相去甚遠，其於產製 、行銷管道、販售場所及服務或銷售對象等因素上，均無共 同或相關聯之處，且亦不見上訴人於類似系爭商標使用之商 品或服務即建材類別上，有多角化經營之事實或計畫，加以 二商標之近似程度難謂為高，實難認倘二商標併存使用，有 致相關公眾誤認二商標之商品服務為同一來源之系列商品服 務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加 盟關係或其他類似關係之情形發生。故上訴人僅以據以異議 商標為著名商標，以及二商標近似，即認有使相關公眾混淆 誤認之虞，主張系爭商標有上開第12款前段規定之適用而不 得註冊，並不可採。另查依據上訴人於異議及原審審理時所 提出之證據，僅可證明據以異議商標於咖啡飲料等商品或服 務之相關事業或消費者間為著名商標，其多年來廣為銷售販 賣，亦僅能證明一般消費者可認識據以異議商標於咖啡飲料 類為著名商標。而系爭商標係指定使用於「非金屬製壁板、 非金屬製天花板、合板、非金屬製隔板、浮雕板、塑合板、 混凝土用非金屬製模板、裝飾線板、石膏板、水泥板、膠合 板、建築用石材、水泥、建築用非金屬製壁磚、耐火熟料、 耐火泥」等建材類商品，與據以異議商標所著名之與咖啡飲 料有關之商品或服務類別，相距甚遠，毫無關聯，加以二商 標之近似程度難謂為高，則難認允許二商標併存，有減弱相 關公眾對「UCC」商標於其原指定或實際使用之咖啡飲料類 等之著名性或其識別來源之關聯之虞。故上訴人僅以其所有 之據以異議商標為著名商標，即認有減損識別性之虞，而主 張系爭商標有上開第12款後段規定之適用而不得註冊，亦不 可採。再查觀諸參加人所提系爭商標指定及實際使用之建材 相關商品資料、年報及產品銷售報表、公司登記營業項目及 年報、官方網站、歷年來行銷廣告及參展之資料，可知系爭 商標所表彰之商品並非價值較低廉或具有負面評價之商品， 且參加人亦為具相當規模之企業，故亦不致發生降低據以異 議商標於咖啡飲料領域所代表之品質或信譽之虞之情形。故 上訴人僅以其所有之據以異議商標為著名商標，即認有減損 信譽之虞，而主張系爭商標有上開第12款後段規定之適用而 不得註冊，顯不可採。此外，參加人公司之英文名稱即為「 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION」，系爭商標中之外文「UC C」即為其縮寫，況建材類與咖啡飲料等商品或服務，為區 隔明顯、無從比較且完全相異之市場，實難認參加人有攀附 據以異議商標之意。另依核准時商標法第23條第1項第14款 之規定，必須係使用於同一或類似商品或服務之商標始有適 用，二商標指定使用或實際使用之商品或服務，完全無類似 之處，即無適用該款之可能，故上訴人此部分之主張，亦顯 不可採。綜上所述，系爭商標之註冊並未違反商標法第23條 第1項第12款前後段及第14款之規定，被上訴人所為異議不 成立之審定，尚無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等由 ，乃判決駁回上訴人在原審之訴。 六、上訴人上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以： （一）「二造商標之商品或服務是否具有關連性」，並非適 用商標淡化保護理論時所需考慮之因素，甚至可以說「二造 商標之商品/服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯 」乃適用修正前商標法第23條第1項第12款後段規定之前提 要件。然原判決卻以系爭商標係指定使用於非金屬製壁板、 非金屬製天花板、合板、非金屬製隔板等商品，與據以異議 商標所著名之咖啡飲料相關商品或服務，並無關聯性為由， 認為系爭商標無減損據以異議商標識別性之虞云云，在「二 造商標之商品或服務是否具有關聯性」，並非適用商標淡化 保護理論時所須考慮之因素的情形下，有適用修正前商標法 第23條第1項第12款後段規定不當之違法，並有判決理由矛 盾及違背「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基 準」之規定之違法。（二）系爭商標係由5條白色線條組成 之立體「U」字置於墨色圓圈中，其下分列較大「UCC」及較 小「collection」所組成，其「collection」英文為固有字 彙，有「產品系列」之意，為一般消費者熟知之字彙，且經 商標權人聲明不在專用之列，又以極小字體置於最下方，該 「collection」字樣並無識別商品或服務來源之作用，而系 爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，則呼應其中間字 體極大之「UCC」之首字，且為簡單線條組合，僅予人裝飾 圖樣之印象，見到系爭商標之消費者顯然以「UCC」品牌或 「UCC」商標稱呼，「UCC」字樣顯為該商標之主要識別部分 ，而據以異議商標則由單純未經設計之小寫外文ucc所構成 ，「ucc」為據以異議商標之識別依據。二造商標相較，均 以「UCC」作為主要識別部分，雖其字母之大小寫不同，然 於外觀上極相彷彿，在觀念及讀音上完全相同，依前述主要 部分觀察原則及「外觀、觀念、讀音」判斷原則加以判斷， 以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意， 極可能產生混淆而誤認二造商標商品/服務來自同一來源或 雖不相同但有關聯之來源，二造商標應屬構成近似之商標， 且近似程度極高。然原判決未依循前述商標近似判斷原則， 逕自認定二造商標近似程度並不高，實有違「混淆誤認之虞 」審查基準所揭示之前述判斷原則。（三）關於判斷有無減 損商標識別性之虞，前述「商標法第23條第1項第12款著名 商標保護審查基準」明訂4項參酌因素，然原判決僅就「商 標近似之程度」加以判斷，對於「商標著名程度」、「商標 被普遍使用於其他商品/服務之程度」、「著名商標先天或 後天識別性之程度」等3項參酌因素，未予審酌，其對本案 系爭商標是否有減損據以異議商標識別性之虞之判斷，顯有 違「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」之 規定，而有判決不備理由之違背法令。（四）又系爭商標權 人早於49年即已設立，卻遲至50年後始以公司外文名稱各字 首之縮寫作為商標圖樣申請註冊，已與常理有違，依一般經 驗判斷，極可能因上訴人之「UCC」商標在此期間持續在臺 灣各地使用且廣泛於各種媒體行銷宣傳而建立極高知名度及 信譽後，出於惡意，企圖攀附上訴人「UCC」商標之信譽而 申請註冊系爭商標，原處分及訴願決定未詳究此項事實，遽 認系爭商標權人無攀附據以異議商標之意圖，顯有違一般經 驗法則。其次，修正前商標法第23條第1項第12款後段之規 定主要是為保護著名商標或標章所有人之權益而設，如客觀 上系爭商標有減損著名商標之識別性，即應認有該款規定之 適用，其主觀上是否出於攀附之意圖，應非考量因素。況本 院101年度判字第47號及101年度判字第48號判決亦認為，該 案系爭商標權人在中國成立之公司英文名稱為UNIVERSAL CY CLE CORPORATION等主張並不影響該二件系爭商標是否有修 正前商標法第23條第1項第12款後段規定之適用，可供參酌 。再者，本件二造商標近似之程度極高，據以異議商標為著 名之商標，系爭商標權人於其後始以高度近似之系爭商標圖 樣，指定使用之商品申請註冊，客觀上自有使相關消費者誤 認二商標之商品或服務來自同一來源，或者誤認二商標之使 用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係 而產生混淆誤認情事，應有前揭修正前商標法第23條第1項 第12款前段規定之適用。縱認系爭商標所指定使用之非金屬 製壁板、非金屬製天花板、合板、非金屬製隔板、浮雕板及 塑合板等商品與據以異議商標使用之咖啡等相關商品及服務 之性質有異，市場有所區隔且營業利益衝突不明顯，而不構 成修正前商標法第23條第1項第12款前段規定之情形，惟衡 酌據以異議之「UCC」商標已具極高知名度，又為獨具創意 之高度識別性商標，復未為第三人普遍使用於特定之商品或 服務，則其使用於特定之咖啡商品及相關服務，僅會使人產 生某一特定來源之聯想，消費者見聞「UCC」之文字後，將 直接聯想以該商標銷售之咖啡飲料商品。若允許系爭商標權 人以相同之「UCC」商標使用於不同之非金屬製壁板、非金 屬製天花板、合板、非金屬製隔板、浮雕板及塑合板等商品 ，消費者於見聞「UCC」文字時，將認為該文字不僅係指原 本「UCC」咖啡，尚可能指第三人之「UCC」商品或服務，則 曾強烈指示單一來源之據以異議商標可能變成指示二種或二 種以上來源的商標，或使該商標於社會大眾之心中不會存在 單一聯想或獨特性之印象，客觀上即可能會減弱或分散據以 異議商標強烈指示單一來源之特徵及吸引力，而使該商標在 社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，致有減 損據以異議商標之識別性之虞，則系爭商標之註冊，應有商 標法第23條第1項第12款後段規定之適用。綜上，原判決誤 以二造商標指定商品及服務並無關聯性為由，認為系爭商標 無減弱據以異議商標識別性之虞，有適用修正前商標法第23 條第1項第12款後段不當及違背「商標法第23條第1項第12款 著名商標保護審查基準」規定之情形，且原判決認定二造商 標近似程度並不高，亦有違「混淆誤認之虞」審查基準所揭 示之判斷商標近似之原則等語。 七、本件原審以系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1項第 12款前後段及第14款之規定，被上訴人所為異議不成立之審 定，尚無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，而駁回上訴 人原審之訴，固非無據。惟查： ㈠、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認 之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不 得註冊。系爭商標註冊時商標法第23條第1項第12款定有明 文。經查，據以異議商標曾經上訴人、訴願機關及法院多次 認定為著名商標，據以異議商標於系爭商標99年3月29日申 請註冊時，已屬著名商標，為原審所確定之事實。次查，判 斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈 現在商品/服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各 部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為 商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/服務之消費者關注 或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此 一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀 察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/服 務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體 觀察為依歸。有93年5月1日施行「混淆誤認之虞」審查基準 5.2.3可資參照(101年7月1日施行之施行「混淆誤認之虞」 審查基準5.2.3亦同）。因此，判斷商標近似，雖應以整體 觀察為依歸，惟主要部分最終仍是影響商標給予商品/服務 之消費者的整體印象。本件系爭商標圖樣係由上下分列並有 大小之別之外文「UCC」及「collection」組成其文字部分 ，並於前開文字部分上方置一圖形組合而成，其圖形部分係 於墨色之圓形圖樣中，以平行等距之方式並列5條白色線條 ，以幾何之方式呈現外文字母「U」，使其有立體之感。又 系爭商標中之「collection」部分經聲明不專用，固然於判 斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比 對。惟查，系爭商標「collection」係以顯然縮小字體置於 字體較大之「UCC」之下方，且經商標權人聲明不在專用之 列，該「collection」字樣顯無識別商品或服務來源之作用 ，另系爭商標上方之墨色圓圈中之「U」字圖形，亦係呼應 圖樣中間字體較大之「UCC」，足見系爭商標係以「UCC」作 為識別商品或服務來源之主要部分。而據以異議商標係呈斜 體之未經設計外文UCC字母所構成。二造商標相較，系爭商 標主要部分與據以異議商標均有相同之「UCC」字母，則在 系爭商標圖樣中主要部分「UCC」文字與據以異議商標在外 觀高度近似，又於觀念或讀音相同情形下，原審認系爭商標 整體圖形與外文部分所佔比例相當，系爭商標之圖形部分， 足以突顯二造商標之差異性，二造商標確實因同有外文「UC C」3字而有近似之處，然其近似程度難謂為高等語，即不無 再行斟酌之餘地。 ㈡、次按，就「混淆誤認之虞」的規範，修正前商標法第23條第 1項第12款前段及同條項第13款均有規定，二者區別在於保 護客體之不同。第12款前段規定保護之客體為著名商標，而 第13款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標，因此，基 於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞 」的判斷上具一致性，故修正前商標法第23條第1項第12款 前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，同樣可援用93年5 月1日發布之「混淆誤認之虞」審查基準。此有96年11月9日 施行之（修正前）商標法第23條第1項第12款著名商標保護 審查基準2.第23條第1項第12款前段規定之適用之說明可資 參照。原審亦說明於判斷修正前商標法第23條第1項第12款 前段是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞時，應參酌商 標呈現於外之識別性強弱、商標近似程度，及市場上先權利 人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度，以 及其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度。原審雖以 系爭商標係使用於「非金屬製壁板、非金屬製天花板、合板 、非金屬製隔板、浮雕板、塑合板、混凝土用非金屬製模板 、裝飾線板、石膏板、水泥板、膠合板、建築用石材、水泥 、建築用非金屬製壁磚、耐火熟料、耐火泥」等建材類商品 ，而據以異議商標則係使用於與咖啡及茶飲料等有關之商品 及服務。二造商標使用之商品或服務性質相去甚遠，其於產 製、行銷管道、販售場所及服務或銷售對象等因素上，均無 共同或相關聯之處，且亦不見上訴人於類似系爭商標使用之 商品或服務即建材類別上，有多角化經營之事實或計畫，加 以二商標之近似程度難謂為高，實難認倘二商標併存使用， 有致相關公眾誤認二商標之商品服務為同一來源之系列商品 服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、 加盟關係或其他類似關係之情形發生等語。 ㈢、惟查，據以異議之UCC商標除使用於與咖啡及茶飲料等有關 之商品及服務外，並已於系爭商標註冊申請前之98年11月1 日註冊使用於建築物之營建/代建；室內裝潢工程施工；土 木建築工程之營建及修繕等服務(註冊第00000000號，參見 審定卷第8-9頁），該等服務與系爭商標使用於建材類別商 品，具有高度關聯性，則能否謂據以異議商標未有多角化經 營之事實或計畫，即有再加查明之必要。故原審以不見上訴 人於類似系爭商標使用之商品或服務即建材類別上，有多角 化經營之事實或計畫，並以二商標之近似程度難謂為高，難 認二商標併存使用，有致相關公眾誤認二商標之商品服務為 同一來源之系列商品服務，或誤認二商標之使用人間存在關 係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之情形發生部 分，仍有重行審究之必要。 ㈣、復按，修正前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著 名商標或標章之識別性之虞，係指使用相同或近似於他人著 名之商標或標章於不同之商品或服務，導致著名商標使用於 特定之商品或服務來源之聯想減弱或分散，而降低著名商標 獨特性之可能而言；所謂減損著名商標信譽之虞，係指使用 相同或近似於他人著名之商標或標章之行為，使著名商標所 表彰之品質或形像產生貶抑或負面之聯想，致其信譽受有污 損之可能而言。而判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參 酌因素，包括商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普 遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別 性之程度及其他參酌因素等(96年11月9日施行之修正前商標 法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準參照)。又按， 使用相同或近似於他人著名之商標或標章於不同之商品或服 務，導致著名商標使用於特定之商品或服務來源之聯想減弱 或分散，而降低著名商標獨特性之可能，即足該當於修正前 商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標章 之識別性之虞。至於系爭商標所指定使用之商品，縱與據以 異議商標所著名之商品或服務，毫無關聯，並不影響上開法 條之適用(本院101年度判字第47號、第48號參照）。故本件 原審以據以異議商標僅能證明一般消費者可認識據以異議商 標於咖啡飲料類為著名商標。而系爭商標係指定使用於「非 金屬製壁板、非金屬製天花板、合板、非金屬製隔板、浮雕 板、塑合板、混凝土用非金屬製模板、裝飾線板、石膏板、 水泥板、膠合板、建築用石材、水泥、建築用非金屬製壁磚 、耐火熟料、耐火泥」等建材類商品，與據以異議商標所著 名之與咖啡飲料有關之商品或服務類別，相距甚遠，毫無關 聯（原判決事實及理由五、㈣參照），作為系爭商標無修正 前商標法第23條第1項第12款後段所謂有減損著名商標或標 章之識別性之虞之論據，尚有未洽。又原審認系爭商標與據 以異議商標近似程度難謂為高，亦有再行斟酌之餘地，業如 前述。則本件系爭商標是否有修正前商標法第23條第1項第 12款後段規定之有減損著名商標或標章之識別性之虞，尚待 原審依前揭商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基 準之判斷參酌因素重行加以審認。 ㈤、從而原審以系爭商標之註冊並未違反修正前商標法第23條第 1項第12款前後段之規定，而維持原處分及訴願決定，並駁 回上訴人之訴部分，既有上述可議之處，且影響結論之判斷 。上訴意旨指摘此部分違誤，求予廢棄，為有理由，自應發 回原審法院依上述本院法律見解加以究明，另為妥適之裁判 。 八、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第256條、第260條第1項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　102　 年　　5　　 月　　17　　日 最高行政法院第六庭 審判長法官　廖　宏　明 法官　吳 慧 娟 法官　侯　東　昇 法官　江　幸　垠 法官　陳　國　成 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　102　 年　　5　　 月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭　秀　玲