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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103年度判字第23號 上　訴　人　日商．山久股份有限公司 代　表　人　山田博久 訴訟代理人　林志剛　律師 　　　　　　楊憲祖　律師 　　　　　　黃闡億　律師 上　訴　人　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花 被 上訴 人　沛德奧股份有限公司 代　表　人　林宜忠 訴訟代理人　張慧明　律師 上列當事人間商標評定事件，上訴人日商．山久股份有限公司對 於中華民國102年7月4日智慧財產法院102年度行商訴字第4號行 政判決，提起上訴，本院判決如下： 　　主 文 上訴駁回。 上訴審訴訟費用由上訴人日商．山久股份有限公司負擔。 　　理 由 一、被上訴人於民國95年10月13日以「沛德奧Pettio及圖THE PETS CARE」商標，指定使用於註冊時商標法施行細則第13 條所定商品及服務分類表第12類之「寵物用手推車、手推車 、購物車、行李手推車」商品、第18類之寵物衣服等商品， 及第20類之家庭寵畜窩等商品，向上訴人經濟部智慧財產局 (下稱上訴人智慧局)申請註冊，經智慧局核准列為註冊第00 00000號商標(見原審判決附圖，下稱系爭商標)，商標權期 間自96年7月16日起至106年7月15日止。嗣上訴人日商．山 久股份有限公司(下稱上訴人山久公司)提出其於我國註冊之 第711630號「PETIO Design」商標(見原審判決附圖，下稱 據以評定商標)等為證，主張系爭商標有修正前商標法第23 條第1項第12款、第13款及第14款規定之適用，對之申請評 定。經上訴人智慧局審查，認系爭商標之註冊有修正前商標 法第23條第1項第14款規定適用，以101年5月29日中台評字 第980216號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。 被上訴人不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，被上訴人 仍不服，提起行政訴訟，經原審法院裁定命上訴人山久公司 獨立參加訴訟後，判決將訴願決定及原處分均撤銷。上訴人 山久公司不服，乃提起本件上訴。 二、被上訴人起訴主張略以：㈠、本件系爭商標圖樣由中、英文 及圖形所構成，而據以評定商標則為單純未經設計，且均為 大寫之文字「PETIO」，二者外觀上予消費者之印象差異甚 大，且系爭商標尚有中文，衡酌中文為我國通用之文字，應 可為消費者主要識別之部分，此與據以評定商標可清楚區別 ，並無混淆誤認之虞，故系爭商標無修正前商標法第23條第 1項第13款規定之適用。㈡、本件系爭商標已使用於寵物相 關商品多年，且於各大購物網站販售、以"Pettio"於GOOGLE 搜尋有將近3萬筆之資料，另有參加國際性大展及國內寵物 展、相關出口商業發票、雜誌專題文章、消費者部落格分享 文章及系爭商標型錄等證據，可見系爭商標與據以評定商標 於市場併存之事實已為相關消費者所認識，應尊重此一併存 之事實。㈢、上訴人智慧局僅因上訴人山久公司與被上訴人 為競爭同業，即認系爭商標係抄襲自據以評定商標，未論究 雙方是否有契約、地緣、業務往來關係或其他關係，故系爭 商標未違反修正前商標法第23條第1項第14款之規定。被上 訴人經營系爭商標商品前曾經營嬰兒用品十餘年，緣小孩子 之英文為kid，歐美口語將之稱為kiddy，又發展為可愛之發 音kiddio，被上訴人經營寵物手推車後，即以該命名方式將 寵物之英文pet之字尾"t"重複，加上"io"，形成系爭商標之 外文Pettio，被上訴人係接受日本客戶委託代工寵物手推車 ，並標示其自身商標，被上訴人實際上並未涉足日本市場， 且該代工行為係系爭商標申請註冊之後，系爭商標申請時， 被上訴人皆不知據以評定商標之存在，上訴人智慧局認為系 爭商標係襲用自據以評定商標，顯有違誤。㈣、上訴人山久 公司提出評定案之前，被上訴人已對其註冊第134796號商標 提出異議，若被上訴人為惡意抄襲，自不會主動提出異議引 起其注意，且系爭商標經被上訴人苦心經營多年，已具知名 度，故被上訴人不願簽署和解協議書。凡此均可見被上訴人 自創系爭商標，於提出異議案前確實不知據以評定商標之存 在。上訴人山久公司提出之商標使用證據有諸多瑕疵，或非 據以評定商標，或僅為日本使用之證據，或該商品並未出現 據以評定商標，或未載日期或日期晚於系爭商標申請日，原 處分機關仍予採納而為不利被上訴人之認定，顯有違誤等語 ，爰聲明原處分及訴願決定均撤銷。 三、上訴人智慧局答辯略以：㈠、由上訴人山久公司提出之證據 資料可知，其於西元1986年跨國經營寵物用品，以「PETIO 」為品牌，自1987年起分別以「PETIO」結合日文「ペテイ オ」或動物等圖形系列商標在日本取得註冊，並為據以評定 商標拍攝電視廣告、架設專屬網站、印製商品型錄，且在日 本相關寵物雜誌及寵物用品展專刊上刊登廣告。此外，山久 公司於85年間亦註冊取得我國第00000000號「PETIO Design 」商標權，其商品並由訴外人弘友股份有限公司（下稱弘友 公司）進口至我國銷售。又由其所檢送之我國網頁資料可知 ，其「PETIO」貓用商品於2006年8月4日於「寵物兵團」購 物網上架販售，而我國消費者於2005、2006年間曾於網路上 討論「PETIO」商標商品，可認上訴人山久公司於系爭商標 95年10月13日申請註冊前，已有將據以評定商標先使用於寵 物項圈、寵物用手推車等商品之事實。㈡、系爭商標係由圖 形及外文「Pettio」、「THE PETS CARE」及中文「沛德奧 」上下三部分組成，其中外文「Pettio」置中明顯，為系爭 商標予人識別主要部分之一，與上訴人山久公司「PETIO」 或「PETIO」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標 相較，兩造商標外文僅字母大小寫及文字中間有無重複「t 」字母之些微差異，於外觀及讀音上極相彷彿，以具有普通 知識經驗之消費者，於交易時施以普通之注意，可能會誤認 二者商品來源同一或雖不相同但有關聯，且據以評定商標外 文「PETIO」，並非一般習見之外語詞彙，並無特定字義， 識別性不低，依一般經驗法則及常理判斷，若非知悉據以評 定諸商標存在，不可能選用與據以評定諸商標高度近似之圖 樣申請註冊，實難謂為偶然之巧合，應屬構成近似之商標， 雖被上訴人稱系爭商標係仿效外文「Kiddio」設計而來，惟 由被上訴人所檢送之「Kiddio」網頁資料觀之，其與系爭商 標之設計概念間尚無相互演變之脈絡可循。㈢、揆諸前述據 以評定商標於系爭商標申請註冊日前即有先使用於寵物相關 用品，並有在臺銷售之事實，又系爭商標指定使用之商品( 即註冊時商標法施行細則第13條商品及服務分類第12、18及 20類)與據以評定商標表彰之寵物項圈、寵物提袋、寵物用 手推車等商品相較，二者於功能、材料、產製者等因素上具 有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬 同一或類似商品。㈣、被上訴人與上訴人山久公司既為競爭 同業，其行銷市場又有所重疊，其對同業動向及相關消費者 所關注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據 以評定商標存在之高度可能，被上訴人其後以高度近似之外 文「Pettio」作為系爭商標文字申請註冊，並指定使用於類 似商品，顯有以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，故系爭 商標之註冊，應有修正前商標法第23條第1項第14款規定之 適用，原處分洵無違誤等語。 四、上訴人山久公司答辯略以：㈠、由其於評定階段所檢附之證 據資料均可認上訴人山久公司於系爭商標95年10月13日申請 註冊前，已有將據以評定諸商標先使用於寵物相關商品之事 實。㈡、兩造商標外文僅字母大小寫及文字中間有無重複「 t」字母之些微差異，於外觀及讀音上極相彷彿，極易誤認 二者商品來源同一或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近 似之商標，且系爭商標指定使用於修正前商標法施行細則第 13條所定第12、18類及20類之寵物相關商品，與據以評定諸 商標所先使用之寵物用手推車、寵物項圈、寵物提袋等商品 相較，均為手推車或供寵物使用之衣物、提袋等週邊商品， 無論在功能、材料、銷售管道上皆具共同或關聯之處，應構 成同一或類似之商品。被上訴人與上訴人山久公司既為競爭 同業，其行銷市場又重複，其對同業動向及相關消費者所關 注或討論事項之注意程度自較一般人為高，應有知悉據以評 定商標存在之高度可能。㈢、修正前商標法第23條第1項第 14款之「先使用」之商標，主要用以確認據以評定商標在系 爭商標申請註冊前已有持續使用之事實，不限於在國內先使 用，亦包括國外先使用，我國消費者仍可藉由前述證據知悉 據以評定商標。 五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠、系爭商標 係由圖形及外文「Pettio」、「THE PETS CARE」及中文「 沛德奧」上下三部分組成，其中外文「Pettio」置中明顯， 為識別主要部分之一；與上訴人山久公司「PETIO」或「 PETIO」結合日文「ペテイオ」或動物等圖形系列商標相較 ，除有大小寫文字及文字中間有無重複「t」字母之差異外 ，均係由P、E、T、I、O多數相同排列之字母構成，於外觀 及讀音上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於交易 時施以普通所用之注意，可能會誤認二者商品來源同一或雖 不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。又系爭商標 指定使用於修正前商標法施行細則第13條所定商品及服務分 類表第12類寵物用手推車等、第18類寵物衣服等、第20類家 庭寵畜窩等商品，與上訴人山久公司之據以評定商標使用於 寵物項圈、寵物提袋、寵物用推車等商品，兩者於功能、材 料、產製者等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念 及市場交易情形，應屬同一或類似商品。㈡、上訴人山久公 司之據以評定商標於1987年在日本取得註冊，並在市面上銷 售所指定使用之商品，且透過訴外人弘友公司銷售臺灣地區 ，有上訴人山久公司於評定階段提出之商品型錄、廣告、雜 誌報導、網站商品訊息討論及訴外人弘友公司向上訴人山久 公司購買之輸出許可通知書及提單資料等證據資料可按；而 被上訴人係於95年4月13日核准設立，於95年10月13日申請 系爭商標註冊，經上訴人智慧局於96年7月16日核准註冊， 堪認上訴人山久公司之據以評定商標先使用於系爭商標。被 上訴人之代表人林宜忠並不知系爭商標存在，緣於73年至93 年間從事嬰兒推車製造與貿易商工作期間，曾接觸德國Kid- dio商標，嗣從事寵物推車業務後，由Kiddio商標發想出Pet tio商標，故系爭商標係自行創作，無搶先註冊系爭商標之 行為。前開德國Kiddio商標係於2000年2月7日註冊，指定使 用於孩童及運動推車、孩童與運動附屬物等商品，彼時被上 訴人之代表人林宜忠適任職於製造孩童推車之公司，顯見被 上訴人由Kiddio商標，藉寵物英文之Pet一字，作成系爭Pet tio商標，非無脈絡可循。又Kiddio商標早已註冊，復因製 造孩童用品，與被上訴人之代表人林宜忠先前在各該公司之 工作相關，難認其係臨訟湊和證據故為彌縫，且此係其觀察 後另設計為系爭商標，故不須與Kiddio之設計脈絡相同為必 要。上訴人智慧局僅以被上訴人為上訴人山久公司競爭同業 ，逕為推論被上訴人知悉據以評定商標而有修正前商標法第 23條第1項第14款「其他關係」存在，尚非可採。綜上所述 ，原處分未就被上訴人之系爭商標因何關係而仿襲據以評定 商標而認定，與修正前商標法第23條第1項第14款規定不符 ，訴願決定未予糾正，均有未合，被上訴人訴請撤銷原處分 ，為有理由，應予准許。 六、上訴人山久公司上訴意旨除復執與原審主張相同之論證外， 另略以：㈠、被上訴人提出證據僅能證明德國Kiddi.o商標 存在之事實及其代表人曾任職從事嬰兒業務之公司之事實， 並無法證明其在申請註冊系爭商標前已知悉德國Kiddi.o商 標，亦無法證明系爭商標確由Kiddi.o商標發想、創作之事 實；即使被上訴人有知悉德國「Kiddi.o」商標之可能性， 或甚至確實知悉德國「Kiddi.o」商標，惟此項知悉之可能 性或知悉之事實，並無法排除其同時知悉據以評定商標存在 而基於攀附之意圖申請註冊系爭商標之可能。原審法院認定 被上訴人對系爭商標之發想提出證據而主張系爭商標係其創 作，非無可能，顯有不依證據認定事實之違法，且其判斷事 實違背經驗法則及論理法則，違反行政訴訟法第189條第1項 之規定。㈡、原審法院未詳加審究上訴人山久公司提出之各 項證據是否足以認定被上訴人係因經營業務關係，知悉上訴 人據以評定商標存在，竟僅以系爭商標「可能」係被上訴人 所創作為由，即遽認系爭商標無修正前商標法第23條第1項 第14款規定之適用，應有適用法律不當及判決不備理由之違 法，且其見解有違論理法則。 七、被上訴人答辯略以：㈠、上訴人山久公司所陳理由實質上均 僅涉證據之判斷取捨，尚難謂違背法令，本件上訴不符行政 訴訟法第242條之規定，應予駁回。㈡、上訴人山久公司所 提證據僅能證明日商「PETIO」商標存在及兩造係屬同業之 事實，無法證明被上訴人在申請註冊系爭商標前已接觸並知 悉「PETIO」商標，更無法證明系爭商標確抄襲自「PETIO」 商標。又上訴人山久公司所提出證明兩造當事人為同業之事 實，範圍廣泛概括，而被上訴人所提被上訴人之代表人林宜 忠之勞保記錄，由其薪資變化可看出其已升任主管職，自不 可能不熟悉嬰兒車製造技術，且因其接觸德國嬰兒車而知悉 「Kiddi.o」商標，乃以寵物之英文pet取代kid，創出系爭 「Pettio」商標。職是被上訴人所提之證據均非臨訟造作之 事實，其證明力實遠高於上訴人山久公司所提者，原判決實 無違反論理或經驗法則。 八、本院查： ㈠、上訴人山久公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟 之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上 訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局一致，依 本院97年度5月27日庭長法官聯席會決議意旨，本件應併 列經濟部智慧財產局為上訴人，合先敘明。 ㈡、按商標之註冊違反商標法第23條第1項規定之情形者，利 害關係人得申請商標專責機關評定其註冊；評定商標之註 冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為本件處分時 商標法第50條第1項、第52條所明定。系爭商標係於95年 10月13日申請註冊，於96年7月16日經准許註冊並公告， 是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5月28日修正 公布之商標法為斷。 ㈢、次按我國現行商標法係採取註冊主義，而非使用主義，故 先使用而未註冊之商標原則上不予保護，惟因商標之使用 乃商標存在之意義及其價值之所在，為避免過度僵化產生 流弊，商標法乃例外於部分條文注入使用主義之精神，對 於未註冊而於國內外先使用之商標仍酌予以保護。92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1項第14款規定：相同 或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而 申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關 係，知悉他人商標存在者，不得註冊，此即前述商標使用 主義及屬地主義之例外，適用時不宜再擴大其範圍。詳言 之，此條款係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混 淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他 人不法搶註其商標時的救濟機會，除參照巴黎公約第6條 之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止其 代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約 、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊 搶註商標之情形（智慧財產局94年版商標法逐條釋義參照 ）。又按本款之規定，旨在防止剽竊他人創用之商標而搶 先註冊，維護競爭秩序已如前述，法條除例示規定「契約 、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係 」知悉他人商標而搶先註冊之情形，有關「其他關係」之 解釋，自應參酌同條文之例示規定，始符合立法真意；無 業務往來但在相關或競爭同業之間，因業務經營關係而知 悉他人先使用商標存在者，參酌上開例示規定，亦屬本條 款所謂之「其他關係」。 ㈣、本件原審已詳述本條款於86年5月7日首次增訂時之立法理 由，並敘明解釋上前述「其他關係」，應參酌同條文之例 示規定，且先使用之商標權人應能證明行為人因業務經營 關係而知悉他人商標存在而予搶註，始有該條款規定之適 用。原審經斟酌全辯論意旨及調查證據之結果認定：①本 件系爭商標與上訴人山久公司據以評定之商標外觀讀音均 相似，易致一般消費者混淆誤認，構成近似商標；②據以 評定之商標具有早於系爭商標先使用之事實；③系爭商標 指定使用於商品之類別與據以評定之商標使用於寵物項圈 、寵物提袋、寵物用推車等商品，兩者於功能、材料、產 製者等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或類似商品 ；④此外，上訴人山久公司尚須證明被上訴人因業務經營 而知悉據以評定商標。惟其所提出之證據，尚不能證明被 上訴人知悉據以評定商標存在，原處分僅以被上訴人為山 久公司之競爭同業，逕為推論被上訴人知悉據以評定商標 ，而認本件有修正前商標法第23條第1項第14款之適用， 並非可採等語，經核原判決適用之法律並無不當之處。 ㈤、上訴人山久公司雖指摘原審法院未審究該公司所提之證據 是否足以認定被上訴人知悉據以評定商標存在，僅以系爭 商標可能係因知悉德國Kiddi.o商標而創作完成，認系爭 商標無修正前商標法第23條第1項第14款規定之適用，有 適用法律不當及判決不備理由之違法，且其見解違背經驗 法則及論理法則云云。惟按修正前商標法第23條第1項第 14款係採用註冊主義及屬地主義之例外，且法條已較巴黎 公約規定擴大其範圍，適用時不宜再擴大其範圍，已如前 述，原審就上訴人山久公司所提出之證據業已加以審酌（ 原判決事實及理由㈢參照），並認定上開證據雖可證明 山久公司已在日本使用據以評定商標，且其商品已外銷至 我國，並認定其商品與被上訴人之商品為同一或類似之商 品，但不足以證明被上訴人知悉系爭商標存在。查上訴人 山久公司所提之證據如原處分卷所附，包含網路上介紹、 討論據以評定商標之資料、日本相關商標註冊資料、商品 型錄、雜誌上之平面廣告、日本寵物用品展上之廣告及相 關使用資料、「2006年寵物關聯市場市調總覽」報導等， 大部分均屬山久公司在日本使用據以評定商標之證據，被 上訴人申請系爭商標註冊以前，據以評定商標在我國之使 用證據相對較少，是原審據以認定其所提之證據尚不足以 認定被上訴人知悉據以評定商標，並無違背經驗法則及論 理法則，核與行政訴訟法第189條規定無違，原判決亦無 適用法規不當及判決不備理由之處。又上訴人山久公司既 對系爭商標，依修正前商標法第23條第1項第14款提出評 定，自應對被上訴人知悉據以評定商標而仿襲之積極事實 負舉證責任，原審已敘明其所舉之證據尚未能證明上開事 實存在，縱然被上訴人就未知悉之消極事實，所述未能獲 得完全證明，仍無礙於上訴人舉證不足之認定。原審認定 上訴人山久公司未能證明被上訴人知悉並無違背經驗法則 及論理法則可言。綜上，上訴人所述，無非就原審取捨證 據認定事實之職權行使指摘其為不當，或係執其主觀歧異 之法律見解，指摘原判決適用法規不當或有判決不備理由 之情形，均非可採，其上訴為無理由。 九、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條 、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　16　　日 最高行政法院第六庭 審判長法官　林　茂　權 法官　楊　惠　欽 法官　吳　東　都 法官　姜　素　娥 法官　許　金　釵 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭　秀　玲