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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105年度判字第283號 上　訴　人　美商可雅瑞靈感公司 代　表　人　杜恩 R. 立威士 訴訟代理人　蘇誌明　律師 被 上訴 人　經濟部 代　表　人　李世光 參　加　人　宗樺興業有限公司 代　表　人　陳煥宗 上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國104年10 月30日智慧財產法院104年度行商訴字第37號行政判決，提起上 訴，本院判決如下： 　　主 文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 　　理 由 一、緣上訴人前於民國89年3月20日以「DADA SUPREME & Design 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及 服務分類表第25類之「衣服，即帽，上衣，褲，裙，內衣， 襪，鞋」商品，向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註 冊，經其審查核准列為註冊第951296號商標（下稱系爭商標 ），商標權期間自90年7月16日起至110年7月15日止。上訴 人於95年3月3日將系爭商標授權予子佳國際服飾有限公司（ 下稱子佳公司）使用，授權期間為95年3月3日起至110年7月 15日止。嗣參加人於100年11月15日主張系爭商標於註冊後 有當時即99年8月25日修正公布，同年9月12日施行之商標法 （下稱修正前商標法）第57條第1項第1款所規定之情形，以 附圖2所示之商標（下稱據以廢止商標1），及附圖3所示之 商標（下稱據以廢止商標2），向智慧局申請廢止其註冊。 智慧局審查期間，適現行商標法於101年7月1日修正施行， 依現行商標法第107條第1項規定，該法修正施行前，尚未處 分之商標廢止案件，適用修正施行後之規定辦理。本件原申 請廢止主張之前揭條款，業經修正為商標法第63條第1項第1 款規定。案經智慧局審查，以103年5月28日中台廢字第L000 00000號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分。參加人 不服，提起訴願，經被上訴人於104年1月23日以經訴字第 10406300010號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之 處分」之決定。上訴人不服訴願決定，遂向智慧財產法院（ 下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影 響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴 訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。 二、上訴人起訴主張：㈠被授權人子佳公司就系爭商標於部分商 品上有單獨使用其中一部分之情形，僅是該系列商品「有無 使用系爭商標」之問題，此與「自行變換商標或加附記」無 涉；況依上訴人於101年4月13日提出商標廢止答辯理由書之 附件六照片所示，子佳公司就系爭商標仍有完整使用於所註 冊商品之事實。㈡子佳公司於部分系列商品上為系爭商標之 部分使用，但商品於商店、商場、賣場陳列時，商家並非單 純陳列使用部分系爭商標態樣之商品，而係完整使用系爭商 標之商品與部分使用系爭商標之商品同架並列，實難使消費 者有混淆誤認之虞，故系爭商標與據以廢止商標之存在，並 無使一般消費者產生混淆誤認之虞。㈢上訴人於臺灣並無設 立辦事處，故無從得知子佳公司就全部商品之使用態樣之情 形，依修正前商標法第57條第1項第1款規定，被上訴人自應 證明上訴人有「明知」或「可得而知而不為反對之表示」， 否則難謂符合前揭規定等語，求為判決撤銷訴願決定。 三、被上訴人則以：㈠由參加人於廢止申請時所檢送之照片觀之 ，系爭商標實際使用於襪子、帽子、鞋子及衣服等商品上所 使用商標圖樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME」、或 為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖 形」，均非以系爭商標圖樣整體使用，與系爭商標整體圖樣 相較，其或僅使用商標圖樣中一部分之外文，或僅使用圖形 部分，或為圖形與其他外文之組合，依一般消費者之認知， 無從認識使用之商標與其註冊商標為同一個商標，應已喪失 同一性，而屬系爭商標變換使用之情形。㈡系爭商標變換使 用後之「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKA TETEAM及皇冠圖形」等，與據以廢止二商標圖樣相較，均有 引人注目之外文「DADA」，在外觀、讀音及觀念上極相彷彿 ，應構成近似；又系爭商標變換後實際使用商品與據以廢止 商標構成同一或類似，客觀上自有致相關消費者產生混淆誤 認之虞，而應有商標法第57條第1項第1款規定之適用等語， 資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。 四、參加人除援引被上訴人之答辯外，另以：㈠由上訴人於廢止 答辯理由書所附之使用證據，及參加人於102年4月及5月份 至系爭商標之專櫃及門市，分別購買之鞋子、帽子及襪子可 知，上訴人刻意放大英文字母「DADA」，並將其單獨使用於 鞋面上，顯已變更使用系爭商標之圖樣。㈡修正前商標法第 57條第1項第1款規定，不以該他人商標係「著名商標」為其 構成要件，且系爭商標雖經智慧局認定為著名商標，但所認 定著名商標之部分乃係系爭商標整體，而系爭商標於商品中 變換使用後與據以廢止商標構成近似，變換使用後之系爭商 標並非經智慧局所認定之著名商標，已失其具有著名商標之 主體，故無論是系爭商標之變換使用被誤認為據以廢止商標 ，或據以廢止商標獲准註冊後被誤認為變換使用之系爭商標 ，應均屬前揭條款所規定「有使相關消費者混淆誤認之虞」 之情形，故上訴人以異於原註冊商標之同一性而為變換使用 ，易引起混同誤認損害消費大眾之利益，自應撤銷其商標權 。㈢參加人曾函請系爭商標之代理人「美連發國際企業開發 有限公司」將照片中之商品先行下架。經該代理人允諾，則 上訴人主張無從得知子佳公司就全部商品之使用態樣，為無 理由等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。 五、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：㈠系爭商標係由皇冠 圖形、較大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」 上下併列組成；又依參加人於100年11月15日申請廢止時所 提證據4至15所示可知，被授權人子佳公司於申請廢止日前 所生產之襪子、帽子、鞋子、衣服商品，其標示系爭商標之 實際使用態樣，或為「DADA」、或為「DADA SUPREME」、或 為「皇冠圖形」、或為「DADA SUPREME SKATETEAM及皇冠圖 形」、或為外文「dada」，此與系爭商標係由皇冠圖形、較 大字體外文「dada」，較小字體外文「SUPREME」上下併列 組成之整體圖樣相較，其或僅使用系爭商標圖樣中一部分之 外文，且多數係使用大寫外文「DADA」，而非系爭商標之小 寫外文「dada」，或僅使用皇冠圖形部分，或為皇冠圖形與 其他外文之組合，可知子佳公司將系爭商標或變換其外文、 圖形或其組合態樣等割裂使用，或僅使用系爭商標中一部分 ，依社會一般通念可認與原申請註冊商標產生顯著差異，無 從認識該等使用情形之商標與系爭商標為同一個商標，應認 與系爭商標不具同一性，堪認子佳公司有就系爭商標為變換 使用之情事。㈡參加人係主張系爭商標於註冊後有修正前商 標法第57條第1項第1款所規定之情形，向智慧局申請廢止系 爭商標註冊，至於上訴人主張子佳公司僅使用系爭商標其中 一部分，屬「有無使用註冊商標」之問題云云，此乃修正前 商標法第57條第1項第2款規定之情事，被上訴人自無從就參 加人所未主張修正前商標法第57條第1項第2款規定之法律事 實進行審究；又依上訴人所提附件六照片，雖有使用系爭商 標於指定商品之情事，然亦可見併於鞋帶標示大寫外文「 DADA」，或併於鞋子側邊標示皇冠圖形，或於櫃位上標示「 皇冠圖形DADA SUPREME」、或於帽子本體標示「皇冠圖形DA DA」、「DADA SUPREME」等變換系爭商標使用之事實，況上 開照片，均無相關拍攝日期可佐，則系爭商標縱有完整使用 於所註冊之商品，是否於系爭商標申請廢止日前有使用指定 商品一事，已乏所據；佐以，子佳公司於系爭商標申請廢止 日前，即有就系爭商標為變換使用之情事，則該公司縱有於 系爭商標申請廢止日前，使用系爭商標整體圖樣於指定商品 之情事，亦無礙於該公司就系爭商標所為變換使用之事實認 定。㈢據以廢止商標1係由較大凸顯橫書外文「DADA」置於 一內置驢子頭部圖形圓框下方所組成；據以廢止商標2係由 單純橫書外文「DADA」所構成。而系爭商標變換使用後之上 開「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPREME SKATETE AM及皇冠圖形」商標圖樣，與據以廢止1、2商標圖樣相較， 外觀上均有予人寓目印象深刻之外文「DADA」，而為整體商 標圖樣引人注意之部分，應為國內消費者於實際交易唱呼之 際之主要識別部分，整體以觀，外觀予人寓目印象極為相似 ，且其觀念主要皆為指向相同之「DADA」，在讀音、觀念亦 均相彷彿，此於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際 ，不易區辨，顯易使消費者有同一或系列商標之聯想，故二 者應屬構成近似之商標，且其近似程度高。又本件所審究者 係兩造商標是否構成近似，此與廣告上或貨品陳列時，系爭 商標變換後之商品有無均與完整使用系爭商標之商品或廣告 物一併陳列無涉。㈣系爭商標變換後實際使用於衣服、帽子 、襪子、鞋類商品，此與據以廢止商標1、2指定使用之商品 （如原判決附圖2、3所載），均有包含衣服、帽子、襪子、 鞋類商品，二者商品性質相近，在用途、功能、產製者及消 費族群等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的 商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使相關消費者誤 認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，二者應屬構成 高度類似之商品。㈤據以廢止商標1、2予人寓目印象明顯與 深刻者，均為橫書外文「DADA」，並非代表特定意義之英文 字彙，亦非屬習見之文字，且與其前述指定使用於第25類衣 服、帽子、襪子、鞋類等商品，均無直接關連性，以一般消 費者而言，尚無從藉由運用想像力而得知指定之商品內容， 故應屬任意性商標，具有先天識別性，其先天識別性雖不若 創意性商標高，惟其須經消費者運用一定程度的想像、思考 、感受或推理，才能領會該標識與商品或服務間的關聯性， 消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識；而系爭商標 變換使用後之「DADA」、「DADA SUPREME」或「DADA SUPRE ME SKATETEAM及皇冠圖形」商標圖樣，外觀上均有予人寓目 印象深刻之橫書外文「DADA」，一般消費者即無從率可加以 分辨，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。㈥系爭 商標之變換使用是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應 就系爭商標變換後之商標圖樣本身判斷，此與系爭商標是否 為著名商標，並無關聯性；又上訴人固於廢止卷附件4、8、 12提出使用證據資料，然子佳公司以變換系爭商標圖樣之方 式使用，且變換使用存有多種態樣，究非系爭商標之整體商 標圖樣，上訴人所提前開使用證據資料，是否可認系爭商標 變換後之諸多使用態樣之商標圖樣，業經其廣泛行銷使用於 其指定之商品，已具相當知名度而為相關消費者所熟悉，亦 非無疑；再修正前商標法第57條第1項第1款之廢止事由，係 以保護他人依法獲准註冊之商標為目的，而上訴人所提前開 使用證據，係以變換系爭商標圖樣之方式使用，若因此而受 有不利益，本為其所應承擔，且其使用系爭商標之方式，並 非合於商標法規定之使用態樣，自無受到較大保護之法律上 利益。㈦兩造商標所指定使用之商品，均有包含衣服、帽子 、襪子、鞋類商品，則二者之行銷方式或提供場所，即有重 疊之可能性，無從排除相關消費者同時接觸兩造商標之機會 ，進而發生混淆誤認之虞情形。㈧上訴人主張之原審101年 度行商訴字第56號、99年度行商訴字第215號判決，其各案 商標與系爭商標之變換使用態樣並不相同，且指定使用之商 品也有差異，且其他個案之法律及事實狀態基準時亦有不同 ，案情並非相當，自難以比附援引，尚不能以其他案所為判 斷之結果不同，即指摘訴願決定違法。上訴人如認系爭商標 較為複雜，而欲單獨使用系爭商標之一部分，本可依其所欲 使用商標圖樣，另向智慧局申請取得商標註冊，然子佳公司 卻以變換系爭商標之方式使用，縱其非出於惡意，亦無礙其 與據以廢止商標1、2間，另有致相關消費者產生混淆誤認之 事實。㈨依上訴人於廢止程序所稱其在美國取得「DADA」之 註冊商標，獨家授權子佳公司在臺灣使用，經子佳公司經營 後，「DADA」之鞋子、服飾早已變成臺灣最熱門、最成功的 品牌之一，顯然，上訴人對其在臺灣獨家授權人子佳公司如 何使用其授權之商標一事，已知之甚稔。子佳公司在臺灣是 否合法使用系爭商標於所指定商品，事關系爭商標之品牌商 譽及行銷販售之營業收益，則自上訴人於95年3月開始獨家 授權子佳公司使用系爭商標，迄至參加人申請廢止其註冊止 之5年餘期間，上訴人豈有完全毫無聞問之理；參以，在申 請廢止日前，上訴人再與子佳公司就系爭商標簽訂延長授權 契約，則上訴人於決定是否延長子佳公司於系爭商標之獨家 授權期間時，關於系爭商標授權金數額之決定，衡情，上訴 人自會瞭解子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始 決定是否同意延長系爭商標之獨家授權，故上訴人所稱無從 得知子佳公司之使用情形，與常情不符，自無可採。依訴願 決定內容觀之，實則已就系爭商標有無修正前商標法第57條 第1項第1款規定之廢止事由予以審究，雖其引用條文未臻精 確，並非妥適，尚不影響於訴願決定之結果等詞，為其判斷 之基礎。 六、本院查： ㈠本件被上訴人之代表人原為鄧振中，嗣於105年5月20日改由 李世光擔任，茲據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合 應予准許。 ㈡按商標法第107條第1項規定：「本法中華民國100年5月31日 修正之條文施行前，尚未處分之商標廢止案件，適用本法修 正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其 效力不受影響。」查本件申請廢止系爭商標之申請日為100 年11月15日，作成廢止處分日為103年5月28日，為商標法修 正施行前，尚未處分之商標廢止案件，則應適用商標法修正 施行後之規定辦理，故關於商標使用之規定，應依現行商標 法規定。然修正施行後現行商標法第66條規定：「商標註冊 後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」（其立法理 由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請 廢止時之規定為準。」），是本件系爭商標註冊後有無廢止 事由之判斷，應適用申請廢止時（100年11月15日）之商標 法，即100年6月29日修正公布，101年7月1日施行前之商標 法（即修正前商標法）。 ㈢次按修正前商標法第57條第1項第1款、第2項規定：「商標 註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請 廢止其註冊：自行變換商標或加附記，致與他人使用於同 一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使 相關消費者混淆誤認之虞者。．．．。」「被授權人為前項 第一款之行為，商標權人明知或可得而知而不為反對之表示 者，亦同。」而此兩項規定核與修正後商標法第63條第1項 第1款、第2項規定內容相同。本條第1項第1款之構成要件係 「一、自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似 之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費 者混淆誤認之虞者。」除「自行變換商標或加附記」外，另 有「致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構 成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者」之結果 ，則第2項規定所應課予商標權人與被授權人相同之責任者 ，自應係被授權人為前項第1款之行為，即「自行變換商標 或加附記」與「致相關消費者致混淆誤認之虞」全部構成要 件，為商標權人所明知或可得而知而不為反對之表示。若僅 能證明商標權人明知或可得而知而不為反對被授權人對所授 權商標「自行變換商標或加附記」，但無法證明該所授權商 標與他商標混淆誤認之虞者，自不能以同條第2項相繩。 ㈣蓋本條第1項第1款立法意旨，除在制止已註冊商標之違法不 當使用，亦在保障市場公平競爭，而非在懲罰商標權人或排 除商標權。所以本條第1項第1款之「致相關消費者致混淆誤 認之虞」為廢止商標的構成要件之一，與「自行變換商標或 加附記」並列，缺一不可。再者，基於行為人自己責任之法 理，原不宜將被授權人違法使用之不利益歸由商標權人承擔 ，然商標授權人對於被授權人使用商標的情形，應負有保持 品質實質監督責任，是以商標權人明知或可得而知（需達幾 近於明知或難以諉為不知的情形）被授權人有本條第1項第1 款所規定全部違法構成要件之情事，而不為反對之表示時， 商標權人方與被授權人相同，得由商標專責機關廢止其商標 註冊。再從商標使用的實務面觀之，商標權人因推廣其商標 及其指定使用商品或服務，授權他人使用商標係屬必要，本 條第2項規定之被授權人並未限定何種類，其被授權人資格 良莠不齊。再因授權各地商標法規不同，對自行變換商標或 加附記商標是否違法寬嚴不一，規範亦異，該授權地域內其 他衝突商標之使用或註冊情形，亦非商標權人知曉。若因被 授權人之恣意「自行變換或加附記」而使用商標，將明知或 可得而知之行為放寬僅在於「自行變換商標或加附記」，而 忽略「致生混淆誤認之虞」結果之事實，即認應與被授權人 之行為具同一效果被廢止商標者，將導致商標權無法推廣， 或陷商標權之存否於不可預測之危險。是以適用本條第2項 典型事例，例如商標權人接獲他商標權人警告函或被授權人 之「自行變換商標或加附記」與他商標權人已在行政程序爭 執中，而商標權人明知或可得而知，仍任由被授權人違法使 用者，方屬該當。 ㈤本件原判決徒以：上訴人獨家授權子佳公司在臺灣使用，可 認定上訴人對於其在臺灣獨家授權人子佳公司如何使用其授 權之商標一事，知之甚稔。而上開授權長達5年餘之期間， 上訴人豈有完全毫無聞問之理。另上訴人再與被授權人子佳 公司就系爭商標簽訂延長授權契約，上訴人自會瞭解被授權 人子佳公司就系爭商標於商品之實際使用狀況，始決定是否 同意延長系爭商標之獨家授權等情。無非均在證明上訴人明 知或可得而知而不為反對被授權人子佳公司對系爭商標自行 變換或加附記，但對上訴人是否明知或可得而知而不為反對 該經被授權人子佳公司自行變換或加附記之商標圖示，「致 相關消費者混淆誤認之虞」此一重要構成要件，未置一詞， 其判決理由自屬不備。原審應查明相關事證，如訊問本件被 授權人子佳公司實情，或參加人發警告函後，上訴人之反應 如何？以究明上訴人就被授權人子佳公司自行變換或加附記 之商標與據以廢止商標，是否對「致相關消費者混淆誤認之 虞」此一要件，明知或可得而知而不為反對？ ㈥因本件事證尚有未明，有由原審法院再為調查審認之必要， 本院尚無從自為判決。故將原判決廢棄，發回原審法院調查 後，另為適法之裁判。經核本件上訴為有理由，應將原判決 廢棄，發回原審法院。 七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　6　　 月　　2　　 日 最高行政法院第五庭 審判長法官　林　茂　權 法官　黃 淑 玲 法官　鄭　忠　仁 法官　吳　東　都 法官　劉　介　中 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　105　 年　　6　　 月　　3　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張　雅　琴