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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105年度判字第75號 上　訴　人　余建農 訴訟代理人　戴雅韻　律師 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花 參　加　人　洪進惠 　　　　　　立匯工業有限公司 代　表　人　林秋燕 上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國103年12 月25日智慧財產法院103年度行專更㈠字第1號行政判決，提起上 訴，本院判決如下： 　　主 文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 　　理 由 一、緣參加人洪進惠及立匯工業有限公司（下稱參加人洪進惠等 ）前於民國98年12月29日以「毛邊切除器」（下稱系爭專利 ）向被上訴人申請新型專利，經其審查於99年3月17日准予 專利後，發給新型第M389627號專利證書。嗣上訴人對之提 起舉發，經被上訴人審查後為「舉發不成立」之處分。上訴 人不服，循序提起行政訴訟，經原審依職權命參加人洪進惠 等獨立參加被上訴人之訴訟後，以102年度行專訴字第63號 行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，並命被上訴人應就系 爭專利作成舉發成立，撤銷專利權之審定。參加人洪進惠等 不服，提起上訴，經本院103年度判字第126判決廢棄發回原 審更為審理。嗣經原審判決撤銷訴願決定及原處分，命被上 訴人就系爭專利依該判決之法律見解另為處分，並駁回上訴 人其餘之訴。上訴人仍表不服，遂提起本件上訴，求為判決 ：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡被上訴人就系爭專利 舉發事件，應為舉發成立撤銷專利權之審定。 二、上訴人起訴主張：系爭專利請求項1所載主要構件名稱雖與 舉發證據2（為98年9月11日公告之我國第00000000號「塑膠 、橡膠製品之毛邊切除器」發明專利）之結構名稱略有不同 ，但其效果相同。觀察彼此熱能傳導之技術手段，系爭專利 之熱能來源為一端與刀座結合之電熱管，透過其溫度上升將 熱能傳導至刀座及刀片，與證據2主要由電熱桿產生熱能， 以將熱能傳導至一端與電熱桿接合之電熱頭，再傳導至電熱 頭底面刀具之方式相同，且於熱能供應後維持恆溫即可，無 熱能流失問題，並無被上訴人所指證據2傳熱速度較慢之情 ；證據2說明書雖未詳述其握把及電熱桿間，具有使該兩構 件結合之承接座及隔熱套管等技術特徵，惟此乃習知技術「 電烙鐵」之內容，證據2既與系爭專利同為毛邊切除器，所 屬領域具通常知識者自得由證據2說明書及圖式所載，直接 且無歧異得知系爭專利握把及電熱桿間結構即為承接座與隔 熱套管等技術。是以，應認證據2已揭露系爭專利請求項1之 技術特徵。再者，系爭專利請求項2、請求項3乃請求項1之 附屬項，均為習知技術，所屬領域具通常知識者依申請前之 技術即能輕易完成，其中請求項2之技術亦見於證據5（為90 年6月7日公告之我國第00000000號「電烙鐵頭之改良結構」 新型專利）所載「鎖定螺栓」；請求項3之技術則見於證據6 （為94年8月21日公告之我國第00000000號「感應即時加熱 調溫烙鐵」新型專利）說明書第一圖，系爭專利獨立請求項 1既已不具進步性，則該等附屬請求項亦應不具進步性等語 ，求為判決將訴願決定及原處分均撤銷，被上訴人就系爭專 利應作成舉發成立撤銷專利權之審定。 三、被上訴人則以：系爭專利請求項1之「隔熱套管」採有孔洞 之密封設計，無氧化問題，並運用油壓成型模具加熱原理； 「電熱管」亦採密封設計，以使熱傳導集中且不易散熱；「 刀座」則具有斜面，更易推離剝除後之毛邊避免堆積，其間 隙供「刀片」納入，該「刀片」具施力點集中與製造成本低 廉之優點。顯見該請求項具有明確形狀、構造及裝置構成， 實質表現各組成元件間的安排、配置及相互關係，符合新型 專利之形式要件，其所載握把、隔熱套管、電熱套管、電熱 管、刀座及具一切口之可替換式刀片之整體特定結構技術特 徵，應非為證據2說明書及圖式所揭露。至於證據5、證據6 與系爭專利之發明目的、解決問題之手段及特徵完全不同， 彼此技術特徵分屬不同領域，其技術內容之組合並非明顯； 基此，系爭專利請求項1之前開技術特徵，所屬領域具通常 知識者無法由證據2、證據5、證據6所揭技術輕易推知，具 有進步性。既然系爭專利請求項1具有進步性，則附屬於該 獨立項之請求項2、請求項3自亦具進步性等語，資為抗辯， 求為判決駁回上訴人之訴。 四、參加人洪進惠等則以：系爭專利之隔熱套管為有孔洞之密封 設計；電熱管亦採密封設計，其外並設有電熱套管，使熱傳 導集中且不易散去；該電熱管與刀座接觸面積大，進而亦使 刀座受熱快；其刀片係插置於刀座之間隙，可藉由固定件鎖 入螺槽內加以固定，具施力點集中與製造成本低廉之優點。 證據2之電熱管採開放式設計，且無電熱套管，熱能相對較 易擴散於空氣中；其刀具需採用較長之設計，施力上較困難 且熱源容易流失，操作人員更可能因高溫而燙傷；又該刀具 係插組於電熱桿中電熱頭底面之插掣孔內，未以螺絲固定， 容易滑動造成操作人員受傷；其電熱頭即為刀座，接觸電熱 管之表面積較系爭專利之刀座小，受熱速度亦當較慢。至證 據5、證據6與系爭專利之發明目的及技術特徵不同，所應用 之範圍與系爭專利分屬不同領域，其技術內容之組合並非明 顯。故系爭專利之技術特徵，無法由證據2、證據5、證據6 之組合輕易得知，並有熱傳導效率佳、節省能源、施力點集 中握持較易、不易因高溫燙傷等功效之增進，應具有進步性 等語，求為判決駁回上訴人之訴。 五、原判決撤銷訴願決定及原處分，命被上訴人就系爭專利依該 判決之法律見解另為處分，並駁回上訴人其餘之訴，係以下 列理由為其論據： (一)系爭專利之毛邊切除器，所欲解決之問題為習知技術熱源 及溫度容易流失，進而造成電力浪費，且無法節能減碳之 缺失。其設計上包含一內部為空腔，一側具一承接座之握 把；一與承接座接合之隔熱套管；一與隔熱套管接合之電 熱套管；一容入電熱套管內，並與電源線作電性連接之電 熱管；一與電熱管另端結合，一側有一斜面、內部設有一 間隙之刀座；及一可替換之用以割除一半成品毛邊之刀片 。 (二)系爭專利申請專利範圍第1項所載「刀座內部設有一間隙 ；一可替代式刀片，係容入間隙內」之間隙、刀片、容入 等辭彙，於系爭專利說明書中既無明確定義，則依通常習 慣總括之意義予以解釋，前揭申請專利範圍之意涵應為「 刀座內部設有一端開口之容置空間，而刀片係容設插入該 容置空間，並未限定容置空間有無貫通該刀座，亦未限定 刀片之尺寸形狀、長短大小。」故系爭專利藉由電熱管傳 導熱能至刀具再至刀片，與證據2由電熱桿傳導熱能經電 熱頭至刀片之組態相同，並無區別，均屬直接加熱之熱傳 導方式，當具相同之傳熱效果，與刀片有無穿過刀座的結 合型態無涉。 (三)證據2、證據5、證據6之組合足以證明系爭專利請求項1不 具進步性。證據2為一種毛邊切除器，由其說明書及第二 圖、第三圖所載可知，其握把末端延伸有電源線；電熱桿 連接電源線一側與握把前端之套管接合，另一側則以固定 件固定一電熱管；而電熱桿、電熱管一端接有前端為尖錐 端之電熱頭；其刀具則設於電熱桿之電熱頭底面之插掣孔 ，前端設有近Y型之鏟刀部，鏟刀部中央為相對設置之刀 刃，已揭露系爭專利請求項1除「握把一側並具有承接座 ；一隔熱套管，一側係與承接座接合」外之技術特徵。另 由證據2說明書第2圖、第3圖所示握把及電熱桿間具有保 護套及套管以使兩構件接合之結構，可對應於系爭專利請 求項1前揭未經揭露之技術特徵，差別僅在彼此連接組態 不同。然該連接組態乃一般機械領域慣用之連接方式，且 均用於將握把與電熱套管接合並避免手部燙傷，未產生無 法預期之功效，為所屬領域具通常知識者顯可輕易完成。 又系爭專利請求項1利用電熱管產生電熱能經刀座傳導至 刀片之技術手段，與證據2利用電熱桿產生電熱能經電熱 頭傳導至刀具之技術手段相同，並無直接加熱或間接加熱 之差別。故系爭專利申請專利範圍第1項之技術內容既為 所屬領域中具通常知識者依證據2即能輕易完成，證據2足 以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，而證據2 、證據5、證據6之組合自亦足證明系爭專利該請求項不具 進步性。 (四)證據2、證據5、證據6之組合不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，但足以證明系爭專利請求項3不具進步性。 系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，所利用固定件鎖固 刀片之技術手段，與證據2利用手握持方式固定長條貼合 型刀具者明顯不同，且前者較後者具有方便更換刀具及提 昇刀片與刀具穩定夾持之功效。證據5、證據6所欲解決之 問題與系爭專利明顯不同，參酌證據2之技術內容後尚不 易聯想到與證據5組合，故證據2、證據5及證據6並無合理 組合動機以完成系爭專利請求項2之技術特徵，難認該請 求項為所屬領域具通常知識者依證據2、證據5、證據6組 合顯能輕易完成，自不足證明其不具進步性。再者，附屬 於系爭專利請求項1之請求項3所示技術特徵，僅為毛邊切 除器之使用環境選擇，或為習知技術之簡單附加，未產生 無法預期之功效，且證據6說明書第一圖亦已揭示溫度調 節鈕，故系爭專利請求項3之附屬技術內容乃所屬領域具 通常知識者依申請前技術即證據2、證據6顯能輕易完成， 而證據2、證據5、證據6組合既足證明系爭專利請求項1不 具進步性，自亦足證明系爭專利請求項3不具進步性。 六、上訴意旨略以：㈠、依法規不溯及既往原則，原處分於101 年12月13日作成，自應依當時法規範就系爭專利全部申請專 利範圍為全部准駁，原判決逕認應適用現行專利法第73條第 2項、第79條第2項逐項准駁之規定，有不適用法規或適用不 當之違法。㈡、另觀證據2申請專利範圍所載，並未限定其 刀具長短及組設方式，故不論將刀具組設於電熱頭之插掣孔 ，或以螺槽鎖入一固定件，均在該證據之專利範圍內；又以 螺鎖固定，本為習知技術，亦見於證據5，所屬領域具通常 知識者據此顯能輕易思及系爭專利請求項2之技術內容，原 判決遽認證據2、證據5、證據6之組合不足證明系爭專利請 求項2不具進步性，違反核准時專利法第93條、第94條第1項 、第4項之規定，亦有不適用法規或適用不當之違法。 七、本院經核原判決固非無見，惟查： (一)按最高行政法院調查高等行政法院判決有無違背法令，不 受上訴理由之拘束，行政訴訟法第251條第2項定有明文。 又同法第200條第3款、第4款規定：「行政法院對於人民 依第5條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處 分之訴訟，應為下列方式之裁判：……原告之訴有理由 ，且案件事證明確者，應判命行政機關作成原告所申請內 容之行政處分。原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻 明確或涉及行政機關之行政裁量決定者，應判命行政機關 遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」由是可知， 關於課予義務訴訟之裁判，事實審法院須因案件事證明確 與否而正確適用上開規定。又人民因中央或地方機關對其 依法申請之案件，予以駁回，認其權利違法受損，而循序 依同法第5條規定起訴請求該機關應為特定內容之行政處 分，合併請求撤銷該否准申請之處分及訴願決定，其訴訟 具有一體性，無法割裂提起上訴。因原告提起此一課予義 務訴訟之目的，係在請求法院作成課予行政機關作成特定 內容行政處分義務之判決，其目的如未達成，縱使法院判 決撤銷該否准申請之處分，原告仍未獲終局勝訴判決，該 判決雖僅原告就其敗訴部分提起上訴，上訴審法院基於課 予義務訴訟一體性原則，仍應就事件全部予以審理。本件 參加人洪進惠等所有系爭專利經上訴人向被上訴人提出舉 發，被上訴人審查後為舉發不成立之審定。上訴人循序提 起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人 應為舉發成立，撤銷系爭專利權之處分。原審依本院發回 意旨更為審理後判決以：上訴人於原審所提之證據2、證 據5、證據6之新證據組合，足以證明系爭專利申請專利範 圍第1項、第3項不具進步性，但不足證明系爭專利申請專 利範圍第2項不具進步性，原處分所為舉發不成立之審定 ，訴願決定予以維持均有未合，而撤銷訴願決定及原處分 ，惟因上開新證據組合既係上訴人於訴訟程序中始行提出 ，參加人洪進惠等不及於舉發階段斟酌是否為申請專利範 圍之更正，且現行專利法就舉發已改採逐項審定制度，如 依新制，至少系爭專利請求項2具專利要件，乃未依上訴 人之聲明為行政訴訟法第200條第3款規定之判決，而改依 同條第4款規定，除撤銷訴願決定及原處分外，並命被上 訴人依其法律見解另為適法處分。故原判決係就上訴人請 求依行政訴訟法第200條第3款方式判決之聲明，改依同條 第4款方式裁判，其主文第3項併諭知上訴人其餘之訴駁回 。本件僅上訴人提起上訴，聲明原判決不利於上訴人部分 廢棄，並命被上訴人就系爭專利作成舉發成立撤銷專利權 之審定。然依前揭說明，上訴人上訴之效力應及於全部， 本院自應就本件事件原判決全部（包括訴願決定及原處分 撤銷，並命被上訴人就系爭專利依該判決之法律見解另為 處分部分）為審理，合先敘明。 (二)次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝 置之創作，且可供產業上利用者，得申請取得新型專利， 但新型為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之 先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，本件 所應適用之系爭專利核准審定時之專利法（即92年2月6日 修正公布，93年7月1日施行之專利法，下稱核准時專利法 ）第93條、第94條第1項、第4項分別定有明文。再按進步 性之判斷，應以每一請求項中所載之新型專利整體為對象 ，首先應確定申請專利之專利範圍及先前技術所揭露之內 容，並比較出其差異，再審酌該專利所屬技術領域中具有 通常知識者，依先前技術所揭露之內容及申請時的通常知 識，是否能輕易完成該新型專利之整體。為進步性之判斷 時，尤應參酌該新型專利所欲解決之問題、解決問題之技 術手段，並對照先前技術之功效，整體加以斟酌考量。 (三)經查，系爭專利為一毛邊切除器新型專利，其創作之主要 目的係在提供一種採用電熱管直接加熱刀座，使刀座上迅 速能達到工作所需的溫度且不會流失熱源，並可方便替換 刀片。其請求項共計3項，請求項1為獨立項，餘為附屬項 。原審經調查證據及言詞辯論之結果，認定證據2、證據5 、證據6之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第 3項不具進步性，不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項 不具進步性；經核原判決關於此部分認事用法並無違背論 理法則、經驗法則及證據法則，亦無不適用法規或適用不 當等之違法。 (四)上訴意旨雖主張證據2申請專利範圍，並未限定其刀具長 短及組設方式，故將刀具以螺槽鎖入一固定件，亦在該證 據之專利範圍內；螺鎖固定已見於證據5，且為習知技術 ，故系爭專利請求項2為所屬領域具通常知識者顯能輕易 完成，原判決遽認系爭專利請求項2具進步性，有不適用 法規或適用不當之違法云云。惟螺鎖固定雖為習知固定物 件之技術特徵，然將此技術特徵運用於毛邊切除器刀具之 固定，則未據上訴人提出證據證明，尚難認定係為所屬技 術領域之習知技術。又依原審卷附證據2之專利說明書所 載，其申請專利範圍請求項1為：「一種塑膠、橡膠製品 之毛邊切除器，包括有：電熱桿，電熱桿連接電源線，於 電熱桿一端設握把，而在電熱桿另端設電熱頭，電熱頭底 面設有插掣孔；刀具，係組設於電熱頭之插掣孔，刀具前 端設鏟刀部。」而該證據之其餘請求項則均為其請求項1 之附屬項。由證據2所揭露之技術特徵可知，證據2雖揭露 電熱頭設有插掣孔供刀具組設之技術特徵，惟證據2為手 持式長條貼合型刀具，其為因應施力之要求，主要係藉由 手握持後方刀具握把抵頂固定，以防止刀具滑脫；而系爭 專利申請專利範圍第2項利用可替換式刀片（即拋棄式刀 具）容設插入該間隙容置空間內，並以一固定件旋入螺槽 固定刀片，該固定方式之刀片在不堪使用時，可使固定件 旋出螺槽，以方便更換刀片，當固定件旋入螺槽鎖固刀片 時，具有使刀片與刀座穩固夾持之功效。故系爭專利申請 專利範圍第2項係利用固定件鎖固刀片，證據2則利用手握 持方式固定長條貼合型刀具，兩者所運用之技術手段明顯 不同。此外，系爭專利申請專利範圍第2項較證據2具有方 便更換刀片，及刀片與刀座穩固夾持之功效。至證據5、 證據6均係有關電烙鐵之新型專利，其所欲解決之問題與 系爭專利明顯不同，其等與證據2均無合理之組合動機以 完成系爭專利請求項2之技術特徵，難謂系爭專利申請專 利範圍第2項之技術特徵為熟習該項技術者依證據2所揭示 技術內容所能輕易完成，故證據2、證據5、證據6之組合 不足以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性等情 ，已據原判決詳載其得心證之理由，本院經核於法並無違 背。上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、 認定事實之職權行使，指摘原判決違反前揭新型專利進步 性之規定，顯不足採。 (五)承前所述，原判決認證據2、證據5、證據6之組合足以證 明系爭專利申請專利範圍第1項、第3項不具進步性，不足 以證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性；故系爭 專利申請專利範圍第1項、第3項有違核准時專利法第94條 第4項之規定，原處分為舉發不成立之審定，訴願決定予 以維持均有未合，應予撤銷。另因上訴人於訴訟中始提出 證據2、證據5、證據6之新證據組合，參加人洪進惠等無 法及時於被上訴人舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍 變更，而現行專利法已改採舉發案件逐項准駁原則，本件 至少系爭專利請求項2具專利要件，因認本件應撤銷訴願 決定及原處分，案件回復至舉發程序，讓參加人考量是否 更正申請專利範圍後，被上訴人再依得為更正之項次逐項 審定，另為處分，乃撤銷訴願決定及原處分，命被上訴人 就系爭專利依該判決之法律見解另為處分，並駁回上訴人 其餘之訴。惟查： 1.按「依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第33條第1項 規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（ 發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階 段向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出更正之申請， 專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更 正之申請。而依目前現制，因專利舉發不成立而提起之行 政訴訟程序，智慧局均列為被告，專利權人則為參加人， 不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據，智慧局及 專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據 提出之場合，依審理法第33條第2項規定，智慧局亦應就 新證據之主張有無理由提出答辯狀，同理，專利權人就新 證據之主張有無理由，亦應為必要之答辯，是以，就新證 據之攻擊防禦而言，應無突襲之虞。故不論係基於原舉發 證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟 程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而 專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更 正之申請時，依行政訴訟法第200條第3款及民國100年12 月21日修正公布，102年1月1日施行前之專利法第67條第1 項第1款或第107條第1項第1款規定，法院審理之結果不論 專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤 銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立 、撤銷專利權之處分。」業經本院104年4月份第1次庭長 法官聯席會議㈡決議在案，質言之，依據審理法第33條第 1項規定，當事人於行政訴訟程序中所提出之新證據，法 院均應加以審酌，智慧局亦應就新證據為實質答辯，其性 質上即屬對於新證據之審酌。而專利權人於舉發程序中通 常亦均會參與訴訟程序，倘其確已參加訴訟，就提出之新 證據自亦有答辯之機會，加以我國現行法制對於舉發不成 立者，並未限定專利權人提出更正之時機，是因應新證據 之提出，專利權人倘認為有更正專利之必要，於行政訴訟 程序中亦得另向智慧局提出更正之申請，專利權人之更正 權與提出新證據之舉發人兩者權利之保護並無倚輕倚重情 形。準此以解，倘法院認為新證據確實足以證明專利具有 無效事由，而專利權人於行政訴訟程序中復未向智慧局提 出更正之申請，法院依法自應為滿足舉發人即原告全部之 請求而為行政訴訟法第200條第3款之判決。 2.本件被上訴人智慧局與參加人於原審均已就證據2、證據5 、證據6之證據力為實質答辯，而參加人於原審審理中復 未表明更正系爭專利之需求，則原審認為證據2、證據5、 證據6在訴訟程序中已經被上訴人為實質答辯後尚有發回 另由智慧局再為審酌之必要，其理由為何？又上訴人於原 審審理中均未提出其有向被上訴人申請更正之需求，則原 審何以認為經上訴人為實質辯論後，仍應再賦予上訴人更 正系爭專利之機會，亦未見其敘明依據，自有理由不備情 形。倘原審認為上訴人所提證據足以證明系爭專利請求項 1、請求項3不具進步性，何以未依上訴人訴之聲明，援引 行政訴訟法第200條第3款規定，為全部滿足上訴人請求之 判決，而僅撤銷訴願決定及原處分，命被上訴人另為適法 之處分？顯與本院前揭決議意旨相違，亦不符合行政訴訟 法第200條第3款規定，其適用法令難謂妥適。原判決既有 上開理由不備及違背法令之處，自屬無以維持。而依前揭 說明，本件基於課予義務訴訟一體性原則，無法割裂提起 上訴，是以上訴人上訴之效力應及於原判決全部，本院應 就本件事件全部為審理。本件原審依行政訴訟法第200條 第4款規定為判決既有如上之違法，自應由本院將原判決 全部廢棄，發回原審法院另為適法裁判。 八、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文 。 中　　華　　民　　國　　105　 年　　2　　 月　　25　　日 最高行政法院第三庭 審判長法官　藍　獻　林 法官　林　文　舟 法官　姜　素　娥 法官　胡　國　棟 法官　許　金　釵 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　105　 年　　2　　 月　　25　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　彭　秀　玲