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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107年度判字第518號 上　訴　人　謝承海 訴訟代理人　徐偉峯　律師 　　　　　　尤彰澤　律師 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 代　表　人　洪淑敏 參　加　人　大鵰生技股份有限公司 代　表　人　温錦洲 上列當事人間商標廢止註冊事件，上訴人對於中華民國105年12 月9日智慧財產法院105年度行商訴字第34號行政判決，提起上訴 ，本院判決如下： 　　主 文 上訴駁回。 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。 　　理 由 一、緣參加人前於民國84年3月6日以「黑金剛及圖（一）」商標 ，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分 類表第33類之各種酒（啤酒除外）商品，向當時之中央標準 局（88年改制為智慧財產局）申請註冊，經該局審查，准列 為註冊第0O711914號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）， 權利期間自85年3月16日起至110年7月31日止。嗣上訴人以 系爭商標有違商標法第63條第1項第4款之規定，於103年2月 26日申請廢止其註冊。案經被上訴人審查，於104年7月21日 以中台廢字第L00000000號商標廢止處分書為「廢止不成立 」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴願，由經濟 部以104年12月22日經訴字第10406319140號為駁回之決定。 上訴人不服訴願決定，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起 行政訴訟。因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，並 命被上訴人為一定處分，參加人之權利或法律上之利益將受 損害，是原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟 。嗣經原審判決駁回後，上訴人猶未服，提起上訴。 二、上訴人起訴主張：㈠依商標法第63條第1項規定，上訴人於 訴願階段已提出系爭商標同時違反商標法第63條第1項第4款 及同項第5款之規定，且其原因事實同一，被上訴人及訴願 機關皆未審酌，自屬程序違法不當。㈡「黑金剛」係金門酒 廠實業股份有限公司（下稱金酒公司）出產之第一代陳年特 級高粱酒。業經各縣市政府機關、法院、銷售酒品同業持續 普遍廣泛之使用，並經電視、報章雜誌、媒體及網路文章介 紹與報導。是「黑金剛」已成為公眾、新聞媒體、政府機關 用以表示或指稱「陳年特級高粱酒」之通用名稱。㈢參加人 於84年3月6日搶先將系爭商標申請註冊，導致金酒公司無法 以其釀造技術創造之「黑金剛」名稱加以註冊保護，而喪失 專用權利。參加人雖擁有系爭商標「黑金剛」，然未積極產 製「黑金剛料理米酒」，將「黑金剛」發揚光大，參加人行 徑實有掠奪公共財產之嫌，而損害同業權益、公眾及全金門 縣民之權益，系爭商標顯違反商標法第63條第1項第4款規定 。是系爭商標圖樣之「黑金剛」已成為陳年特級高粱酒之通 用名稱，若任其註冊存在，將嚴重影響同業及公眾權益。㈣ 「黑金剛」並非參加人所創用，參加人主觀上並無積極廣泛 使用維護系爭商標權益之意圖，具有拋棄其商標權之意思， 亦無積極使用系爭商標具有「後天識別性」。因此，被上訴 人核准系爭商標之註冊，違反商標法第63條第1項第4款之規 定。另系爭商標圖樣實際使用時有致公眾誤認誤信其商品之 性質、品質或產地之虞，亦違反同法第63條第1項第5款之規 定等語，求為判決⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被上訴人應 作成對系爭商標為廢止之處分。 三、被上訴人則以：㈠參加人早於100年3月31日即有販售系爭「 黑金剛及圖（一）」商標商品之事實，且其所開具之統一發 票，開立日期在102、103年間，足認參加人有以系爭商標積 極使用於料理米酒商品之事實，且足以使相關消費者辨識其 商品來源，並無怠於維護其商標識別性之情事。㈡依上訴人 檢送之證據資料，至多僅能認「黑金剛」為金酒公司出產之 黑色紙盒包裝之陳年特級高粱酒之稱呼，無法得知該一文字 已成為業者作為其酒類商品所通用之名稱。又消費者對於「 黑金剛」在酒類商品之認知，係指特定來源金酒公司所出產 黑色紙盒包裝之陳年特級高粱酒之情形下，亦無法僅以「黑 金剛」一詞即認知為非屬特定來源之酒類商品名稱，自難謂 「黑金剛」已為相關業者普遍廣泛之使用，而成為通常用以 表示酒類商品之通用名稱。是系爭商標之註冊，自無商標法 第63條第1項第4款規定之適用。㈢上訴人另於訴訟階段追加 主張系爭商標有違商標法第63條第1項第5款規定部分，其與 同條項第4款規定，二者之規範目的、原因事實及構成要件 均不相同，上訴人此部分之主張，應屬另案問題，尚難於本 案中審究等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴 。 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠本件審理範 圍及訴訟標的：上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段， 其所持申請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款 之規定，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳有同條項 第5款之廢止事由，並於原審審理中一再爭執，上訴人亦自 承係於訴願階段，始提出同條項第5款之主張。然上訴人關 於同條項第5款廢止事由之主張，既未經被上訴人為第一次 判斷，上訴人亦非不能循法定程序提出申請，卻以此為由攻 擊原處分及訴願決定之適法性，請求原審併予斟酌，揆諸商 標法第63條第1項規定、權力分立原則，即非適法。又行政 機關固有依職權調查證據之法定義務，然此究無從推導出行 政機關必須在行政爭訟程序中擴大其答辯範圍至尚未經申請 並為第一次判斷之事項。據上，本件之審理範圍及訴訟標的 ，應僅限於原處分判定上訴人以商標法第63條第1項第4款申 請廢止註冊不成立，以及訴願決定維持原處分，是否違法？ 另智慧財產案件審理法第33條第1項規定對於新證據之提出 ，緩和了必須由行政機關進行第一次判斷原則，但仍以同一 撤銷或廢止理由為限，而未擴及不同廢止事由，是上訴人亦 不能據此請求併將新廢止事由，列入原審審理範圍及訴訟標 的，併此敘明。㈡系爭商標是否有商標法第63條第1項第4款 之情形：系爭商標是否有符合商品通用化條款之情形，即應 判斷系爭商標即「黑金剛及圖（一）」在一般消費者心目中 認識的主要意義是否即為其所指定之商品即各種酒（啤酒除 外）之通用名稱？此所謂「各種酒（啤酒除外）」之通用名 稱，並無須「黑金剛及圖（一）」本身成為各種酒類之代名 詞，即使僅為某特定種類之酒品，亦足當之。依本院104年 度判字第488號判決意旨，其仍必須為某種類酒品之通用名 稱，而不能是特定商品來源之名稱，畢竟如為特定商品來源 之名稱，即無「通用名稱」可言。依上訴人所提相關證據資 料，僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產特定酒品即「 陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別名，無從認為「黑金剛」 已成為某種類酒品之通用名稱。且依該等證據所示，黑金剛 均是在連結指稱金酒公司所生產之「陳年特級高粱酒」，除 此之外，根本未見還有其他品牌的黑金剛或陳年特級高粱酒 。又依上訴人之陳述，足見在一般消費者心目中所認知之「 黑金剛」乃用以指稱金酒公司所生產之特定產品即「陳年特 級高粱酒」，亦即其為特定商品之來源指示，而非某種類酒 品之通用名稱。另依上訴人所陳，可知「陳年特級高梁酒」 僅有金酒公司生產，故而其特別釀造方法、特殊口感，已與 其商品來源為金酒公司，合而為一，無法將「陳年特級高梁 酒」或其坊間俗稱之「黑金剛」與金酒公司分離而獨立成為 某種類酒品之通用名稱。如此又何能謂「黑金剛」僅在指稱 特別釀造方法、特殊口感之酒類商品，而非指涉特定商品來 源？再者，關於上訴人主張參加人無積極使系爭商標有後天 識別性，而具有拋棄商標權之意等情，經核均非對於系爭商 標如何有符合商標通用化條款之情形而為論述，自無從為其 有利之認定。㈢綜上所述，被上訴人所為「廢止不成立」之 處分，以及訴願決定予以維持，其理由與原判決雖不完全相 同，但結果並無二致等語，因將訴願決定及原處分均予維持 ，駁回上訴人之訴。 五、上訴意旨略以： ㈠原判決認定「黑金剛」一詞是指特定商品來源，但對於「 黑金剛」一詞的由來為何是特定商品來源，未見判決書中 有任何證據。亦即為何可以認定社會大眾使用「黑金剛」 一詞，是指「金酒公司」此一特定商品來源，而非指「陳 年特級高粱酒」，原判決未引用任何明確的證據，僅泛稱 因目前「陳年特級高粱酒」僅有金門酒廠生產，故「黑金 剛」一詞是指特定商品來源，且將上訴人於原審所提證據 全數否定，更對上訴人所提出的證據，為何不能認定「黑 金剛」為通用名稱，未提出任何反駁的理由，屬判決不備 理由之違法。 ㈡上訴人於訴願理由書中，已主張系爭商標有商標法第63條 第1項第5款應予廢止之情形。被上訴人於該時即已知悉， 卻未依職權主動調查，顯違反行政程序法第36條規定。又 被上訴人認商標法第63條第1項第4款、第5款之構成要件 不同，屬另案問題，拒絕依職權審理，顯無端浪費行政及 司法資源，實屬於法無據。原判決在審查有無商標法第63 條第1項第4款事由時，肯認被上訴人以系爭商標之黑金剛 係「特定商品來源」為由，反駁上訴人之主張。卻於審查 同條項第5款事由時，又謂系爭商標之黑金剛是否為「特 定商品來源」，未經被上訴人第一次判斷。判決理由邏輯 怪異，無法律依據，實屬違法判決等語。 六、本院查： ㈠智慧財產案件審理法第33條第1項規定：「關於撤銷、廢止 商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終 結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院 仍應審酌之。」本條既規定「就同一撤銷或廢止理由提出之 新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，於行政訴訟案件審理 期間，僅得提出新證據，不得提出新理由。而關於評定、異 議之各款事由（商標法第29、30條各款事由、第65條規定） ，廢止之各款事由（商標法第63條），係屬智慧財產案件審 理法第33條規定之「理由」，是以申請廢止人所另提廢止審 定處分所依據條款外之其他事由，是為新理由，自不得於行 政訴訟審理期間提出。另外，所謂「同一撤銷或廢止理由」 ，應指向商標專責機關於撤銷、廢止商標註冊之原處分機關 所提關於撤銷、廢止商標註冊之同一理由而言，受理訴願審 議機關僅係行政自我省查行政救濟程序之一，縱於訴願機關 受理時追加提起之關於撤銷、廢止商標註冊事由，仍非智慧 財產案件審理法第33條規定於智慧財產法院提起新證據之「 同一撤銷或廢止理由」。以上係智慧財產案件審理有效性行 政訴訟法案件，關於同一撤銷或廢止理由及新證據之特別規 定，自應依此規定辦理，究與行政機關第一次裁決無涉，先 此敘明。 ㈡經查，上訴人於本件起訴前之申請廢止註冊階段，其所持申 請廢止系爭商標之事由為商標法第63條第1項第4款之規定， 並未及其他款項，及至訴願階段，始於訴願理由書一併指陳 有同條項第5款之廢止事由，並於原審法院審理中一再爭執 系爭商標有同條項第5款之廢止事由，此為原審所認定之事 實，上訴人亦自承係於訴願階段，始提出同條項第5款之主 張，堪認為實。且被上訴人之原廢止審定既未就商標法第63 條第1項第5款事由為任何記載，上訴人就商標法第63條第1 項第5款之廢止事由，是為新理由，自不得於行政訴訟審理 期間提出。至於商標法第63條第1項條文雖有「依職權」廢 止之文字，但既是商標專責機關之職權，申請廢止人自無據 此提起行政訴訟請求行政法院判命行政機關為商標廢止行政 處分之權。上訴人執此主張再予爭執，核屬其一己主觀之見 ，要難謂原判決有違背法令之情事。 ㈢再按商標法第63條第1項第4款規定，其中所稱通用標章者， 係指業者就特定商品或服務所共同使用之標誌；所稱通用名 稱或形狀，係指業者通常用以表示商品或服務之名稱或形狀 而言。本條款規範意旨在於商標註冊後，倘因怠於維護其商 標之識別力，致其成為商品或服務的通用標章、通用名稱或 形狀，已不具有指示特定商品或服務來源的識別性時，即失 去商標的基本功能，基於公益及識別性之考量，應由商標專 責機關廢止其註冊。至商標名稱通用化之判別標準，以該商 標名稱（即該作為商標之詞彙）在一般消費者心目中認識的 主要意義為判準，申請廢止商標者對於上開事實應負舉證責 任。廢止申請人必須能證明絕大多數消費者對於該詞彙之用 法係作為商品之通用名稱使用，而非作為商品之來源名稱使 用，始能廢止其商標之註冊。 ㈣經查，原判決依上訴人所檢送之證據資料觀之，認定系爭商 標「黑金剛」並非某種類酒品之通用名稱，亦說明縱依上訴 人所提證據資料，僅能認定「黑金剛」乃是金酒公司所生產 特定酒品即「陳年特級高梁酒」之坊間俗稱或別名，無從認 為「黑金剛」已成為酒品之通用名稱，顯不足證明一般消費 者之主要認知為商品名稱而非商品來源之商標等情，並詳述 其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符 ；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規 或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨係就原審 所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適 用不當，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意 指摘原判決有違背法令情事，並非可採。 ㈤從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢 棄，為無理由，應予駁回。 七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如 主文。 中　　華　　民　　國　　107　 年　　9　　 月　　6　　 日 最高行政法院第四庭 審判長法官　鄭　小　康 法官　林　文　舟 法官　帥　嘉　寶 法官　林　樹　埔 法官　劉　介　中 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　107　 年　　9　　 月　　6　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　柏　君