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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108年度判字第432號 上　訴　人　李榮貴 訴訟代理人　曾信嘉　律師 被 上訴 人　經濟部智慧財產局 代　表　人　洪淑敏 參　加　人　金豐庶工業有限公司 代　表　人　鄭朝向 訴訟代理人　賴蘇民　律師 　　　　　　陳文郎　律師 上　一　人 複代理人　　孫德沛　律師 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年8月 23日智慧財產法院107年度行專訴字第29號行政判決，提起上訴 ，本院判決如下： 　　主 文 上訴駁回。 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。 　　理 由 壹、緣參加人於民國104年3月9日以「螺絲」向被上訴人申請發 明專利（原申請專利範圍計2項，嗣修正為1項），經被上訴 人編為第000000000號審查，准予專利，並發給發明第I5715 69號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利有違 核准時專利法第22條第1項第1款及第2項之規定，於106年3 月31日對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利未違 反前揭規定，以106年10月19日（106）智專三㈠04064字第 10621060050號專利舉發審定書為「請求項1舉發不成立」之 處分。上訴人不服，提起訴願，經濟部以107年2月6日經訴 字第10706300630號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂向智 慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決 之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之 權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上 訴人之訴訟，嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴 。 貳、上訴人起訴主張：證據2可以證明系爭專利請求項1不具新穎 性及不具進步性：證據2的圖二為習知技藝的排屑溝，在 螺絲技術領域具有普通知識者皆知。證據2所教示的該排屑 溝（25b）與系爭專利圖3所示者完全相同。證據2與系爭專 利對於構造之描述，二者所使用的文字或有不同，但對於螺 絲技術領域具有普通知識者皆知二者所講的是同一構造。經 由比對可知，系爭專利請求項1所有構造與證據2所揭露之技 術手段完全相同，由此可證系爭專利請求項1不具新穎性。 系爭專利揭露增強螺絲強度之技術特徵：⑴設置排屑部； ⑵排屑部是凹陷形成於該螺牙段的桿身部上且不延伸至該桿 尾部。其中第1技術特徵，證據2請求項8及證據2請求項8之 實施例圖十四之一、十六之一已確實揭露（25b）、（25d） 之略成Ｖ形之排屑溝設置；而第2技術特徵，也完全被證據2 請求項9、證據2請求項9之實施例圖三十一、圖三十三及說 明書第11至12頁所揭露，圖三十一之排屑溝（25d）係設於 緊臨尖尾部（24）上方的桿體（22）上，並無延伸至尖尾部 ，明顯可知系爭專利所提及強化螺絲強度之技術手段均已被 證據2所揭露，並無增加不可預期之功效。系爭專利顯為所 屬技術領域中具有通常知識者依證據2之教示與建議，即得 輕易完成者。雖證據2並無特別強調螺絲本身的強度，但其 說明書文義可包括如遇木質工件強度不同的狀況，亦可透過 寬度D的調整，而達最佳的功效，當然也包括螺絲本身之強 度。經由比對可知，系爭專利請求項1所有構造與證據2所揭 露之技術手段均完全相同，且未發生排屑力與結構強度之顯 然進步或已知技術未提及之突出的技術特徵，亦未產生無法 預期的功效，由此可證系爭專利請求項1不具有進步性等語 ，求為判決⒈撤銷訴願決定及原處分。⒉被上訴人應對系爭 專利為請求項1舉發成立應予撤銷專利權之審定。 參、被上訴人則以：依證據2圖三十一至三十三及專利說明書 ，可知證據2該排屑溝（25d）的外側端線係成「圓弧狀」及 其成圓弧排屑溝角（253）的構造，已與系爭專利請求項1其 中該排屑部的橫截面概呈Ｖ形，及第一底槽面、第二底槽面 定義該第一、二底槽面（231）、（232）上垂直該交界線之 垂直交界的構造不同。又系爭專利請求項1「該第一最大距 離為該桿身部之牙外徑的1/3，而該第二最大距離為該桿身 部之牙外徑的1/2」之技術特徵，未被證據2所揭露。因此證 據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。參系爭專利 說明書，足以說明系爭專利請求項1此等排屑力與結構強度 的技術功效並未被證據2所教示或建議，故系爭專利請求項1 尚非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據2之先前 技術所能輕易完成，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具 進步性。系爭專利與第000000000號新型專利，係為參加 人就相同創作於同日申請、並分別聲明之發明專利及新型專 利，上訴人曾提起新型舉發案，業經審查舉發不成立、訴願 駁回，因上訴人未起訴而確定。由於上訴人對該新型舉發案 請求項2、系爭專利請求項1，均為以證據2作為不具新穎性 、不具進步性之主張，因此基於實質相同請求項、相同證據 事實的行政審查一致性原則下，系爭專利請求項1在另案亦 審定舉發不成立等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原 審之訴。 肆、參加人則以：證據2雖然是一個引證文件，但卻公開數十 種結構特徵不同的木螺絲，依專利審查基準之規定，證據2 無法證明系爭專利請求項1違反核准時專利法第22條第1項第 1款規定，上訴人之主張明顯係基於錯誤之判斷基礎，是證 據2無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。系爭專利之功 效在於，能在排屑力與結構強度之間取得較佳的平衡點。證 據2與系爭專利的排屑部（23）不延伸至該桿尾部（222）的 技術特徵完全不同。由證據2之圖三十二可知，證據2的圖三 十一至圖三十三未揭露系爭專利請求項1所界定之相關技術 特徵。尤有甚者，證據2的全部實施例以及揭露的習知木螺 絲，都未公開系爭專利請求項1所界定之相關技術特徵。又 證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有 足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考 量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通常知識 者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專利請求 項1所界定之相關技術特徵。另參照證據2之內容，證據2全 然未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結 構，更遑論系爭專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行 選擇。證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅背道而馳，甚 至可謂是反向教示。縱觀證據2專利說明書並未提供有關螺 絲結構強度之教示，且系爭專利請求項1整體的結構特徵與 所能產生的功效也與證據2不同。因此，系爭專利請求項1與 證據2相互比較，確實具有功效增進，且發明所屬技術領域 中具有通常知識者由證據2所揭示的內容無法輕易完成系爭 專利請求項1，故證據2無法證明系爭專利請求項1不具進步 性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。 伍、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：證據2不足 以證明系爭專利請求項1不具新穎性：㈠依西元2014年版專 利審查基準說明，上訴人係以證據2之揭露內容主張系爭專 利請求項1不具新穎性，然證據2係一已公開之我國新型專利 技術文件，內容包含有〔新型摘要〕、〔新型說明〕、〔申 請專利範圍〕，以及用來輔助說明新型內容的〔圖式〕。於 證據2之〔先前技術〕中公開一種習知的木螺絲（參見圖一 及圖二），在〔實施方式〕公開數種可行的實施態樣（參見 圖三至圖三十六），由這些圖式配合之文字說明可知，每個 實施例都有不同的結構特徵，換言之，證據2雖然是一個引 證文件，但卻公開數十種結構特徵不同的木螺絲。上訴人主 張系爭專利請求項1不具新穎性的理由，既要組合證據2已揭 示的部分技術內容，還須主張沒有在證據2公開之技術特徵 為可輕易思及的結構。由上訴人之起訴理由可知，證據2無 法證明系爭專利請求項1違反核准時專利法第22條第1項第1 款規定。㈡比對系爭專利請求項1與證據2可知，證據2並未 揭示系爭專利請求項1之「且該第一最大距離為該桿身部之 牙外徑的1/3，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的1/2 」之技術特徵。且無法僅由證據2所揭示之D> 0而輕易思及 包含最大距離為桿體（22）外徑的1/3及外徑的1/2等不同比 率之下位距離範圍，證據2仍未對應揭示系爭專利請求項1之 主要技術特徵。準此，系爭專利請求項1與證據2之技術內容 明顯有部分不同，亦即並非完全相同，故證據2不足以證明 系爭專利請求項1不具新穎性。證據2不足以證明系爭專利 請求項1不具進步性：㈠比對證據2與系爭專利請求項1之結 果，可知系爭專利請求項1之排屑力與結構強度的技術特徵 與達成功效，並無法由先前技術之證據2所揭示之教示或建 議，而能輕易完成，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具 進步性。㈡次由證據2揭露內容可知，證據2僅提供木螺絲的 排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示， 並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考量結構強度之教示，因 此發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2所揭示的 內容，並無法輕易想到系爭專利請求項1所界定之相關技術 特徵。㈢證據2係揭示螺絲具有大容量排屑溝之技術內容， 並未論及螺絲的結構強度：⒈證據2專利說明書可知，證據2 技術內容的著眼點是要避免工件產生龜裂，而非證據2之螺 絲的結構強度或避免斷裂。因此，為了改善上述缺失，證據 2是利用寬度超過中心線之排屑溝以便於排出木屑，避免木 質工件因鑽削時的擴張壓力過大或應力集中而損壞。證據2 的技術手段是設置超過中心線寬度的排屑溝，可使木屑排出 順暢；當木屑順利排出，電動工具施工就不會受到木屑影響 ，故而扭力減輕，此亦與證據2之螺絲的強度無關。⒉準此 ，證據2主要訴求的技術手段係使木螺絲具有寬度超過螺絲 中心線之排屑溝，其與系爭專利之排屑部的最大深度不大於 桿身部之牙外徑D的1/2之技術特徵明顯相衝突，即兩者所要 解決之問題並無關連性，發明所屬技術領域中具有通常知識 者欲解決系爭專利之問題時，並無合理動機參考解決問題完 全不同的證據2。上訴人刻意忽視前述證據2明顯與系爭專利 之技術特徵相衝突的技術手段，另指稱證據2已經揭露系爭 專利請求項1之全部技術特徵，顯非可採。㈣依證據2專利說 明書所載，其與系爭專利的「排屑部（23）不延伸至該桿尾 部（222）」之技術特徵完全不相符。亦即證據2圖四所示的 該排屑溝（25）並無法區分出兩個底槽面，此與系爭專利「 該排屑部（23）的橫截面概呈Ｖ形，並具有一第一底槽面（ 231），及一連接該第一底槽面（231）的第二底槽面（232 ）」之技術特徵完全不符，故證據2並未揭示系爭專利「該 第一最大距離與該第二最大距離不相等」之技術特徵。上訴 人所主張「其文義亦可包括如遇木質工件強度不同的狀況， 亦可透過寬度D的調整，而達到最佳的功效，當然也包括螺 絲本身的強度」並無法由證據2所揭露之前述內容無歧異得 知。㈤再檢視證據2之全部內容可知，證據2僅提供木螺絲的 排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示， 並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考量結構強度之教示，因 此發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2所揭示的 內容，並無法輕易想到系爭專利請求項1所界定「該排屑部 的該第一最大距離為該桿身部之牙外徑的1/3，而該第二最 大距離為該桿身部之牙外徑的1/2」之技術特徵。㈥系爭專 利為一種具螺牙包含排屑部結構強度與導屑設計之螺絲結構 ，其應屬於螺絲機械結構之技術領域，並非選擇發明所屬之 化學或材料技術領域；且系爭專利說明書與前述習知技術證 據2所推定等技術內容相比，證據2所揭示應屬於上位之權利 範圍。又系爭專利關於排屑力及結構強度所產生之技術功效 ，不僅能解決證據2之排屑力不佳等問題，更能進一步維持 螺絲本身之結構強度，此所達成功效由先前技術證據2之揭 示所無法輕易完成。職是，系爭專利非屬於選擇發明，應具 有進步性。另參照前述證據2內容，證據2全然未揭露系爭專 利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結構，更遑論系爭 專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行選擇。再者，證 據2既然揭示排屑溝之結構會超過牙外徑D的1/2，而系爭專 利之螺絲的第一最大距離H1及第二最大距離H2均未超過牙外 徑D的1/2，則證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅不相同 ，甚至可謂是反向教示。㈦證據2主要目的乃在解決習知木 螺絲因排屑溝溝體太小，容易令被鑽削螺入之木質工件產生 龜裂之現象，以及不易將屑料排出工件以外之缺失等，而形 成較大容納量排屑溝以利木屑順暢地自排屑溝排出。而系爭 專利說明書，足以說明系爭專利請求項1所明確界定之排屑 部深度與牙外徑之比值範圍，其與排屑力及結構強度所產生 之技術功效，不僅能解決證據2之排屑力不佳等問題，更能 進一步維持螺絲本身之結構強度，此所達成功效由先前技術 證據2之揭示所無法輕易完成，當然亦無法輕易思及系爭專 利請求項1之第一最大距離為桿體（22）外徑的1/3及第二最 大距離為桿體（22）外徑的1/2等比率數值，證據2不足以證 明系爭專利請求項1不具進步性。參加人就相同創作於同 日申請、並分別聲明之發明專利（即系爭專利）及新型專利 （即新型專利前案），上訴人曾提起新型舉發案，業經審查 舉發不成立、訴願駁回，因上訴人未提起行政訴訟而告確定 ，由於上訴人對該新型專利前案請求項2及系爭專利請求項1 之舉發，均為以證據2作為不具新穎性、不具進步性之主張 ，在本件發明專利舉發案中，被上訴人將實質相同之請求項 與相同證據經過比對，確定系爭專利請求項1與證據2比對具 有新穎性及進步性，實依法有據，符合專利法及專利審查基 準的規定。上訴人所提出聯信檢測股份有限公司（下稱聯 信公司）及愛吉諾驗證科技股份有限公司（下稱愛吉諾公司 ）針對攻牙螺絲之破壞扭力測試報告，就系爭專利請求項1 所界定之「至少一排屑部，凹陷形成於該螺牙段的桿身部上 且不延伸至該桿尾部，其中，該排屑部的橫截面概呈Ｖ形」 等特徵而言，因該兩測試報告之螺絲之排屑部所沿伸長度及 螺絲橫截面形狀等因素，皆會影響該螺絲破壞扭力之測試數 值結果，但此等變化因素並未顯示於上訴人所提具之兩份測 試報告中；另上訴人所舉測試報告實施例螺絲甲、A至H規格 條件與系爭專利所界定之特徵並不相同，當然兩份報告之破 壞扭力數值檢測結果分佈根本不具與系爭專利請求項1可比 對的特性。綜上所述，證據2不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性、進步性，被上訴人所為「請求項1舉發不成立 」之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語， 因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。 陸、上訴意旨略以： 上訴人對於證據2請求項1所謂排屑溝寬度超過螺絲中心線係 指「中心線與排屑溝壁之距離（即證據2之D值）必須大於0 」，且自證據2請求項1及圖示可知一個排屑溝只存在於中心 線之一側，故D值必定小於半徑。原判決認定證據2的排屑溝 結構必定超過中心線，且D值必定大於半徑，顯屬對於證據2 之誤解與臆測，其論述顯與證據2相悖，實有認定事實不憑 證據之違誤。又原判決就證據2請求項1之D值的定義有所歧 異，此有判決理由矛盾之違法。 本件有專利審查基準「選擇專利」章節之適用，應由被上訴 人及參加人舉證系爭專利有產生新功效、功效顯著的進步， 或選擇發明所界定之數值是否確實具備特殊意義。系爭專利 說明書僅空口稱其定義之排屑溝比例能在排屑力與結構強度 間取得平衡，卻未提出任何佐證資料或實驗數據證明，顯有 舉證之不足。原判決未查上情亦未職權調查，逕認系爭專利 有進步性，有判決理由不備之違法。 原判決如認上訴人所提之測試報告之可信度尚有不足，致法 院無法獲得明確之心證時，應行使闡明權使當事人得為事實 上及法律上適當完全之辯論，或職權調查，原判決逕以上訴 人測試報告規格條件與系爭專利不符為由駁回上訴人之訴， 卻未行使闡明或職權調查，有應予調查事項未予調查之違法 ，亦構成判決不備理由之違法。 新型專利於106年2月20日因參加人選擇發明專利而公告消滅 ，而該訴願決定書日期為106年3月30日，可知系爭訴願決定 書作成當下新型專利已消滅，上訴人當然毋庸再就已消滅之 新型專利提起行政訴訟。上訴人並非不爭執系爭訴願決定書 之內容，而是並無提起行政訴訟之實益，原判決誤認上訴人 不爭執而認上訴人主張不可採，有判決認定事實不憑卷內證 據之違法等語。 柒、本院查： 按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定 。」專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為 104年3月9日，經被上訴人於105年11月30日審查核准專利， 並於106年2月21日公告。上訴人於106年3月31日提出舉發， 案經被上訴人審查，於106年10月19日作成「請求項1舉發不 成立」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定 時所適用之103年1月22日修正、103年3月24日施行之專利法 （即核准時專利法）規定為斷。 次按發明，謂利用自然法則之技術思想之創作，核准時專利 法第21條定有明文。且可供產業上利用之發明，無下列情事 之一，得依本法申請取得發明專利：㈠申請前已見於刊物者 ，同法第22條第1項第1款定有明文。又發明為其所屬技術領 域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時， 不得取得發明專利，同法第22條第2項定有明文。而發明專 利權違反上開專利法之規定者，依同法第71條第1項第1款、 第73條第1項規定，任何人得檢附證據，向專利專責機關提 起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤 銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證 據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發不成 立之處分。 首先，原判決關於證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新 穎性之論述，核無不合，上訴意旨亦未指摘，先此敘明。 經查，證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心 線才有足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝 必須考量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通 常知識者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專 利請求項1所界定「該排屑部的該第一最大距離為該桿身部 之牙外徑的1/3，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的 1/2」之技術特徵，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具 進步性等情，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之 理由，核與卷內事證並無不符；亦係就系爭專利申請範圍確 定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項 申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則， 無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不 當、不備理由等違背法令情事。 上訴意旨雖質疑：原判決認定證據2的排屑溝結構必定超過 中心線，且D值必定大於半徑，顯屬對於證據2之誤解與臆測 ，其論述顯與證據2相悖，實有認定事實不憑證據之違誤。 又原判決就證據2請求項1之D值的定義有所歧異，有判決理 由矛盾之違法云云，惟查： ㈠證據2專利說明書第3至4頁記載：「惟習知之木螺絲（1）進 行螺入鑽削之動作時，由於習用木螺絲（1）的Ｖ字形狀排 屑溝（15）溝體太小無法將木屑順利排出，且強大的螺絲釘 體螺入之壓力會透過外螺牙（13）及桿體（12）而壓迫於木 質工件產生擴張應力集中，因此極易令木質工件因受壓過大 而產生龜裂，進而會損及木質工件的結構強度及釘體螺固效 果，尤其當木質工件表面一旦出現龜裂現象，即會嚴重破壞 該木質工件之完整性及商品安全性，又由於此等螺絲螺入時 扭轉力太大，常造成施工人員手腕等人身傷害。因此該木螺 絲（1）的排屑溝（15）之設計變得非常重要。直言之，木 螺絲（1）的排屑溝（15）之設計攸關該木質工件連結時的 成敗」，可知，證據2之主要目的，係解決習知之木螺絲因 排屑溝溝體太小，於進行鑽削螺入時，容易令被鑽削之木質 工件產生龜裂，以及不易將料屑排出工件外之缺失。因此如 證據2請求項1所界定：「一種木螺絲排屑溝的結構，該木螺 絲具有帽頭，自該帽頭向下延伸之桿體，該桿體外周緣設螺 牙，該桿體下端設有尖尾部，該木螺絲設有排屑溝，其特徵 在於：該排屑溝係由尖尾部之一側向中央以半圓方式切削或 衝壓所形成其排屑溝寬度超過螺絲中心線之較大容納量排屑 溝」可知，證據2揭露的技術手段係使木螺絲具有寬度超過 螺絲中心線（通常大於螺絲牙外徑的1/2）之排屑溝，以能 有較大容納量。亦即，證據2技術內容的著眼點是要避免工 件產生龜裂，而非證據2之螺絲的結構強度或避免斷裂。因 此，為了改善上述缺失，證據2是利用寬度超過中心線之排 屑溝以便於排出木屑，避免木質工件因鑽削時的擴張壓力過 大或應力集中而損壞。 ㈡此外，由證據2第4至5頁「本創作為達到上述目的所採之技 術手段為：該木螺絲具有帽頭，自該帽頭向下延伸之桿體， 該桿體外周緣設螺牙，該桿體下端設有尖尾部，該螺牙係延 設至尖尾部，該尖尾部的一側或二側設有超過中心線寬度的 平面或橫置Ｌ形的排屑溝，俾可便利木螺絲於進行木質工件 鑽削螺入工程時的木屑排出更順暢之效果，進而可避免木質 工件被螺絲進行鑽削螺入時因受擴張壓過大應力集中而產生 龜裂之缺失肇生，且因較大排屑溝來使螺桿周圓表面積減少 ，當電動工具施工時可因扭力減輕，施工者相對的其安全性 得以提高，藉此來提升木螺絲整體的使用功效及人身安全」 之記載可知，證據2的技術手段是設置超過中心線寬度的排 屑溝，可使木屑排出順暢。 　㈢證據2主要訴求的技術手段係使木螺絲具有寬度超過螺絲中 心線之排屑溝，其與系爭專利之排屑部的最大深度不大於桿 身部之牙外徑D的1/2之技術特徵明顯相衝突，即兩者所要解 決之問題並無關連性，發明所屬技術領域中具有通常知識者 欲解決系爭專利之問題時，並無合理動機參考解決問題完全 不同的證據2。 ㈣以上均經原判決已詳述其事實認定之依據及得心證之理由， 核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則 ，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情 事。上訴意旨無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使， 任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。 所謂選擇發明，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作 為構成要件之發明，雖選擇發明並不限於化學或材料技術領 域；在一定之數值範圍內，其所選擇之技術內容，並非先前 技術已特定揭露者，且能產生較先前技術無法預期之功效， 該選擇發明即非能輕易完成，具進步性。但選擇發明應符合 選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件，否則即 無所謂選擇發明可言。經查，原判決就上訴人於原審主張： 系爭專利為選擇發明，進而指摘系爭專利所界定數值相較於 證據2無特殊意義乙節，業已詳述：參照證據2第4至5頁之內 容，可知證據2所揭示排屑溝係超過中心線寬度，故不論證 據2之D如何調整，證據2之排屑溝的結構必然會超過中心線 寬度。螺絲中心線的寬度相當於牙外徑D的1/2，故證據2之 排屑溝的寬度勢必超過牙外徑D的1/2；而系爭專利所界定螺 絲之第一最大距離H1為該桿身部之牙外徑D的1/3，第二最大 距離H2為該桿身部之牙外徑D的1/2，系爭專利之第一最大距 離H1及第二最大距離H2皆未超過牙外徑D的1/2。證據2所揭 示技術特徵與系爭專利不僅不相同，甚至可謂是反向教示， 因而認定證據2未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最 大距離H2的結構，更遑論系爭專利係從證據2已揭示之排屑 溝之結構進行選擇等等，對上訴人所主張如何不足採等事項 均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行 法規並無違背，並無所謂原判決有違背法令之情形；是本件 顯無選擇發明之適用，上訴意旨以：本件有專利審查基準「 選擇專利」章節之適用，應由被上訴人及參加人舉證系爭專 利有產生新功效、功效顯著的進步，或選擇發明所界定之數 值是否確實具備特殊意義云云，係重述其在原審業經主張而 為原判決摒棄不採之陳詞，並非可採。 復查，原判決已就上訴人所提出聯信公司及愛吉諾公司針對 攻牙螺絲之破壞扭力測試報告，認定：因該兩測試報告之螺 絲之排屑部所沿伸長度及螺絲橫截面形狀等因素，皆會影響 該螺絲破壞扭力之測試數值結果，但此等變化因素並未顯示 於上訴人所提具之兩份測試報告中；另上訴人所舉測試報告 實施例螺絲甲、A至H長邊與短邊尺寸、比例完全不同，結構 亦各異，與系爭專利請求項1所界定之長邊＝1/2牙外徑、短 邊＝1/3牙外徑比值亦不相同；因此，螺絲甲、A至H規格條 件與系爭專利所界定之特徵並不相同，當然兩份報告之破壞 扭力數值檢測結果分佈根本不具與系爭專利請求項1可比對 的特性，而不可採等情，核無不合。 依核准時專利法第71條第1項第1款、第73條第1項規定，任 何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。是以，系爭專 利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法 應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利 有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。所以舉發人 附具證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，即應為舉 發不成立之處分，此為專利法明文規定舉發人之主張及舉證 責任，舉發人未盡主張及舉證責任而致敗訴，尚難以此質疑 經濟部智慧財產局或法院未行使闡明或職權調查之義務。上 訴意旨以：原判決未採選擇發明及上訴人所提兩份測試報告 ，即判決上訴人敗訴，未行使闡明或職權調查，有應予調查 事項未予調查之違法，亦構成判決不備理由之違法云云，尚 非可採。 至於原判決所記載：參加人就相同創作於同日申請、並分別 聲明之發明專利（即系爭專利）及新型專利（即新型專利前 案），上訴人曾提起第000000000N01號新型舉發案，業經審 查舉發不成立、訴願駁回（106年3月30日經訴字第10606301 840號訴願決定書），因上訴人未提起行政訴訟而告確定， 由於上訴人對該新型專利前案請求項2及系爭專利請求項1之 舉發，均為以證據2作為不具新穎性、不具進步性之主張等 情，無非在強調相同情形之行政審查應具有一致性，殊不論 上訴人之前，關於新型之訴願未不服之原因為何，前行政救 濟程序之結果，均可為本件之參考。上訴意旨以：原判決誤 認上訴人不爭執而認上訴人主張不可採，有判決認定事實不 憑卷內證據之違法云云，亦非可取。 從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢 棄，為無理由，應予駁回。 捌、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如 主文。 中　　華　　民　　國　　108　 年　　9　　 月　　4　　 日 最高行政法院第四庭 審判長法官　劉　介　中 法官　曹 瑞 卿 法官　林　文　舟 法官　帥　嘉　寶 法官　沈　應　南 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　108　 年　　9　　 月　　4　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　柏　君