裁判書系統

113年度上字第132號

上  訴  人  林亞夫                                     

訴訟代理人  彭秀霞  專利師  

            林威伯  律師

            林辰彥  律師

上  一  人                       

複 代理 人  許凱傑  律師

被 上訴 人  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威             

參  加  人  九齊科技股份有限公司

代  表  人  陳建隆                 

訴訟代理人  李文賢  專利師  

  ㈠系爭專利申請日為84年10月17日，於89年11月15日准予專利，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時之83年1月21日修正公布、同年1月23日施行之專利法為斷。證據1為AMD公司發表之State Machine Design（下稱證據1）；證據2為F.wagner於CompEuro 1992 Proceedings發表之VFSM Executable Specification（下稱證據2）；證據3為華邦電子股份有限公司於84年6月發表之W528X使用說明書（下稱證據3）；證據4為82年11月11日公告之我國第216225號語音合成器觸發控制構造專利案（下稱證據4）；證據5為78年4月18日公告之美國第4823076號Method and apparatus for triggering專利案（下稱證據5），上開證據之公告或公開日，均早於系爭專利申請日，為該專利之先前技術。　

　㈡就系爭專利範圍用語「一端點」應解釋為「該控制裝置之其中一個端點」；「一輸入端」應解釋為「該控制裝置之1或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的一個端點」；「一輸出端」應解釋為「該控制裝置之1或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的一個端點」；「端形態」應解釋為「該控制裝置的I/O形態，包含可設定輸入、輸出、鑑別條件、將執行事件」；「x端形態」應解釋為「控制裝置的x個I/O形態，其中x係等於或大於1的整數」；「各輸入端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端點中，被安排作為接收輸入訊號的各個端點」；「各輸出端」應解釋為「該控制裝置之一或複數個端點中，被安排作為提供輸出訊號的各個端點」。　

  ㈢丙證3為陳科宏教授說明申請時之通常知識與系爭專利之技術內容及其專業意見，係以文書所記載之內容為證據方法，屬於書證，得為法院審酌參考。另參加人所陳報與系爭專利相關之教科書或工具書丙證4至6及論文丙證7，其公開均早於系爭專利申請日公開，核屬申請時之通常知識，丙證4至8係參加人為補充說明系爭專利申請時之通常知識而提出之佐證，並非補充舉發證據，核屬適法。　　 

　㈣系爭請求項均未違反核准時專利法第19條之規定，亦無違反核准時專利法第21條第1項第5款、第71條第3款之規定，且證據1至5均不足以分別證明系爭請求項不具新穎性。　　 

　㈤證據1、2已揭露系爭請求項21「一種對控制裝置程式規畫 之程式化方法……該控制裝置包含至少一端點作為一輸入端及至少一端點作為一輸出端，該程式化方法至少包含下列步驟： (1)設定x端形態，其中x係等於或大於1的整數……(5)對於步驟(1)的每一形態，對各輸出端設定一輸出訊號；(6)設定該等形態之一者成為動作中的形態」之技術特徵；證據3已揭露系爭請求項21「(3)對於步驟(1)的每一形態，對各輸入端設定一輸入鑑別條件」、「響應於一或多個外部合格的電氣訊號以執行一或多項事件……(2)設定y事件，其中y係等於或大於1的整數……(4)對於步驟(3)的各輸入端，當被連接到該輸入端的輸入訊號滿足該輸入鑑別條件時，尚設定一將被執行的事件」之技術特徵；證據1、2、3皆為數位電路控制電路及方法，具有技術領域相關性，證據1、2、3皆為輸入數位訊號，藉由改變裝置的狀態或模式使得輸出訊號改變，具有功能或作用的共通性，該技術領域中具有通常知識者有動機能輕易結合證據1、3或證據2、3，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項21不具進步性。

　㈥證據1第5-64頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(Present State)、輸入訊號(Inputs)、下一狀態(Next State)及產生輸出訊號(Outputs Generated)間的對應轉換關係，以及證據2第227頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(state)、輸入訊號(input action condition)、下一狀態(next state)間的對應轉換關係，均可對應至系爭請求項27「該第一欄位設定一或多個端形態的特性」之技術特徵，而證據3已揭露當接收到合格輸入訊號後裝置除單純轉換狀態外尚可依序執行一系列子事件，該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知將證據3揭露之技術內容結合至證據1時可增加另一欄位設定一或多個事件與子事件，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項27不具進步性。　　 

　㈦證據1第5-64頁表1揭露以表格格式記載目前狀態(Present State)、輸入訊號(Inputs)、下一狀態(Next State)及產生輸出訊號(Outputs Generated)間的對應轉換關係，以及證據2第227頁表1揭露以單一欄位記載目前狀態(state)、輸入訊號(input action condition) 、下一狀態(next state)間的對應轉換關係，均可對應至系爭請求項28「一由該等步驟設定的資料之至少部份似組成一表格格式的步驟」之技術特徵，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項28不具進步性。

　㈧系爭請求項36進一步限定「該x端形態與該y事件的規格相互間係不必以序列關係列出」之技術特徵，惟依系爭專利說明書第8至11頁所載技術內容，圖表10中各I/O形態僅為表面上不具序列關係，其各I/O形態間的序列關係係記載於事件，故其狀態轉換與證據1圖4、5、7所揭露之狀態機的狀態轉換，或證據2圖1、3所揭露之狀態機的狀態轉換，並無二致。證據3已揭露使用依序執行子事件的方式，該技術領域中具有通常知識者自能輕易得知將證據3揭露之事件結合證據1、2揭露之狀態變換，其中的狀態及事件相互間係不必以序列關係列出之技術內容，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項36不具進步性。

　㈨系爭請求項37進一步限定「該等程式化步驟並未包含於一行指令集之任一者，該指令集包含由一操作及至少一個運算元界定的指令」之技術特徵。證據1第5-63、5-65頁圖4、5、7、9、10已揭露狀態機運行時係以輸入訊號的邏輯運算決定狀態轉換，證據1第5-63頁「狀態圖表示」記載「每個泡泡代表一個狀態，每個箭頭代表狀態之間的轉換，導致轉換的輸入在每個過渡箭頭旁」、「相似的條件控制時序顯示從狀態C到狀態D或狀態E的條件轉換，取決於輸入信號I1」，又證據2第226、227頁「1.2想法介紹(Introducing the idea)」、表1、圖3已揭露狀態機運行時係以輸入訊號的邏輯運算決定狀態轉換，控制空調機狀態on、off係以目前狀態及輸入temp_too_high、windows_closed、temp_low、windows_opened & timeout等輸入訊號決定，可知證據1、2的狀態機狀態轉換並無須包含由一操作及至少一個運算元界定的指令集，證據1及3或證據2及3之組合足以證明系爭請求項37不具進步性。　　

　㈩「指數性暴升」係指習知狀態機會因輸入端的增加而需考慮

　　增設與輸入端數目成指數性增加的狀態數目等語，為其論據。系爭專利圖式第三B圖的圖表70中I/O狀態#0雖僅以一列表示，但其僅為一種簡化記載形式，實際操作仍然會面臨習知狀態機「指數性暴升」的問題。上訴人所謂系爭專利可解決習知狀態機「指數性暴增」問題，係額外納入非系爭專利所記載之技術條件（即「分時多工(TDM)」技術）而採取的簡化記載形式，若僅依系爭請求項21、27、28、36、37所記載之技術手段，並無法解決「指數性暴增」問題。

　上訴人先前所任職務對採購IC產品具有影響力，則上訴人所舉之各IC公司是否直接因系爭專利技術特徵，而與上訴人洽談授權即有疑問，且簽訂授權書係一商業行為，背後尚有其他諸多考量因素，取得授權僅為專利權人不對被授權人提起訴訟之約定，被授權人若認為訴訟花費之成本大於授權金額，即有簽訂授權契約的可能，無法直接推論簽訂授權契約係因被授權人肯認系爭專利技術上的貢獻所導致等語，為其論據。

四、本院按：

　㈠審查進步性時，應先確定申請專利之發明範圍、相關先前技術所揭露之內容，繼而確定該發明與相關先前技術所揭露之內容間差異。發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，現行專利法第58條第4項定有明文。發明專利權範圍既以申請專利範圍為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以所屬技術領域具有通常知識者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即「禁止讀入原則」。經查，原審審查系爭請求項是否違反核准時專利法第20條第2項規定時，已就系爭請求項之「一端點」、「一輸入端」、「一輸出端」、「x端形態」、「各輸入端」等用語，參考專利說明書及圖式進行申請專利範圍解釋，以確定系爭請求項之發明範圍，並確定證據1、證據2及證據3等先前技術所揭露之內容，進而以上開確定之系爭請求項發明範圍，分別敘明與先前技術所揭露之內容間差異，符合上述審查進步性之步驟（關於比對後之差異內容，詳後述），至於系爭請求項所未記載之技術特徵，依上開說明，應不得自說明書及圖式引入作為認定系爭請求項之發明範圍。上訴意旨主張系爭專利說明書或圖式揭示之發明與先前技術組合之比對，已足證明系爭請求項確具進步性，而無再比對請求項之必要，原審捨棄系爭專利說明書及圖式詳細描述之狀態機表格編碼方法，誤以請求項文句為發明之描述，而容許以運作原理不相同亦無法組合之技術撤銷系爭請求項，且誤採應限於判斷被控侵權對象是否侵害發明時方可適用之禁止讀入原則，原判決亦未以「端形態」之技術特徵與各證據作比對，有不備理由、未適用論理及經驗法則及違反專利法規之違背法令云云，並非可採。　　　　　　　

　㈡判斷該發明所屬技術領域中具通常知識者，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明，如先前技術係組合複數引證之部分技術內容，

　　且相關技術發展已臻成熟，為避免恣意拼湊，造成後見之明，非不得依申請專利之發明技術領域、目的或作用、效果，自先前技術選定最接近先前技術之「主要引證」，先與申請專利之發明的技術內容進行差異比對，將其餘引證作為「其他引證」，針對申請專利之發明所欲解決之技術問題，綜合考量主要引證及其他引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證是否已明確記載或實質隱含結合不同引證技術內容之教示或建議等因素，判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機（例如：市場需求或其他改良誘因）以主要引證所揭露之技術內容為基礎，結合其他引證加以置換、修飾或改良，而輕易完成申請專利之發明。如引證中已揭露申請專利之發明的相關技術內容係無法結合者，應認該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻，而無動機結合主要引證及其他引證。又對已核准專利提起舉發者，應檢附證據（現行專利法第73條第1項參照），是以舉發人除應提出證據證明主要引證為何及先前技術之組合如何對應發明之所有技術特徵外，尚應就發明所屬技術領域中具有通常知識者之組合動機提出客觀事證予以佐證。經查，系爭專利之發明及各引證公開日或公告日距今均已逾25年，相關技術發展已臻成熟，且參加人所提出之引證究何者為最接近先前技術之「主要引證」，尚未明確，原審逕將各引證與系爭請求項技術內容進行差異比對，而未自先前技術選定最接近先前技術之「主要引證」，以判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機以主要引證所揭露之技術內容為基礎，結合其他引證，輕易完成申請專利之發明，依上開說明，即有判決不適用法規及適用不當之違背法令。　　

　㈢又審查進步性時，若申請人提出輔助性資料，主張申請專利之發明具有無法預期功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或已獲得商業上成功等情事（下稱輔助性判斷因素)，而具有進步性時，應併予審酌。如專利曾授權予競爭同業，由於競爭同業係最有可能基於先前技術進行研發創新者，如多數競爭同業均簽訂契約並支付授權金予申請人以取得專利授權，亦可佐證申請專利之發明優於先前技術而具有進步性。然簽訂專利授權契約之動機及契約內容不一，審查時仍應考量被授權人是否主動自願取得授權、授權標的係包含單一專利或數項專利、授權期間及範圍為何、就該專利所支付授權金之高低、被授權人取得該專利授權動機為何（例如：實施專利技術特徵、單純為避免支付鉅額侵權訴訟費用、該專利解決業界長期存在問題或其他商業考量等)、被授權人實施專利之情形等因素，以決定申請專利之發明是否具進步性。

　　本院前次發回更審即指明：「上訴人於原審一再陳稱：我國語音IC業經審酌系爭專利內容而參與授權者，包括義隆電子、凌陽科技、盛群半導體、松瀚科技、瑞昱半導體、佑華微電子、凌通科技等上市公司，以系爭專利技術外銷數以十億計之IC，堪認系爭專利解決長期存在問題，並獲得商業上成功；20多年來，系爭專利技術為臺灣語音微處理器IC全體業界（除參加人外）成功實踐應用，全體業界眾多上市科技公司20多年前之業界專家，均是經過小心審酌系爭專利內容才審慎地決定參與授權，此為系爭專利可專利性的重量級客觀證據各情，並提出授權書首頁為證及援引其民事事件提出之證據（包含民事卷內之各國專利說明書或專利公報）為證（見前審卷二第225頁、第454頁、乙證1第143頁、第148頁至第154頁、第258頁），依上開說明及一般論理經驗，似非全然無據，且影響系爭專利之進步性判斷。……原審未詳加調查，率以系爭專利不具輔助性判斷因素，而為不利上訴人之認定，除有違論理及經驗法則外，亦有未依職權調查證據之違背法令。」且上訴人於前審即陳明授權協議已附於另案即原審106年度民專訴字第1號民事卷宗，並提出光碟以為佐證（見前審卷二第63頁、第220頁），惟原判決僅以上訴人先前所任職公司對採購IC產品具有影響力，且簽訂授權書考量因素甚多，即否定輔助性判斷因素，未就上訴人所主張對其有利之輔助性判斷因素相關事實（包含被授權人是否因系爭專利解決傳統狀態機指數性暴升之問題而簽訂授權契約）加以調查，亦有違反行政訴訟法第260條第3項規定，及未依職權調查證據而有判決不適用法規及理由不備之違背法令。

  ㈣本院前次發回更審另指明：「關於系爭專利之進步性判斷，應以該專利所屬技術領域之熟習技術者，參酌84年10月17日時之通常知識觀點為客觀判斷，而不得以其後之通常知識觀點為判斷。……依原審卷附民事事件108年2月25日準備程序筆錄記載，上訴人聲請訊問證人盧維藩以證明系爭專利申請時通常知識者之技術水準（見前審卷二第131頁）。則依前述規定及說明意旨，上訴人此項主張攸關系爭專利之進步性判斷，法院自應調查釐清。」其後，因證人盧維藩失聯，參加人於更審提出陳科宏教授專家意見書用以佐證系爭專利申請時之通常知識，並據以說明系爭請求項之技術特徵是否為申請時之通常知識（更審卷一第393至404頁），上訴人乃聲請訊問陳科宏教授以調查系爭專利申請時通常知識者之技術水準及系爭請求項範圍之解釋(更審卷二第370頁、第379頁、第380頁、第435頁、第565頁)，查原判決係參酌上開專家意見書認定申請時之通常知識，卻未論述該意見書中所謂申請時之通常知識所憑依據及其說明內容是否符合解釋後之系爭請求項範圍，是以上訴人之主張攸關系爭請求項之進步性判斷，法院自應調查，惟原審未傳訊加以釐清，即有應予調查之事項未予調查及判決不備理由之違法。

  ㈤綜上所述，原判決既有上開違背法令情事，且其違法情事足以影響判決之結果，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。因本件事證尚有未明，有由原審再為調查審認之必要，本院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審另為適法之裁判。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日

                    最高行政法院第一庭

                        審判長法官  胡　方　新　

                              法官  蔡  如  琪

                              法官　李　玉　卿

                              法官　張　國　勳

                              法官　林　欣　蓉

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　15　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張　玉　純