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臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第五○七七號 　　原　　　告　美國佛羅里達州立大學（Florida State University） 　　代　表　人　甲○○○○○○ 　　訴訟代理人　陳長文律師（兼送達代收人） 　　複 代理 人　黃章典律師 　　　　　　　　簡秀如律師 　　被　　　告　經濟部智慧財產局 　　代　表　人　陳明邦（局長） 　　訴訟代理人　乙○○ 右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年六月六日經（九○ ）訴字第○九○○六三一二二四○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事 實 一、事實概要： 原告於民國八十三年四月十九日以「C9紫杉烷衍生物及含彼等之醫藥組合物」向 被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請 發明專利，經被告編列為第00000000號（下稱系爭案）審查，不予專利 ，原告不服，申請再審查，被告仍為不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經 遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。 二、兩造聲明： 　㈠原告聲明： ⒈訴願決定及原處分均撤銷。 ⒉被告應就發明專利申請案第00000000號「C9紫杉烷衍生物及含彼等之 醫藥組合物」作成准予專利之處分。 ⒊訴訟費用由被告負擔。 　㈡被告聲明： ⒈駁回原告之訴。 ⒉訴訟費用由原告負擔。 三、兩造之爭點：系爭「C9紫杉烷衍生物及含彼等之醫藥組合物」發明專利案，是否 有違專利法第二十條規定而不符發明專利要件？ 　㈠原告主張之理由： ⒈按專利法第四十條第二項明文規定，「經再審查認為有不予專利之情事時，在 審定前應先通知申請人，限期申復」。其立法旨意略為「按專利申請案在審查 認為有不予專利之情事時，各國實務皆於審定前，先予申請人申復意見之機會 ，以減少專利主管機關審定之錯誤」。被告於再審查核駁審定書第五點中列出 申請專利範圍第１項定義欠妥當之各點中，許多點均為首次提出，為原告收受 再審查核駁審定書後始得以知悉，卻已無機會針對該等意見再作申復說明或修 正。被告再審查審定書核發顯已違反專利法第四十條第二項之規定。特定言之 ，被告提出本案申請專利範圍第１項所請「異丁炔基」無實例支持，且有機化 學中並不存在者。事實上，誠如被告所言，「異丁炔基」並不存在於有機化學 中，任何熟習有機化學技術者均知「異丁炔基」並不存在，又由本件專利申請 案之專利說明書中可知，「異丁炔基」係「異丁烯基」之誤繕，此可由本案申 請專利範圍第８項中之記載（當為「異丁烯基」）作為佐證。是以，原先誤繕 所致之錯誤，如於再審查審定前告知，原告必會依指示修正。再者，被告提出 R4a在實例中為「OCOCH3」，所請卻為「-OCO-C3-C6烷基」，所請將實例排除 在外乙節，事實上被告於初審審定書中係要求原告將取代基R4a之定義修正為 氫。原告因本案說明書實施例例示R4a為氫及-OCOCH3，其應可支持R4a為氫或 「-OCO烷基」之定義而於再審查理由書中針對此論點提呈申復說明。被告於再 審查核駁理由先行通知書再次提出申請專利範圍所請烷基範圍過於籠統，故依 實例例示「-OCOCH3」可合理支持之範圍「C3-C6烷基」加以修正，並於八十八 年十二月六日所呈補充申復理由書中加以說明。原告所作之細則修正係依被告 之要求而為之，如被告認為該等修正不當，理應事先告知原告予以修正之機會 。被告遽下審定核駁原告之專利申請案之情事顯然違法不當。 ⒉專利法第二十二條第四項規定「前項申請專利範圍，應具體指明申請專利範圍 之標的、技術內容及特點」。根據被告八十九年十月出版之「專利審查基準」 所述，依據專利法施行細則第十六條第二項之規定，獨立項應載明之事項，包 括申請專利之標的及構成及其實施之必要技術內容、特點。上述「構成及其實 施之必要技術內容、特點」係對專利法第二十二條第四項作具體之規定。由此 可知申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、 作用關係，亦內含「構成及其實施之必要」，而以具體實施例表現。例如化學 物質之發明，以化合物學名或化學構造式，物性或化性之確認、製法、用途作 為解決問題所採的手段而成的構成。另「專利審查基準」則指出說明書「發明 之技術內容、特點」中，應記載解決課題所採用的技術手段及其作用，必要時 ，更須記載實際上如何使該發明之「技術內容、特點」具體化之實施例。實施 例方面，如化學物質領域，為使熟習該項技術者可據以實施該發明，通常有必 要舉一個以上之代表性實施例。因此，該「專利審查基準」僅要求提供至少一 個實施例用以說明發明。綜上論結，無論專利法之規定或專利審查基準之解釋 ，均無「申請專利範圍應依實施例縮限」而不予專利之情事。 ⒊關於此一爭點，被告雖曾於八十八年十月五日核發智專（十）○一○一九字第 一三四九七一號再審查案核駁理由先行通知書通知原告不予專利之理由，惟僅 簡單敘述為「申請專利範圍第１項過於廣泛，實例所及範圍以及內容欠妥之處 ，審定書已作明確、詳盡之說明，另如所請之烷基、烯基、雜芳基等範圍籠統 。本項宜刪除，另將申請專利範圍第８項修正為第１項」。原告針對被告再審 查核駁理由先行通知書之要求，曾於八十八年十二月六日隨理專化二三七四字 第二三二四八號函呈送申復理由書及申請專利範圍修正本，其中所列諸多基團 範圍作大幅度之縮限，並提供該等範圍可為實例支持之詳盡說明，例如，原告 已依被告意見將申請專利範圍第１項中X3為雜芳基之定義進一步界定為噻吩基 、吡啶基及呋喃基；烷基界定為C3-C6烷基；烯基界定為C2-C6烯基；及芳基界 定為苯基，將X8為芳基之定義進一步界定為苯基，將X10 為烷基之定義進一步 界定為C3-C6烷基；烯基界定為C3-C6烯基；芳基界定為苯基；及雜芳基界定為 噻吩基、吡啶基及呋喃基。至於被告建議刪除申請專利範圍第１項而將申請專 利範圍第８項修正為第１項一節，原告認為根本無法遵行。蓋本案申請專利範 圍第８項僅係針對申請專利範圍第１項中X3、X5、X10、R9a、R10a及R10等部 分基團作進一步之定義，並非涵蓋本件專利申請案所請化合物之完整內容，實 無法逕將申請專利範圍第１項刪除而以申請專利範圍第８項取代之。被告之要 求顯屬不合理，且無法遵循。原告說明書第二十一至三十七頁已提供流程圖及 詳細說明教示本發明化合物之製備，並於說明書第三十八至五十二頁提供七個 實施例例示說明本發明化合物之製備。 ⒋專利法第二十條第一項前段規定「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一 者，得依本法申請取得發明專利．．．」。據專利審查基準所述，「產業上利 用性」係以該發明是否為「非可供產業上利用之發明類型」判斷之；其中清楚 定義「非可供產業上利用之發明類型」為未完成之發明，非可供營業上利用之 發明及實際上顯然無法實施之發明。被告以「申請人雖已提供藥理數據，但其 他所請廣大範圍正如說明書第五頁第五行所示紫杉醇與紫杉並不是普遍有效的 ，其藥理未明，產業利用性難以成立」之核駁理由實有違法之疵。蓋原告已於 說明書提供製備本發明化合物之詳盡說明，並提供七個實施例例示本發明化合 物之製備。再者，原告已於八十八年十二月呈送說明書修正頁，提供實例３至 ７所例示五個化合物之IC50數據證明本發明化合物之功效。由上開說明書之敘 述及實例數據可知，本發明絕非「未完成之發明」，「非可供營業上利用之發 明」或「實際上顯然無法實施之發明」。本發明確具產業利用性乃為明顯之事 實。本案說明書第五頁所載係「雖然紫杉醇與紫杉係有前途的化學治療劑，但 他們並不是普遍有效的。因此，仍需要另外的化學療劑」。該記載係屬本案說 明書之「發明背景」部分，其係說明先前技術所發展化合物之缺點以及仍有繼 續發展化學治療劑之必要性。被告斷章取義以前案之缺點而核駁本發明之數據 ，顯屬違法不當。 ⒌專利法第四十四條規定「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知 申請人到局面詢」。顯見面詢並非僅為專利專責機關之權責，而係申請人可依 申請提出者。另根據被告八十九年十月三十一日公告實施之「面詢作業要點」 第三點所載，審查人員對當事人之面詢申請，認有下列情事之一者，應於審定 書中敘明不予辦理之理由：⑴單純詢問可否准予專利者。⑵提起異議、舉發時 ，未曾提出具體之異議、舉發理由即申請面詢者。⑶明顯與技術內容、案情無 關之理由仍請求面詢者。⑷初審案或申請再面詢案，經承審之審查委員確認案 情已臻明確，無面詢必要者。被告以「到局面詢應屬本局之職權，本案屢經審 查，函示意見明確無誤，無面詢必要」為由核駁原告之面詢申請實已違法。蓋 由於本案所請發明內容複雜，原告恐書面申復仍有未及澄清之處，特於八十八 年十二月六日所呈送申復理由書中於再審查階段首次申請面詢。原告之面詢申 請並無上開不准予面詢之情事（尤其本案係於再審查階段首次申請面詢，並非 面詢作業要點所述不准予面詢之初審案或申請再面詢案），被告不應核駁原告 之面詢申請。如前開第一點所述，被告於再審查審定前未予原告充分申復說明 之機會，又不准予原告之面詢請求以當面說明本發明之範圍。被告之核駁審定 ，其認事、用法實有違法不當之處。 ⒍原告另須陳明者，本案所請發明之美國對應案業經美國專利商標局嚴格審查後 核准獲頒美國專利第0000000號，並於本案再審查階段呈送被告作為參 考。美國係屬先進國家，採專利實審制度，其審查基準與我國當無二致。現本 案經美國專利商標局肯定本發明之新穎性、進步性及產業利用性，針對原呈申 請專利範圍給予專利，誠堪引為本件專利申請案所請發明可專利性之有力佐證 。另根據與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPs） 第二十七條第一項之規定， 任何具備「新穎性」、「進步性」、「產業可利用性」之發明，無論物品或製 法，均應予以專利保護。此項條款清楚明定可予專利保護之發明所須具備之「 專利要件」。另根據同協定第二十九條第一項有關「專利申請要件」之規定， WTO 成員國之申請人，當提出專利申請時，必須以足夠清楚及完整之方式揭示 所請發明，以使熟習該項技藝之人士得據以實施。世界各國為加入 WTO，均以 TRIPs 中之相關規定，作為其致力於專利法規及審查實務修正之指標。在此情 況下，各國分歧不一之專利法規及實務，勢將經由程序與標準之統一而趨於一 致，而使得具備「專利申請要件」與「專利要件」之發明，得以不受發明地不 同之差別待遇，而獲得應有之專利保護。中華民國亦積極爭取成為 WTO之成員 國，因此，似不應自外於國際統一之程序與標準、執著於「各國專利法制不同 ，審查基準及檢索範圍互異」之論點，而否認本發明得以獲得其它先進國家專 利之事實，如經他國獲頒專利之事實宜請併入考慮，並作為所請發明可專利性 之佐證。 ⒎依專利法第四十四條，是否准予申請人到局面詢，固屬專利專責機關即被告之 職權；惟被告所發布之「專利案面詢作業要點」第三點中，究其文義，顯係以 消極列舉方式列明「不予辦理面詢」之情況，除此之外，即應予以准許當事人 之面詢申請，俾符合行政程序法保障當事人行政程序參與權、陳述意見權之原 則與目的（行政程序法第一百零二條參照）。而此「專利面詢作業要點」既為 被告所發布，對於該機關所為之行政行為自應有自我拘束效力，並透過對外公 布與施行，已對人民發生外部效力，不容其於個案中恣意選擇是否適用而予以 差別待遇，否則將有違行政法上包括平等原則（行政程序法第六條）、誠信原 則（行政程序法第八條），以及禁止恣意等一般原理原則。換言之，原告之面 詢申請既非「單純詢問可否准予專利」（前述面詢作業要點第三點第一款）、 更非「提起異議或舉發」（同點第二款），且非基於「明顯與技術內容、案情 無關之理由」而請求面詢（同點第三款），又係於再審查階段首次申請面詢， 並非「初審或申請再面詢」（同點第四款），顯無不符該「面詢作業要點」所 列情事，則被告之裁量權即應「萎縮至零」，此時被告僅有「准予面詢」之義 務，而無任何裁量餘地。被告仍託辭「到局面詢應屬本局職權」云云，而逕予 否決原告之面詢申請，顯已違反其裁量時應遵守之法規義務及行為義務，逾越 法定裁量範圍，構成重大之裁量瑕疵。 ⒏按原告申請面詢之目的，即係因對於被告審查委員之審查意見有所疑義，恐僅 書面陳述不及表達或支持系爭申請案之可專利性，故欲藉由法律明文規定之面 詢程序，與被告之審查委員當面溝通，探詢審查委員就系爭申請案專利範圍之 心證，俾使原告決定是否再進一步修正或放棄部分請求項，甚或採取分割申請 案之方式，於本件申請案中保留審查委員所接受之部分而將其他部分再以另案 申請。簡言之，專利法上之面詢制度，乃係為申請人之利益而設，並藉此達成 專利法第一條鼓勵發明、促進產業發展之公益目的。不料被告竟依憑其主觀臆 測，以「本案屢經審查，函示意見明確無誤，申請人有充分說明修正機會，且 申復理由書無任何疑義」，判斷原告對於其函示意見完全瞭解且已於申復理由 書中表達原告所有之考慮，而對於原告欲透過面詢表達意見及進一步溝通之真 意置若罔聞，未向原告發問或曉諭令為必要之聲明與陳述，以探求原告之意思 ，即逕為否決原告之申請。被告此舉，違反行政機關應盡之闡明義務，斲害原 告於行政程序上之陳述意見權，並使原告無法及時採取相應措施，致遭受不予 專利之核駁審定，難謂非行政程序上之突襲，更破壞人民對於行政機關之信賴 （行政程序法第一條參照）、違背專利法第一條所揭櫫之公益目的。最高行政 法院八十九年度判字第一四六九號判決意旨及本院九十年度訴字第四三○七號 判決意旨，可資參照。 ⒐按「說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的 、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」， 專利法第二十二條第三項定有明文。顯然，專利說明書之揭露程度，僅需達使 「熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」之程度即可。依被告於八十九 年元月刊行之專利審查基準所示，所謂「熟悉該項技術者」，係指「虛擬一具 有申請專利當時知道該發明所述技術領域之既有技術及知識之人，其可用研究 、開發等一般技術性手段（指依據既有之技術或知識之基礎，經由邏輯分析、 推理或試驗而得之技術手段），並發揮一般創作能力，例如：選擇材料或變更 設計，使當時該發明所屬技術領域之技術水準，化為其本身之知識的人而言」 。而所謂「可據以實施」，依專利審查基準之說明，則指「依申請當時之技術 知識，可以正確理解，並能再現（追試）申請專利之發明者」而言。換言之， 一專利說明書所應具備之揭露程度，並非應窮盡一切細節性之說明或舉證，而 是僅需使熟悉此技者於閱讀時，基於其原有之技術知識水準，並發揮其創作能 力後，得以瞭解並據以實施之程度即可。查系爭說明書中，已提供產製所請化 合物之相關化學反應機構，並例示諸多化合物之合成步驟、產物分析數據及藥 理活性數據實例；如以前述「熟悉該項技術者」應有之知識水準及創作能力觀 之，當可瞭解本案說明書內容，並依自己之推理加以衍申後據以實施。系爭說 明書之揭露程度已符專利法前開規定，無庸置疑。被告於其審查時，竟未依據 既有之知識或技術，亦未發揮一般創作能力瞭解本案說明書揭示內容（包括實 例）所能合理延伸之範圍，逕以系爭說明書未就申請專利範圍之「全部」化合 物提供製備實例或功效比較藥理數據，以及若干明顯誤記之處，即指本案說明 書之揭示程度不完全。被告此舉顯然並非立於「熟悉此技者」之標準進行審查 。退步言之，縱被告確已基於法定之審查標準進行審查，就其認定系爭說明書 之揭露程度不符專利法第二十二條第三項之規定而言，被告亦未針對系爭說明 書之揭示何以不足使技藝人士瞭解並據以實施之科學上理由予以說明，其行政 處分之作成顯構成理由不備之違背法令，依法應予撤銷。 ⒑依專利法第六十七條規定，「請准」專利之說明書及圖式，若有「誤記之事項 」或「不明瞭之記載」，發明專利權人得向專利專責機關申請更正，該更正溯 自申請日生效。由此觀之，「誤記之事項」或「不明瞭之記載」係屬可更正治 癒的微細瑕疵，即便是已獲准專利之申請案，亦不會因事後發現上情而遭撤銷 。基於「舉重以明輕」之當然解釋，說明書有「誤記之事項」或「不明瞭之記 載」既可於「獲准專利後」經更正而治癒，自得於「尚未取得專利權」之專利 審查階段進行修正（參專利法第四十四條）而補正，不能構成核駁專利申請之 理由。詎原告仍持此項非關專利要件有無之說明書細微瑕疵，以諸如「異丁炔 基」等明顯誤記為由，作為核駁原告專利申請之依據；而被告既認為此等誤記 影響專利權是否准許，基於專利法鼓勵發明、促進產業發展之公益目的，被告 原應有闡明義務，惟其卻未於作成行政處分前向原告發問或曉諭令其為必要之 聲明與陳述，竟拘泥於原告說明書中所誤記之詞句，扭曲原告之真意，即逕下 核駁審定，剝奪原告依法原應得取得之權利，更間接危害專利法之公益目的。 被告之行政處分違法不當，至為明顯。 ⒒查系爭發明專利申請案之標的，係一種具有細胞毒性之新穎C9紫杉烷衍生物及 含彼等之醫藥組合物；而其說明書不僅已詳述其所欲達成之醫藥上目的及功效 ，更提供詳細的合成步驟及相關反應機制，並列舉數實例及數據，證明系爭發 明之目的構想確可透過該等技術手段而達成，自屬「已完成」之發明無疑；且 系爭發明之標的化合物具有藥理活性，可作為醫藥品使用，亦無所謂「非可供 營業上利用」之情事；再者，該說明書中既已列舉實例例示其實際上實施之成 果及功效，焉能謂其「顯然無法實施」？則系爭發明確具產業上利用性，無可 質疑。被告僅以申請專利範圍是否為實例所支持，作為判斷系爭發明專利申請 案是否具備產業利用性之基礎，顯屬違背法令。按行政程序法第四十三條規定 ，行政機關為處分或其他行政行為，「應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結 果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽」。又專利審查基準對於判斷一申請案 是否屬於「非可供產業利用」中之「未完成發明」類型時，應「基於說明書之 記載為準」；至於其他類型，自應同理適用。惟被告於其審查及再審查之審定 書中，卻一再以系爭申請案之「申請專利範圍過於籠統廣泛」、「實施例之代 表性有限，不足以支持其可行性」、「具有活性‧‧‧亦缺實證」云云，否定 系爭發明申請案之產業上利用性。顯見被告就此專利要件之有無，除「實例」 之外，並未審酌說明書中包括技術內容及證據資料之整體記載，即逕為否決之 認定，其處分顯違行政程序法明定之採證法則，亦違背專利審查基準之規定， 殆無庸議。 ⒓按專利說明書中一般均提供若干實例，以具體「例示」該發明之實施過程及結 果，除證明該發明確可被實施外，其目的亦在使熟習此技人士得以充分瞭解該 發明之技術內容，進而依據自身之專業素養，在無需從事過多不當實驗下實施 是項發明並獲致有利結果。準此，於申請發明專利之際，原即毋須也不可能將 其所涵蓋範圍作全面實施並提供窮盡之實例，其專利範圍必然允許較實例所例 示者作合理之延伸。其次，一專利申請案之申請專利範圍中，除包括說明書中 所例示之較佳實例外，尚須包括次佳實例及理論上推衍可能實施之範圍，其目 的並非要利用此等較佳實例以外之範圍來從事生產，而係要防止他人以該等次 佳實例及理論上推衍可能之範圍作不正當競爭，進而損害其商譽及市場上競爭 地位，故此等次佳實例及理論上推衍可能實施之範圍，應無須以實際之實例表 示。專利審查基準中，關於化學物質領域之申請案，即明文規定其說明書「通 常有必要舉一個以上之代表性實例」，顯見實例之列舉係以具有「代表性」為 其數量之標準，符合前述專利法理。被告為專利主管機關，卻扭曲專利法要求 專利說明書充分揭露之目的、標準及法理，甚而罔顧其所刊行之審查基準規定 ，則其所作成之行政處分，自有適用法規錯之瑕疵。 ⒔申請人就其申請案是否符產業利用性要件所負之舉證責任，僅須達「足生確信 」之水準即可，按一發明專利申請案是否符合產業利用性要件，固應由申請人 負舉證之責；但依一般證據法則，其證據力之強度，僅須達「足生確信」之地 步即可，即所謂之「優勢證據」，於申請人所提證據資料使審查者對於其待證 事實所發生之確信，優勢於其他反證對其確信所造成之動搖效果時，則申請人 之舉證責任目的即已達成。蓋行政程序究非刑事訴訟程序，自無強求透過行政 程序取得權利之人民須盡到「無合理懷疑」之舉證程度之理。況說明書之揭露 水準，依專利法第二十二條第三項規定，僅須達使「熟習該項技術者得以瞭解 並據以實施」之地步，而被告卻要求原告對於所請專利範圍中各項內容一一提 供證據支持，不僅對申請人強課以過苛之舉證義務，違反證據法則，亦違反前 開法律之規定。查專利法上有關「專利要件」之規定，主要包括第二十條第一 項之「產業上利用性」要件與「新穎性」，以及同條第二項所規定之「非顯而 易見性」或「進步性」要件。是一發明專利申請案，於具備產業利用性且無不 具備新穎性、進步性之情事，又非屬於同法第二十一條所羅列之不予專利之標 的，即應准予專利。而被告所主管之發明專利申請案審查過程，又與專利申請 人之財產權、程序權及期待權等權利息息相關，尤應隨時注意對於申請人上開 權利之保障，於制訂授權命令或職權命令時，尤其是限制申請人權利之際，更 需符合憲法第二十三條法律保留原則及其派生之授權明確等原則之要求，不得 抵觸母法或對人民權利增加法律所無之限制，此迭經司法院大法官釋字第五一 四號、四五四號、四四九號等解釋闡述甚明；而在個案中作成核駁專利申請之 行政處分時，更應遵循依法行政原則，不得逾越法律或行政命令之規定，恣意 自行創設法所未規定之限制。詎料被告竟忽視系爭專利申請案已符合專利法明 文規定之專利要件，無視於其行政行為所涉原告權利應予保障之公法上義務， 仍自行創設法律所無之限制，以原告「申請專利範圍未附實例」而核駁原告專 利申請，於法已有未合。 ⒕原告為求迅速獲准專利俾降低研發成本所造成之財產權損失，並助益被告審查 之順利以節省行政程序上之勞費，已分別於八十五年六月及八十八年十二月， 依據被告之指示，將申請專利範圍大幅縮限於實例所能合理推及之範圍，其中 八十五年六月之修正幅度幾達申請專利範圍之五分之四，原告認為其結果應已 符合被告自創「專利範圍應有對應實例逐一證明」之要求，被告卻仍執意加以 核駁，又未予原告面詢機會以當面溝通其所認為合適之專利範圍，顯有濫用行 政裁量權之嫌，更破壞原告對依其指示進行縮限後預期即可獲准專利之信賴， 有違行政程序法第八條之誠信原則，背離同法第一條所揭示之「增進人民對於 行政機關之信賴」之行政程序目的，應屬違法處分無疑。 　㈡被告主張之理由： ⒈按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，得依專利法 第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。故如不符可供產業上利 用者，自不得申請取得發明專利。又依同法第二十二條第三、四項規定，申請 發明專利之說明書，除應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指明於申 請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功 效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施；否則，即難認其符合專利 要件，而不得依法申請取得發明專利。 ⒉本案係一種具有細胞毒性活性之紫杉烷衍生物及其醫藥組合物。本案前經八十 八年十月五日（八八）智專（十）○一○一九字第一三四九七一號核駁理由先 行通知書函示修正補充，原告於八十八年十二月六日提出修正本，經查該修正 本未變更實質，本案依該修正本審查。 　⒊惟查本案於初審審定書中已明白指出本案說明書之內容不足，無法據以判斷本 案之產業上可利用性與進步性，以及所請申請專利範圍涵蓋範圍過廣，遠超出 實施例可支持的部分云云。原告於再審查時雖提出補充實施例，然查該等實施 例大多不符本案化合物的特徵，且部分實例已見於原說明書，是以仍無法支持 所請範圍之化合物確屬已可製得者，被告遂於八十八年十月五日復以智專（十 ）○一○一九字第一三四九七一號核駁理由先行通知書函原告，除重申本案說 明書所提供之實例與藥理數據不足外，並明確指出申請專利範圍（八十五年六 月十四日修正本）第１項涵蓋範圍過廣，應縮限至申請專利範圍第８項的部分 。惟原告於八十八年十二月六日所提申請專利範圍修正本，並未依示將申請專 利範圍縮限至申請專利範圍第８項之部分，其雖已將補充實例中「重疊」的實 例刪除，但該等「補充實例」與本案特徵不符，仍無法據之為支持申請專利範 圍所請化合物之合成證明；再者本案僅提供七個製備實例，雖有其藥理數據， 但相對於其他廣大範圍之化合物的藥理仍屬未明，驗證說明書第五頁第五行所 述：「紫杉醇與紫杉帖並不是普遍有效的」，故本案之產業利用性難以成立。 被告對本案說明書及申請專利範圍不符發明專利要件之處確已於審定書及核駁 理由先行通知書一再敘明，且意思表示相當明確，然原告迄今仍無法提出本案 在產業利用性之有利證據，卻一昧指摘未給予申復機會，實無理由。 ⒋至於本案八十八年十二月六日所提修正本仍欠妥當，例如本案之結構有別於前 案者，在於C9為氫或β｜羥基，至於所請「β｜保護羥基、β｜醯氧基」等範 圍籠統，雖然申復書稱「相信具有活性」，但無以為證，所請難謂合理；另如 X3所請之「C3-C6烷基」與其後之「環己基」、「異丙基」重疊，所請「異丁 炔基」並無實例支持，有機化學中並不存在「異丁炔基」；另如R2基，無論實 例或「補充實例」所揭化合物全為「-OCOC6H5」，本案所請「烷基、單環芳基 或雜芳基」範圍籠統，同理，R4a在實例中全為「-OCOCH3」，所請卻為「 -OCO-C3-C3烷基」，原告未查，竟將實例排除在外，實有違常理；R10與R10a 未明確標示有其立體結構，而且若同時為氫，則與本案C10之β｜羥基或氧基 之結構特徵不符；另如R7在實例中僅有β｜羥基之例，其餘所請如醯氧基者， 申復書稱「可由說明書第-頁反應流程」製備，事實上該「流程」啟始 物之結構特徵與本案不相符，所請難以成立，即便可以製備，原告「相信具有 活性」，亦缺實證。另查原告於救濟階段所附申請專利範圍修正本（九十年三 月），針對前述申請專利範圍錯誤之處，亦僅修正「異丁炔基」及將R9a為「 烴基保護基」之定義刪除，其餘錯誤處仍「照樣保留」，顯見原告對自身權利 範圍的維護漫不經心，遑論在被告一再函示下仍不自知，反指摘被告未予原告 申復說明之機會，原告之行徑不無可議。 ⒌關於原告請求面詢一事，經查專利法第四十四條是否「到局面詢」應屬被告之 職權。本案屢經審查，函示意見明確無誤，原告已有充分說明修正機會，且申 復理由書核無任何疑義。被告顧及原告權益已給予多次修正與申復之機會，原 告未能配合，自無再予面詢之必要。至於原告訴稱本案之美國對應案已獲准專 利乙節，查專利法制各國有別，審查基準亦屬有異，尚不得比附援引執為我國 亦應准予專利之論據。 　　理 由 一、原告於八十三年四月十九日以「C9紫杉烷衍生物及含彼等之醫藥組合物」向被告 申請發明專利，經被告編列為第00000000號審查，不予專利，原告不服 ，申請再審查，被告仍為不予專利之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回 之事實，有被告八十五年三月十九日（八五）台專（九）○一○一八字第一○九 六九九號審定書、九十年一月十日（九○）智專三（四）○一○一九字第○九○ 八七○○○○三八號再審查核駁審定書、經濟部九十年六月六日經（九○）訴字 第○九○○六三一二二四○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件爭點應為 系爭「C9紫杉烷衍生物及含彼等之醫藥組合物」發明專利案，是否有違專利法第 二十條規定而不符發明專利要件？ 二、按凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利： 一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表 或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、申請前已陳列於展覽會者。 但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此 限。發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時 ，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。專利法第二十條第一項 、第二項定有明文。系爭專利申請範圍依卷附原告八十八年十二月六日之申請專 利範圍修正本記載係： ⒈一種具下式之紫杉烷： （詳如正本） 式中X1是-OX6；X3是C3-C6烷基，C2-C6烯基，噻吩基，呋喃基，吡碇基，還己 基，異丙基，異丁炔基或苯基；X5是-COX10、-COOX10、-COSX10、或-CONX8X ；X6是氫或羥基保護基；X8是氫，C3-C6烷基，或苯基；X10是C3-C6烷基， C2-C6烯基，炔基，苯基，呋喃基，吡碇基，噻吩基，或雜原子取代的C3-C6烷 基，C2-C6烯基，炔基，苯基，呋喃基，吡碇基或噻吩基；R2是-OCOR31；R4a 是氫或-OCOR30；R7是氫，鹵素，醯氧基，羥基或受保護的羥基；R9是氫；R9a 是氫，β-羥基，β-受保護的羥基或β-醯氧基；R10是氫，醯氧基，羥基，或 受保護的羥基，或與R10a共同形成氧基；R10a 是氫，或與R10共同形成氧基； R30是C3-C6烷基；及R31是C3-C6烷基，單環芳基或單環雜芳基。 ⒉根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中X3係C1-C6烷基，C2-C6烯基，噻吩基 ，呋喃基，環己基，異丙基或異丁基。 ⒊根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中X6係羥基保護基。 ⒋根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中R31係C1-C6烷基，單環雜芳基或除苯 基外之單環芳基。 ⒌根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中R7係氫，鹵素或受保護之羥基。 ⒍根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中X5係-COX10，其中X10為C3-C6烷基， C2-C6烯基，炔基，呋喃基，吡碇基，噻吩基，或雜原子取代之C3-C6烷基， C2-C6烯基，炔基，苯基，呋喃基，吡碇基，噻吩基。 ⒎根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中R10 係氫，除乙醯氧基外之醯氧基或 與 R10a共同形成氧基。 ⒏根據申請專利範圍第１項之紫杉烷，其中X3係呋喃基，噻吩基，異丁烯基或苯 基；X5係-COX10；X10係丁氧基或苯基；R9a係氫或β-羥基；R10a係氫或與R10 共同形成氧基；R10係乙醯氧基，羥基或與R10a共同形成氧基。 ⒐根據申請專利範圍第８項之紫杉烷，其中X10係第三丁氧基，R9a 係氫，且R10 及R1Oa形成氧基。 ⒑根據申請專利範圍第８項之紫杉烷，其中X10係第三丁氧基，R9a係β-羥基， R10a係氫，且R10係羥基。 ⒒根據申請專利範圍第１，２，３，４，５，６或７項中任一項之紫杉烷，其中 X31係選自下列之基， （詳如正本） 且Z係烷基，羥基烷氧基，鹵素、或三氟甲基。 ⒓根據申請專利範圍第項之紫杉烷其中Z係甲基或甲氧基。 ⒔根據申請專利範圍第１，２，３，４，５，６或７項中任一項之紫杉烷，其中 R9a係氫。 ⒕根據申請專利範圍第１項之紫烷其中R10a係氫，R10係羥基或乙醯氧基，R9a係 氫或β-羥基，R7係羥基，R4a係乙醯氧基，R2係苯甲醯氧基，X1係-OH，X3 係 苯基，X5係-COX10、X10係苯基或第三丁氧基且該紫杉烷具有2'R，3'S組態。 ⒖一種具有細胞毒性之醫藥組合物，其含有根據申請專利範圍第１或８項之紫杉 烷及一或多種藥理上可接受，惰性或生理上具活性的稀釋劑或佐劑。 三、查系爭案發明之目的，包括提供有價值抗白血病和抗腫瘤的新穎紫杉烷衍生物， 被告於八十八年十月五日智專（十）０一０一九字第一三四九七一號再審查核駁 理由先行通知書說明第五項業已表明系爭案申請專利範圍第一項過於廣泛，實施 例所及範圍以及內容欠妥之處，審定書已做明確、詳盡之說明，另如所請之「烷 基」、「烯基」、「雜芳基」等範圍籠統。本項（第一項）宜刪除，另將申請專 利範圍第八項修正為一項等情。再依被告八十五年三月十九日（八五）台專（玖 ）０一０一八字第一０九六九九號審定書理由第二項之記載，已將本案申請專利 範圍第一項所述過於廣泛及實施例之代表性有限，不足以支持其可行性，予以例 示說明。顯然被告就系爭案第一項申請專利範圍過廣已先後於不予專利審定書及 再審查案核駁理由先行通知書中予以敘明，並建議原告將系爭案第一項刪除，另 將申請專利範圍第八項修正為一項。原告雖於八十八年十二月六日隨理專化二三 七四字第二三二四八號函提出申復理由書及申請專利範圍修正本，將其中所列部 分基團範圍作縮限，並提供該等範圍可為實例支持之說明，如原告已依被告意見 將申請專利範圍第１項中X3為雜芳基之定義進一步界定為噻吩基、吡啶基及呋喃 基；烷基界定為C3-C6　烷基；烯基界定為C2-C6烯基；及芳基界定為苯基，將X8 為芳基之定義進一步界定為苯基，將X10為烷基之定義進一步界定為C3-C6烷基； 烯基界定為C3-C6烯基；芳基界定為苯基；及雜芳基界定為噻吩基、吡啶基及呋 喃基，惟原告仍不同意刪除申請專利範圍第１項而將申請專利範圍第８項修正為 第１項。查原告雖已將八十五年六月十四日補充實施例中與第00000000 號專利案「重疊」之實例十三、十七部分之實例刪除，並就被告於核駁理由先行 通知書所指範圍籠統之「烷基」、「烯基」、「雜芳基」範圍作限定。但查，除 上述補充實例中「重疊」的實例刪除外，其餘原告於八十五年六月十四日之「補 充實例」係申請案第00000000號之補充修正資料（再審查核駁理由先行 通知書說明一參照），與系爭案特徵不符，仍無法據之為支持申請專利範圍所請 化合物之合成證明。又系爭案僅提供七個製備實例，雖有其藥理數據，但相對於 其他原告申請專利範圍之其餘廣大部分之化合物的藥理仍屬未明，驗證系爭案專 利說明書第五頁第五行所述：「紫杉醇與紫杉帖並不是普遍有效的」。原告雖主 張該記載係屬本案說明書之「發明背景」部分，其係說明先前技術所發展化合物 之缺點以及仍有繼續發展化學治療劑之必要性云云。惟原告既已說明紫杉醇與紫 杉帖並不是普遍有效的之事實，則系爭包括提供有價值抗白血病和抗腫瘤的新穎 紫杉烷衍生物之專利申請，自應提出足以支持其申請專利範圍製備實例，系爭案 經被告審查，認原告所舉之實施例不足以支持其申請專利範圍，原告經被告建議 後仍不願刪除修正範圍過廣之第一項，而於其八十八年十二月六日補充申復理由 書說明醯氧基製備之實例，亦經被告敘明該製備反應流程啟始物之結構特徵與系 爭案不符，不足作為支持系爭案之申請專利範圍。又被告於該申復理由書所載相 信各種醯氧基均具有活性，亦缺實證證明。另系爭案其餘如X3所請之「C3-C6 烷 基」與其後之「環己基」、「異丙基」重疊，所請「異丁炔基」並無實例支持， 有機化學中並不存在「異丁炔基」；另如R2基，無論實例或「補充實例」所揭化 合物全為「-OCOC6H5」，本案所請「烷基、單環芳基或雜芳基」範圍籠統，同理 ，R4a在實例中全為「-OCOCH3」，所請卻為「-OCO-C3-C3烷基」，原告竟將實例 排除在外；R10與R10a未明確標示有其立體結構，而且若同時為氫，則與本案C10 之β｜羥基或氧基之結構特徵不符，上述系爭案申請專利範圍廣，且專利說明書 之實施例不足以支持其所申請之專利範圍，均經被告予以具體說明，被告所指系 爭案所載申請專利範圍之產業上利用性難以成立，堪以採信。原告主張上述七個 實施例足以支持其申請專利範圍之產業上利用性，非屬可採。 四、原告雖主張被告於再審查核駁審定書第五點中列出申請專利範圍第１項定義欠妥 當之各點中，許多點均為首次提出，為原告收受再審查核駁審定書後始得以知悉 ，卻已無機會針對該等意見再作申復說明或修正。被告再審查審定書顯已違反專 利法第四十條第二項之規定云云。查被告於八十八年十月五日智專（十）０一０ 一九字第一三四九七一號再審查核駁理由先行通知書說明第五項業已表明系爭案 申請專利範圍第一項過於廣泛，實施例所及範圍以及內容欠妥之處，已於審定書 做明確、詳盡之說明，另如所請之「烷基」、「烯基」、「雜芳基」等範圍籠統 。並認第一項宜刪除，另將申請專利範圍第八項修正為一項等情，已如前述。被 告於再審查核駁審定書並基於系爭案申請專利範圍過廣，且專利說明書之實施例 不足以支持其所申請之專利範圍，產業上利用性難以成立，而不予系爭案之專利 ，因此被告既已將否准專利主要之理由（申請範圍過廣）於核駁先行通知書予以 敘明，並非未將不予專利理由先行通知原告。而被告核駁審定書所舉其他不應專 利之例證，亦在補充說明系爭案之申請專利範圍過廣，實施例不足以支持其申請 範圍，並非於再審查核駁理由先行通知書未具體提出或舉例之部分，即不能作為 否准系爭專利之理由。於再審查核駁審定書核駁理由所載關於，如申請專利範圍 之「異丁炔基」並無實例支持，有機化學並不存「異丁炔基」部分，亦在說明因 無實施例支持，故為請求範圍過廣之一例。雖原告主張「異丁炔基」此一明顯誤 記，被告應有闡明義務，其未於作成行政處分前向原告發問或曉諭令原告為必要 之聲明與陳述，顯有違法不當云云。查關於申請專利範圍之「異丁炔基」並無實 例支持，有機化學並不存「異丁炔基」部分，係被告說明因無實施例支持，而為 請求範圍過廣之一例，已如前述，姑不論被告就原告專利申請說明書上之錯誤是 否有闡明之義務，縱異丁炔基得以誤記事由修正或更正為異丁烯基，惟被告就其 餘系爭專利申請範圍過廣之例證，均足證系爭案不具產業上利用性，被告不准系 爭案專利於法亦無違背，原告主張被告未闡明專利說明書誤記之不予專利處分違 法部分，非為可採。又被告係以例證證明原告系爭案申請範圍過大，所舉之實施 例不足支持其申請專利範圍而為否准專利之論斷，並非要求原告對於所請專利範 圍中各項技術內容均須一一舉證，原告主張被告強課原告過苛之舉證義務，違反 證據法則及違反法律保留原則、授權性明確原則，亦有誤解，非屬可採。 五、另原告主張因系爭案所請發明內容複雜，原告恐書面申復仍有未及澄清之處，於 再審查階段申請面詢。原告之面詢申請並無不准予面詢之情事，被告不應核駁原 告之面詢申請，被告於再審查審定前未予原告充分申復說明之機會，又不准予原 告之面詢請求以當面說明本發明之範圍，被告之核駁審定，其認事、用法實有違 法不當之處部分。按專利法第四十四條規定，專利專責機關於審查發明專利時， 得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列各款之行為：一、至專利專責 機關面詢。二、為必要之實驗、補送模型或樣品。前項第二款之實驗或補送模型 或樣品，專利專責機關必要時得至現場或指定地點實施勘驗。因此申請人面詢之 申請應否准許，係由專利專責機關，依其審查專利申請相關之文件資料，判斷現 有資料是否足以逕予審定或專利申請文件有無說明之必要而為決定。本件原告於 八十八年十二月六日提出之補充理由書雖載明為使被告確實瞭解系爭案之可專利 性，恐書面難以釋明，請求依專利法第四十四條規定面詢以進一步說明。但查， 被告就系爭案既已於再審查核駁理由先行通知書說明表明系爭案申請專利範圍第 一項過於廣泛，並建議第一項宜刪除，另將申請專利範圍第八項修正為一項等情 ，惟原告仍不同意刪除申請專利範圍第１項而將申請專利範圍第８項修正為第１ 項，並具狀說明其理由，經被告斟酌其說明理由後，認原告所舉之實施例既不足 以支持其申請專利範圍，事證已經明確，而於再審查核駁審定書說明系爭案業經 函示被告機關意見明確，原告亦有充分修正機會，且原告申復理由書經被告審查 ，亦無任何疑義，而敘明無面詢之必要，即不能以被告於再審查審定前未予原告 充分申復說明之機會，又不准原告之面詢請求以當面說明本發明之範圍，而指摘 被告之核駁審定有違法不當之處。另被告已將否准專利主要之理由（申請範圍過 廣）於核駁先行通知書予以敘明，始於再審查核駁審定書基於系爭案申請專利範 圍過廣，且專利說明書之實施例不足以支持其所申請之專利範圍，產業上利用性 難以成立，而不予系爭案之專利，被告已有得及時採取相應措施機會，自非行政 程序上之突襲，被告亦無濫用行政裁量或違誠信原則。原告此部分之主張，仍非 可採。 六、關於原告主張系爭案之於美國申請之對應案已獲准專利部分，按各國專利法制不 同，審查基準亦屬有異，系爭案其不具專利要件，已如前述，尚不能比附援引， 以美國申請之對應案已獲准作為系爭案亦應准予專利之論據。 七、綜上所述，被告以系爭案不具產業上利用性，不符法定專利要件，而為不予專利 之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適，原告主張前詞，請求撤 銷訴願決定及原處分及命被告應就發明專利申請案第00000000號「C9 紫杉烷衍生物及含彼等之醫藥組合物」作成准予專利之處分，為無理由，應予駁 回。 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如 主文。 中　　　華　　　民　　　國　　九十一　　年　　　九　　　月　　 十九 　　日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭 審 判 長 法 官　姜素娥 法 官　林文舟 法 官　陳國成 右為正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判 決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人 數附繕本）。 中　　　華　　　民　　　國　　九十一　　年　　　九　　　月　　 二十 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　王英傑