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臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第五六七八號 　　原　　　告　日商‧旭化成股份有限公司 　　代　表　人　甲○○○董事 　　訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人） 　　　　　　　　乙○○ 　　　　　　　　丁○○ 　　被　　　告　經濟部智慧財產局 　　代　表　人　陳明邦（局長）住同右 　　訴訟代理人　丙○○ 右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十年七月十九日經（九 ０）訴字第０九００六三一七三００號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰ 　　主 文 訴願決定及原處分均撤銷。 被告對於原告民國八十六年三月五日第00000000號「含有雜單元之聚碳酸酯 及其製造方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。 原告其餘之訴駁回。 訴訟費用由被告負擔二分一，餘由原告負擔。 　　事 實 一、事實概要︰緣原告前於民國（下同）八十六年三月五日以「含有雜單元之聚碳酸 酯及其製造方法」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第 00000000號予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於 九十年二月十三日以（九０）智專三（四）０一０二四字第０九０八七０００二 九二號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經 遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。 二、兩造聲明： 　㈠原告聲明： ⒈訴願決定及原處分均撤銷。 　⒉請求命被告核准申請案號第00000000號「含有雜單元之聚碳酸酯及其製 造方法」發明專利之申請。 　㈡被告聲明：原告之訴駁回。 三、兩造之爭點： ㈠原處分及訴願決定之理由是否有不完備、互相矛盾及其他違法之情形？ ㈡系爭案是否係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成 ，而不具進步性？ 甲、原告主張： 　本案請求專利之發明，有「聚碳酸酯發明」與「製法發明」： ㈠本案之「聚碳酸酯」發明：即本案申請專利範圍第１項所請求之「聚碳酸酯」。 　本案之聚碳酸酯，為包含複數個芳香族聚碳酸酯主鏈所構成之聚碳酸酯，其特徵 　為：含有下列式１分別獨立表示之複數個重覆單位，且該複數個芳香族聚碳酸酯 　主鏈整體而言，含有至少一個不同單位鍵Ａ（即下列式２）及至少一個不同單位 　鍵Ｂ（即下列式３），且不同單位鍵Ａ及Ｂ之合計量以該聚碳酸酯主鏈之重覆單 　位⑴之莫耳量為基準為0.01~0.3莫耳%（請參閱本案申請專利範圍第１項的記載 　）。 　　簡言之，本案之聚碳酸酯的特徵，係含有特定之異種結構，及含有「特定量」之 　　該異種結構，同時具有色調、機械強度（抗拉伸度、Izod衝擊強度）、成形流動 　　性等三項優異特性者」。 　 （式１） 　　　 O 　　　　　　　　　　 ║ 　　　　 —（O—Ar—OC）— （式中之Ar表示二價之C5~C200芳香族基） （式２） （式３） ㈡本案之「製法」發明：即本案申請專利範圍第６項所請求之聚碳酸酯的「製造方 法」。 本案之製造方法，係以一部分已知技術，與一部分本案之獨創技術（即製法之發 明特徵部分）所組成者。該一部分已知技術，即是被告再三在其核駁理由中所謂 之「由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯 交換反應，而以鈉鹽為觸媒」之技術；另一部分本案之獨創技術（即製法之發明 特徵部分），則為引證案所沒有之「改良的酯交換反應條件技術」。此技術中之 酯交換反應條件，須滿足F=Σ（Ki×Ti×Hi）式（但 (0.2≦F≦1.中，所界定之 各聚合反應區域 (i)之聚合原料之平均溫度 (Ti)及平均滯留時間 (Hi)，以及 Ki=1/aTi式表示之係數 (Ki)之乘積的數值（即參數範圍），而限定之特定聚合 條件；並且可採用245-265℃之低溫製法（已知技術為280～300℃），以製造出 「同時具有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之產物（聚碳酸酯） 者。（引證案之聚碳酸酯最多只能同時具有其中二項特性）。 本案之發明應准予專利之理由： ㈠本案之「聚碳酸酯」具有新穎性及進步性，故應准予專利。 ⒈本案之「聚碳酸酯」具有新穎性理由： ⑴本案之聚碳酸酯，如上所述，含有特定之異種結構，及含有「特定量」之該異種 結構。此種結構為引證案之聚碳酸酯所沒有（如原告之九十年十一月二十一日「 行政訴訟起訴理由狀」附件１：附表１：「本案與引證之新穎性比較對照表」所 示）。 　⑵本案與引證案之聚碳酸酯所具有之官能基與性質不相同（如被告之「再審查核駁 　　審定書」、「訴願答辯書」及「行政訴訟答辯書」所承認者）。 　⑶被告在本年七月三日準備程序中，已承認本案之聚碳酸酯具有新穎性，而記錄於 　　準備程序筆錄。 　⒉本案之「聚碳酸酯」具有進步性理由： 　⑴本案之聚碳酸酯「同時具有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性，而 　　引證案之聚碳酸酯最多只能同時具有其中二項特性。顯見本案之聚碳酸酯性質較 　　引證案為優異（如原告之九十年十一月二十一日「行政訴訟起訴理由狀」附件１ 　　：表２：「本案與引證之技術問題、技術思想之對照表」所示）。本案之聚碳酸 　　酯的效果，較之引證案高達二．五倍（如原告之九十年十一月二十一日「行政訴 　　訟起訴理由狀」附件１：表４：「本案與引證之聚碳酸酯之效果比較」所示）。 　⑵本案之聚碳酸酯在「同時具有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之 　　下，以之製成CD-R，DVD光碟片時，與引證案比較，其成本較低。因本案之成形 　　溫度，較諸引證案之成形溫度低40℃，故冷卻時間短，可縮短成形週期，提高每 　　小時之生產片數。以一年計，使用本案之聚碳酸酯製造CD-R，DVD光碟片時，生 　　產量達五百萬片，以引證案之聚碳酸酯製造時，僅有四百萬片（如本言詞辯論意 　　旨狀之附件Ｅ所示）。 　㈡本案之「製法」具有新穎性及進步性，故應准予專利。 　⒈本案之「製法」具有新穎性理由： 　⑴本案之聚碳酸酯產品，已如前述，不同於已知產品，而具有新穎性。則依據經驗 　　法則及論理法則，凡能製出與已知產物不同之「新穎產物」，其製法必然和已知 　　之製法有不同之處，才有辦法製出該「新穎產物」，且此種論點乃是世界各國之 　　共有定論，故本案與引證案之製法不同。 　⑵本案之製法中，雖一部分運用有引證案的部分技術，但另一部分之酯交換反應條 　　件（F=Σ（Ki×Ti×Hi）技術，卻為本案獨創之製法發明的特徵，這是引證案所 　　未有的技術（此可由原告之九十年十一月二十一日「行政訴訟起訴理由狀」附件 　　１：表２：「本案與引證之技術問題、技術思想之對照表」而得知，以及同狀附 　　件４之「引證1-6實驗證明書」，所證明之各引證案之製法的Ｆ值，均未在本案 　　之酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）範圍內，而獲得證實），故本案與引證案 　　之製法不相同。 　⑶本案之製法可採用245-265℃之低溫製法，與已知技術採用280 300℃之高溫製法 　　不同（如日原告之九十年十一月二十一日「行政訴訟起訴理由狀」附件２及３之 　　參考文獻所示），故本案與引證案之製法不相同。 　⒉本案之製法具有進步性理由： 　⑴本案之製法能製出「同時具有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性的 　　聚碳酸酯，而引證案之製法所製出的聚碳酸酯，最多只能同時具有其中二項特性 　　，顯見本案之製法較引證案為優異，具有顯然的進步（如原告九十年十一月二十 　　一日之「行政訴訟起訴理由狀」附件１：表２：「本案與引證之技術問題、技術 　　思想之對照表」所示）。 　　本案之製法中，所具有之酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi），對於製得之產物 　　的物性具有臨界性（即不易推知之臨界性的反應條件），以及可採用245-265℃ 　　之低溫製法，與已知技術採用280℃以上之高溫製法不同，亦非熟習已知高溫製 　　法的人士所能輕易思及者（如原告之九十年十一月二十一日「行政訴訟起訴理由 　　狀」附件２及３之參考文獻所示）。 　原處分（即「再審查核駁審定」）之違法情形： 　㈠原處分認定之情事與適用之法規不相符： 　　原處分係認定「本案與引證案之製法相同」，此項情事，屬於專利法第二十條第 　　一項第一款規定：「申請前已見於刊物或已公開使用」之不具新穎性情事，而非 　　屬於專利法第二十條第二項規定之不具進步性情事。但原處分卻依據專利法第二 　　十條第二項規定，核駁本案不予專利，顯見原處分認定之情事與適用之法規不相 　　符。 　㈡原處分不予本案之聚碳酸酯發明專利，違反專利法第三十條第一項規定： 　　被告對於本案之發明，自「初審審定」、「二次再審查案核駁理由先行通知」， 　　以迄「再審查核駁審定」，皆只針對本案與引證案之製法是否相同而審究，從未 　　論及本案之聚碳酸酯發明（物質發明）有何不具新穎性及進步性之情事，卻在核 　　駁時，一併將其核駁在內，而不予專利，顯見原處分對「本案之聚碳酸酯發明」 　　的核駁，已違反專利法第三十九條第一項：「發明經審查認為無不予專利之理由 時，應予專利」的規定（按：被告在本年七月三日準備程序中，已承認本案之聚 碳酸酯具有新穎性，而記錄於準備程序筆錄）。 　㈢原處分認定「本案與引證案之製法相同」，與客觀事實不符： 　⒈本案之聚碳酸酯的製法，已如前述，係由一部分已知技術，與另一部分之本案獨 　　創技術（即製法發明的特徵）組合而成者。該一部分已知技術，即係運用引證案 　　的部分技術，而為被告再三在其核駁理由中所謂之「由芳香族二羥基化合物與碳 　　酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒」之 　　技術。至於另一部分之本案獨創技術（即製法發明的特徵），則為引證案所沒有 　　之「改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）」之技術（引證案未有此部分技 　　術，可由原告之九十年十一月二十一日「行政訴訟起訴理由狀」附件１：表２： 　　「本案與引證之技術問題、技術思想之對照表」而得知，以及同狀附件４之「引 　　證1-6實驗證明書」，所證明之所有引證案之製法的Ｆ值，均未在本案之酯交換 　　反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）的範圍內，而獲得證實），故原處分認定本案與引 　　證案之製法相同一事，與客觀事實不符。 　⒉被告所以會誤認本案與引證案之製法相同，乃起因於其僅單取本案所運用有引證 　　案技術的部分，以之與引證案技術相比對，而對於原告再三主張而申復之本案獨 　　創技術部分（即製法發明的特徵：改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之 　　技術），以及對引證案所提出之各種詳細比較表及說明，均置之不理，而不予審 　　酌所造成的。 　⒊對於上述之被告的錯誤審查方式，原告在「申請再審查理由書」迄被告作成「再 　　審查核駁審定」之前，曾再三指出其錯誤所在，並同時再三主張本案之獨創技術 　　（即製法發明的特徵：改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），乃 　　為引證案所未有者，本案與引證案之製法應該不相同。然被告卻一直置之不理， 　　而不予以審酌。 被告之上述錯誤審查方式，可從下列被告之「初審審定理由」、「再審查案第一 　　次先行通知之核駁理由」、「再審查案第二次先行通知之核駁理由」、「再審查 　　核駁審定理由」，以之與原告在「申請再審查理由書」及「二次申復理由書」中 　　，所主張及申復之重點理由相比對，即可明白而得知。 　　又從被告對原告再三主張引證案不具有如本案之獨創技術部分（即製法發明的特 　　徵）乙事，毫未提出任何辯駁之辯詞及批判；同時，從被告認為本案之製法與引 　　證案之製法所製出之產物的官能基與性質，何以會有不同之現象，一直未能提出 　　合理解釋之下，亦可以看出被告對原告再三主張置之不理，而未予審酌，以致構 　　成原處分之可議又不合法的情形。 　⑴被告之初審審定理由與原告之申請再審查理由 　　被告機關初審審定理由為： 　　「本案所請之聚碳酸酯及其製法之特徵，已揭示於日本專利特開平五─二三九三 　　三號案中，該案說明書所揭示之聚碳酸酯及方法已涵蓋本案，故本案乃為熟習此 　　行業者運用習知技術所能輕易完成，不具進步性」。 原告之申請再審查理由： 　　原告在「申請再審查理由」中，主張並詳細說明本案與該日本專利特開平五─二 　　三九三三號案（以後稱引證１）在實施發明之反應條件不相同，又特別指明本案 　　之反應條件為F=Σ（Ki×Ti×Hi），而此反應條件即為本案之發明的特徵所在， 　　而此本案之發明的特徵乃為引證１所未有者，並佐以表列方式，明確說明與引證 　　案之差異性。另亦指明引證案並未能製出如本案所能製得之「同時具有」色調、 　　機械強度、成形流動性等三項優異特性之聚碳酸酯。 　　（以上所附之表有：表Ａ「本案之實施例１反應條件」；表Ｂ「引證１之實施例 　　１的反應條件」；表Ｃ「特性差異比較」等三個，如本言詞辯論意旨狀附件Ａ所 　　示。其他詳細內容，請參考原告之八十八年四月九日「申請再審查理由書」）。 　⑵被告之再審查第一次先行通知之核駁理由與原告之第一次申復理由： 　　被告之再審查第一次先行通知之核駁理由為： 「本案在初審定書中即已指出，本案所採用之原料、反應條件及添加觸媒則與日 　　本專利特開平五─二三九三三號所述之原料、反應條件及使用觸媒之條件亦雷同 　　，故本案乃為熟習此行業者運用習知技術所能輕易完成，實不具進步性」。 　　從上開之先行通知的核駁理由，很明顯地可以看出，『被告只是重複初審審定之 　　相同核駁理由』。被告對於原告在「申請再審查理由」中，所主張本案之發明特 　　徵在於反應條件為F=Σ（Ki×Ti×Hi），此為引證１所未有，並以表列方式明確 　　說明與引證１之差異性，以及指明引證１並未能製出如本案所能製得之「同時具 　　有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之聚碳酸酯等情事，完全未予 　　審酌。 　　原告第一次之申復理由： 原告針對上述之「被告第一次先行通知之核駁理由」，並再度以表列方式明確說 　　明本發明與引證１在實施發明之反應條件實不相同，引證１並未有如本案之發明 　　的特徵F=（Ki×Ti×Hi）之反應條件，以及兩者在技術內容上之相異處。此外， 　　原告另就兩者之發明目的，指出，引證１之發明目的係為製得「製造時之熱劣化 　　少，成型性之熱安定性．．．滯留安定性優異．．．之聚碳酸酯」，而本案之發 　　明目的係為製得「同時具有色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之聚碳 　　酸酯」，故二者在發明之目的與技術內容皆不相同，當無所謂本案與引證１之製 　　法相同，之情事，亦無法由引證１所可合理推知。 　　（以上所附之表有：表Ⅰ「本案發明與引證之反應條件之比較」；表Ⅱ「引證之 　　實施例１的反應條件」；表Ⅳ「特性差異比較」等三個，如本件言詞辯論意旨狀 　　附件Ｂ所示。其他詳細內容，請參考原告之八十九年五月五日「申復理由書」） 　　。 　　此時，原告認為被告對於本發明之技術內容尚欠缺了解，為了讓被告之審查人員 　　瞭解本發明之特徵，乃在八十九年五月八日申請面詢，惟遭到拒絕，而未獲准面 詢。 　⑶被告之第二次先行通知之核駁理由與原告之第二次申復理由： 　　被告之第二次先行通知之核駁理由為： 「在初審審定中即已明白指出，本案由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混 合物，經由反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技 術，已見於日本專利特開平五─二三九三三號，同時，也相關技術已見於 US000 0000、US0000000（EP對應案為EP615996）、US0000000、US0000000、US0000000 等專利，顯見本案之技術乃在申請前即運用已知公開技術及知識，而輕易達成者 ，本案不具進步性，不符合專利法第二十條第二項規定」。 從上開之被告第二次先行通知的核駁理由，很明顯地可以看出，『被告仍只是重 複初審審定及第一次先行通知之相同核駁理由』。對於原告在「第一次之申復理 由」中，新提出之本案與引證１之發明目的不相同，以及所重複原告在「申請再 審查理由」中之技術上的主張及說明，仍然採取完全不予理會的態度而未予審酌 。被告只是在此第二次先行通知的核駁理由中，單純增加了六個引證專利號碼而 已。而且被告對於增提之六個引證專利，並未具體說明其與本發明整體之技術內 容，究竟有何關聯性，而只是以增提方式，敷衍了事。 　　原告之第二次申復理由： 針對上開被告第二次先行通知之核駁理由及增提之六個引證專利，原告於八十九 年十一月十八日提出第二次申復理由書，再次明確地主張本案需在滿足本發明的 特徵F=（Ki×Ti×Hi）之反應條件下，方可得到「同時具有色調、機械強度、成 形流動性等三項優異特性之聚碳酸酯」，而前述引證均未具有F=（Ki×Ti×Hi） 之反應條件，因此無法具有可同時達到前述三特性之能力，並特地將該新增提之 六個引證專利，製成實驗之比較表，說明本案與該六個引證專利在技術內容及特 徵之相異處。 （以上所附之表有：表Ⅰ「本案與引證（1-6）之比較」；表Ⅱ「本案申請專利 　　範圍第１及６項之構成要件與本案效果的關係」；表Ⅲ「引證１（特開平五─ 　　二三九三三三）之實例１的Ｆ值」；表Ⅳ「引證２（US 0000000）之實例１的Ｆ 值」、表Ⅴ「引證３（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅵ「引證４（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅶ「引證５（US 0000000）之實例１的Ｆ值」 、表Ⅷ「引證６（US 0000000）之實例１的Ｆ值」等八個，如本言詞辯論意旨狀 附件Ｃ所示。其他詳細內容，請參考原告之八十九年十一月十八日「申復理由書 」）。 　　此外，原告急欲當面對被告之審查人員，說明本案與其新增提之六個引證專利在 　　技術內容及特徵的相異性，復於八十九年十一月二十一日第二次提出申請面詢， 　　惟仍遭到拒絕，而未獲准面詢。 　⑷被告之再審查核駁審定理由為： 　　「聚碳酸酯之官能基不同，可能會引發不太相同之性質，但本案之製造方法與引 　　證案之方法相同，在原審定、再審查核駁理由先行通知書中即已明白指出，本案 　　由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換 　　反應，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技術，已見於日本專利特開平五─二三 　　九三三號，同時，也相關技術已見於US0000000、US0000000（EP對應案為 EP615 　　996）、US0000000、US0000000、US0000000等專利，顯見本案之技術乃在申請前 　　即運用已知公開技術及知識，而輕易達成者，本案不具進步性」。 　　從上述之被告再審查核駁審定理由中，可看出，除了增加「聚碳酸酯之官能基不 　　同，可能會引發不太相同之性質」一句外，『被告仍只是重複初審審定及二次先 　　行通知之相同核駁理由』。可見對於原告如何再三主張及說明引證案並未有如本 　　案之發明的特徵F=Σ（ Ki ×Ti×Hi）之反應條件，以及兩者在技術內容上之相 　　異處等情，仍然採取完全不予理會的態度，而未予審酌。 被告之此種對原告再三主張、說明及提出之實驗比較資料，均置之不理，而故意 不予審酌的情形，表現在「再審查核駁審定（即原處分）」上的法律效果，已非 表現在「二次核駁理由先行通知」上之情況所可比擬，實已足以影響其「審定（ 原處分）」之合法性，顯見原處分違法。 再者，既然被告已認知而承認本案與引證案之聚碳酸酯的官能基與性質不同，當 知本案之聚碳酸酯具有新穎性，再參酌原告前所主張引證案未具本案之發明特徵 ，以及所提之實驗數據，已證明本案能製出引證案所未能製出之「同時具有色調 、機械強度、成形流動性等三項優異特性之聚碳酸酯」等事實，則憑藉被告審查 本案應有之專業學識，依據論理法則，實已應該可認知，本案與引證案之製法確 實不同，自應放棄其一再誤認「本案與引證案之製法相同」之看法，而確認本案 之製法及其聚碳酸酯產物具有新穎性及進步性，才稱合理。然而被告至作成再審 查核駁審定時，卻在無正當理由及證據以支持其錯誤的「本案與引證案之製法相 同」之看法下，竟然仍堅持其錯誤看法，顯示被告明知認定事實有誤，而不願更 改之違法心態，亦可見原處分之不合法。（按：被告在本年七月三日之準備程序 中，亦承認本發明之聚碳酸酯具有新穎性，而記錄於準備程序筆錄） 　訴願決定之違法情形： 原告因不服被告之上開再審查核駁審定，乃向經濟部提出訴願，而於九十年四月 　　十一日之「訴願書補正本」中，提出各引證案（引證1-6）之製法技術特徵比較 　　表、重複追試引證專利之實驗結果，以及說明本案與各引證案在技術上相異之處 　　，並於九十年四月十三日向經濟部提出到會陳述意見之申請。 　　（以上所附之表有：表Ⅰ「本案申請專利範圍第１及６項之構成要件與本案效果 　　的關係」；表Ⅱ「本案與引證之比較」；表Ⅲ「引證１（特開平五─二三九三三 三）之實例１的Ｆ值」；表Ⅳ「引證２（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅴ 「引證３（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅵ「引證４（US 0000000）之實 例１的Ｆ值」、表Ⅶ「引證５（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅷ「引證６ （US0000000）之實例１的Ｆ值」等八個，如本件言詞辯論意旨狀附件Ｄ所示。 其他詳細內容，請參考原告之90.04.11「訴願書補正本」）。 惟經濟部訴願會亦拒絕原告到會陳述意見之申請，而作出如下之幾乎相同於被告 審定理由之訴願決定理由： 　⒈本案係由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性 　　酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒已知公開之技術，而本案即沿襲此種技術製造含有 　　雜單元之聚碳酸酯及其製法； 　⒉所不同者，在於可能反應物之所含官能基有所不同，但其基本反應原理、形態均 　　與已知公開之技術及觸媒之種類雷同，並不能視為新穎化合物及製造方法； 　⒊縱性質上略有所不同，但在未進一步提出具體之實驗數據，證實本案非為熟習該 　　項技藝者，利用申請前既有之技術或知識所能輕易完成者，僅憑此論點，並不能 　　代表本案所請之方法是新的，及是一種新的化合物，因此，本案不具進步性，訴 　　願人所述即非可採，凡此，業據原處分機關以九十年六月二十一日（九○）智專 　　三（四）○一○二四字第○九三一○○○九一三號訴願答辯書辯明在案，經核並 　　無不合。 　　從上開之訴願決定理由，不難看出，對於原告所再三主張之本案獨創技術部分（ 　　即發明的特徵：改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），以及對引 　　證案所提出之各種詳細比較表及說明，訴願機關仍一如被告之審查方式，將之置 　　之不理，而不予審酌，只是單取本案之製法中，所運用有引證案技術的部分，以 　　之與引證案技術相比對，而逕行認定本案與引證案之製法相同。 　　訴願機關之此種審查方式，亦可從其決定理由中，對於引證案不具有如本發明之 　　獨創技術部分（即發明特徵）一事，毫未提出之任何辯詞及批判；同時，訴願機 　　關為了替被告補救認定本案與引證案之製法相同，何以兩者所製出之產物的官能 　　基與性質會不同之矛盾現象，竟然提出本案所用之原料（反應物）所含官能基不 　　同，致兩者產物之官能基不同之說法。而此種說法，實與被告前在「第一次先行 　　通知之核駁理由」所說的：「兩者所採用之原料雷同」之說法，完全互相矛盾， 　　由此可見訴願決定不合法的情形。 　　原告茲就上開訴願決定理由各點，具體指明其可議不合法之情形如下： 　⒈從訴願決定謂：「本案係由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由 　　反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒已知公開之技術，而本案即沿襲 　　此種技術製造含有雜單元之聚碳酸酯及其製法」云云，可知其亦誤認本案之製法 　　就只有「由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段 　　性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒」之已知技術的部分，而未包含該已知技術所未 　　有之本案獨創技術部分（即發明特徵：改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi 　　）之技術）。可見訴願機關一如被告，亦未審酌該已知技術到底有沒有如上述本 　　案之獨創技術，才會有如此的錯誤論斷。 　　如果本案與引證案之製法真是相同的話，依理兩者各別製出來的產物，其官能基 　　與性質應該相同，但事實上之結果卻是不相同。此時，訴願機關應該會想到，其 　　間之問題必然出於兩者之製法有其不同處，而去注意到本案之獨創技術部分才對 　　。可是，訴願機關竟然未注意到此點，實令人不解 　⒉訴願決定繼謂：「所不同者，在於可能反應物之所含官能基有所不同，但其基本 　　反應原理、形態均與已知公開之技術及觸媒之種類雷同，並不能視為新穎化合物 　　及製造方法」乙節，更是不合理。 　　其一，早在被告之「第一次先行通知之核駁理由」及「訴願答辯」中，被告既已 　　說：「本案在原審定及再審查已明確指出，本案所用之原料（反應物）種類形態 　　及觸媒皆已與公開之技術雷同」，則在此訴願決定竟然說兩者產物之官能基不同 　　，在於本案所用之原料（反應物）所含官能基不同，顯然與被告以前之說法互相 　　矛盾； 　　其二，本案所用之原料（反應物）事實上並未含有某些特定之官能基，而是經過 　　本案獨創之改良的酯交換反應，在聚碳酸酯中生成官能基；此官能基再參與酯交 　　換反應，經由此酯交換反應，形成新的碳酸酯鍵或酯鍵生成「不同鍵單位」。上 　　述之反應情形，可查閱本案之發明專利說明書記載之反應技術內容而獲得證實。 　　其三，既然本案與引證案的聚碳酸酯產物之官能基與性質不相同，則本案之化合 　　物（聚碳酸酯）及製造方法當然是新穎的，而為新穎化合物及製造方法。如訴願 　　機關欲否定本案之化合物（聚碳酸酯）及製造方法不是新穎的，則應提出引證案 　　的製法亦能製出具有相同於本案之官能基與性質之產物的證據才對。今訴願機關 　　既然未能提出該項證據，僅憑上述不合理之說法，就把本案之化合物及製造方法 　　斷定「不能視為」新穎，難謂無可議之處（按：被告在本年七月三日準備程序中 　　，已承認本案之聚碳酸酯具有新穎性，而記錄於準備程序筆錄）。 　⒊原告在訴願書補正本中，已以詳細之計算代替實驗數據，且以各種比較表及說明 　　，詳細解說本案化合物（聚碳酸酯）及其製法與引證案之不同處，而上述之計算 　　和比較表資料及說明，皆為「再審查核駁審定」前，即已在再審查階段中給予被 　　告者，其時被告並未有要求需「進一步提出具體之實驗數據」。何況在訴願程序 　　中，訴願機關亦未要求原告提出該實驗證明，而是在作成「訴願決定」後，始於 　　「訴願決定書」中順便提及的。因此，訴願決定以此作為核駁理由，顯有可議之 　　處（按：有關實驗證明，原告於九十年十一月二十一日行政訴訟起訴理由狀中提 出，如該狀之附件４：實驗證明書） 　原告起訴理由及附件： 原告起訴理由，則如上面原告所述之原處分及訴願決定的違法理由，另在起訴理 由狀之附件部分，附有下列之「比較對照表」、「參考文獻」及「實驗證明書」 ： 附件１：表１：本案與引證之新穎性比較對照表。 　　 表２：本案與引證之「技術問題」、「技術思想」之對照表。 　　　　 表３：本案與引證之反應條件比較對照表。 　　　　 表４：本案與引證之聚碳酸酯之效果比較。 　　（以上四個比較對照表，曾分別在本案之「再審查程序」及「訴願程序」中提出 ） 附件２：參考文獻：「聚碳酸酯樹脂手冊」（日文本）第47-52頁。 附件３：參考文獻之中譯本。 　　（以上之參考文獻，係用來證明已知技術係在280℃以上之高溫下進行反應，以 及其反應過程之變化情形） 附件４： 實驗證明書： 實驗證明１：引證１（特開平五∣ 二三九三三三）之實驗證明。 　　實驗證明２：引證２（US 0000000）與引證５（US 0000000）之實驗證明。 　　實驗證明３：引證３（US 0000000）之實驗證明。 　實驗證明４：引證４（US 0000000）之實驗證明。 　　實驗證明６：引證６（US 0000000）之實驗證明。 　　（以上之實驗證明，係針對「訴願決定」之要求提出者（按：訴願程序中，訴願 機關並未要求原告提出此實驗證明，而是在「訴願決定書」中才提出要求者） 　 另外，原告認為被告及訴願機關在程序上有下列可議之處： ⒈被告對原告二次之面詢申請，均以：「本案事實理由存在，已清楚說明，不必面 詢」為由，予以拒絕。但實際上，從前面原告所述之情形觀之，被告對案情並不 是真正瞭解得很清楚，其拒絕原告之面詢申請，實有可議之處。 ⒉訴願時，由於原告恐怕訴願機關亦如被告對案情並不是真正瞭解，因而原告自認 有正當理由可請求到會陳述意見，然而訴願機關對原告之請求，竟然以「因案情 已臻明確，核亦無必要」為由，予以拒絕。然訴願決定之行為，實際上為行政行 為之一種，今訴願機關在訴願程序中，從未給予原告陳述意見機會之下，逕行拒 絕原告到會陳意見之申請，顯見訴願機關之拒絕，有違行政程序法第一百零二條 ：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條 規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳 述意見之機會」之規定。 被告之行政訴訟答辯顯無理由之情形： 　　被告之行政訴訟答辯內容，分成二項，茲說明其答辯無理由之情形如下： ㈠被告之答辯第一項為：本案於初審審定即指出本案由芳香族二羥基化合物與碳酸 二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換反應，以鈉鹽等為觸媒是已知 公開之技術。雖然「聚碳酸酯之官能基不同，可能會引發不太相同之性質」，但 「本案之製造方法與引證案之方法相同」；在再審查核駁理由先行通知書、再審 查審定中再次明白指出，本案由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物， 經由反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽等為觸媒之技術已是公開之技術， 已見於日本專利特開平五─二三九三三號，同時，相關技術亦見於US0000000、 US0000000（EP對應案為EP615996）、US0000000、US0000000、US0000000等專利 ，顯見本案即是沿襲此種技術、製法製造含有雜單元之聚碳酸酯，為運用申請前 已知公開技術及知識而輕易達成者，本案不具進步性。 從上開之被告答辯第一項，不難看出，其仍執著與再審查程序中同樣錯誤的理由 ，僅單取本案所運用有引證案技術的部分，以之與引證案技術相比對，而認為本 案與引證案之製法相同；對於原告再三主張之本案獨創技術部分（即發明特徵： 改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），以及對引證案所提出之各 種詳細比較表及說明，仍然置之不理；對於本案與引證案之製法既然相同，兩者 所製出之產物的官能基與性質何以會不同之現象，卻又提不出所以然之合理說法 ；同時對於引證案不具有如本發明之獨創技術部分（即發明特徵），足供證明本 案與引證案之製法實不相同乙事，亦同樣提不出任何之辯詞及批判，可見其答辯 了無可採。 ㈡被告之答辯第二項為：雖然原告認為被告及訴願會完全誤解本案發明之基本特徵 ，並訴稱本案發明聚碳酸酯之基本特徵為：含有特定之異種結構，及含有「特定 量」之該異種結構；惟因為本案所請為化合物及製造方法，因此本案在初審審定 及再審查均詳細指出，本案所用之原料（反應物）種類形態及觸媒皆已與公開之 技術雷同，而所不同乃在於反應物中之所含某些官能基可能不同而已，但這些官 能基並未參與酯交換法中之反應，而只是產物中有此官能基造成產物性質有些不 同，但其基本反應原理、形態皆與已知公開之技術及觸媒之種類雷同；因此，不 能視為新穎化合物及製造方法。即儘管本案所造之聚碳酸酯之可能官能基與已知 公開技術不同，才會顯現其某些性質有不同，但此種性質不同並不代表本案所請 之方法是新的，並不代表本案是一種新的化合物，因此本案不具進步性。 從上開之被告答辯第二項，不難看出，被告對於本案與引證案之製法既然相同， 兩者所製出之產物的官能基與性質何以會不同之現象，在無法提出所以然的合理 說法之下，意圖歸因於：「本案所用之原料（反應物）含有某些特定之官能基， 而這些官能基並未參與酯交換法中之反應，只是產物中有此官能基造成產物性質 有些不同」。然事實上，本案所用之原料（反應物）並未含有某些特定之官能基 ，而是經過本案獨創之改良的酯交換反應，在聚碳酸酯中生成官能基；此官能基 再參與酯交換反應，經由此酯交換反應，形成新的碳酸酯鍵或酯鍵生成「不同鍵 單位」。上述之本案所用之原料（反應物）的反應情形，可查閱本案之發明專利 說明書記載之反應技術內容而獲得證實，可見其答辯了無可採。敬請參照九十年 四月十五日之「行政訴訟補充理由狀」第六頁之圖Ａ。 　　本案與引證案所製出之產物，兩者的官能基與性質所以會不同之道理，其實很簡 　　單，那就是因為引證案之製法不具有本案之獨創技術部分（即發明特徵：改良的 　　酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），因而兩者所製出之產物的官能基 　　與性質自然也不相同，故兩者之製法不相同，只是被告明知自己不對，而硬不承 　　認罷了。這也就是為何被告一直對原告再三主張引證案不具有如本案之獨創技術 　　部分（即發明特徵：改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），因無 　　法辯駁，而故意置之不理，一再迴避不予審酌的原因。 　　有關本案之產物的官能基與性質，與引證案之產物不相同，乃被告以前一直不敢 　　說而又不敢否認之事，迨至「再審查核駁審定」之際及其後，才陸續予以承認者 　　。也因有此項不同之事實存在，致使被告在本年七月三日之準備程序中，被法官 　　究問之下，自知逃避不了，而不得不承認本案之聚碳酸酯具有新穎性，確為新的 　　產物。既然本案之製法所製出之產物為新的產物，可見本案之製法也是新的，具 　　有新穎性，因此本案與引證案之製法顯然不相同。 本案之「含有雜單元之聚碳酸酯及其製造方法」發明，在各國申請之發明專利案 ，已陸續獲得下列六個國家准予發明專利，可見本案之發明確具產業上利用性、 新穎性、進步性： 日本發明專利第0000000號。 歐洲發明專利第885912號。 美國發明專利第0000000號。 新加坡發明專利第55528號。 韓國發明專利第287250號。 中國發明專利第00000000.0號。 本案符合環保、具有產業上利用性，獲得台灣之「奇美實業股份有限公司」合作 之情形。 ㈠符合環保方面：本案之聚碳酸酯製造方法，係採無毒、環保製程之熔融法，而不 用現在世界通用而會產生毒氣體的光氣法，故符合環保要求，可以免去使用光氣 法造成環境污染，以及毒氣外洩傷人事件（請參閱本言詞辯論意旨狀附件Ｆ： March 9, 2000 Bangkok Post報導）。 ㈡具有產業上利用性，獲得台灣「奇美實業股份有限公司」之合作：由於本案製法 所製之產物，同時具有優異的色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性，以 及優於已知技術之二．五倍效果（請參閱民國九十年十一月二十一日原告之「行 政訴訟起訴理由狀」之附件１：表４：「本案與引證之聚碳酸酯之效果比較」） ，故在製成CD-R，DVD光碟片時，與已知技術比較，其成本較低（因本案之成形 溫度較諸已知技術低40℃，故冷卻時間短，可縮短成形週期，提高每小時之生產 片數）。如果以一年計，使用本案之聚碳酸酯製造CD-R，DVD光碟片時，生產量 達五百萬片，而以已知技術之聚碳酸酯製造時，僅有四百萬片（如本言詞辯論意 旨狀附件Ｅ所示）。況且不但成本較低，而且所製成之光碟片同時具有優異的色 調、機械強度、成形流動性等三項優異特性，此種同時具有三項優異特性之光碟 片，亦非引證案之光碟片所能比較者。而這些效果正如「行政訴訟起訴理由書狀 」及本案說明書第４至６頁之「本發明之背景與技術意義」中所說明者，在產業 上具有極大的效果。所以台灣之「奇美實業股份有限公司」為了能利用本案之發 明，才積極和原告合資設立「旭華化成公司」，以本案之製法專事生產PC（聚碳 酸酯）產品（請參閱本言詞辯論意旨狀附件Ｇ：奇美實業股份有限公司致貴院之 聲明書、：附件Ｈ：九十一年六月三日工商時報、經濟日報）。 　茲就九十一年七月三日準備程序之筆錄，所記載之被告補充答辯，摘出如下之四 　　個要點，敬請惠予斟酌： 　㈠被告已承認本案是以方法和製造出來的東西一併申請專利，製造出來的東西是新 　　的（見該準備程序筆錄第三頁第四至五行）。根據上述之筆錄記載，可確定本案 所請之「含有雜單元之聚碳酸酯」產品具有新穎性。 　㈡被告已承認引證案與本案的比對表，原告在審查階段就有提出（見該準備程序筆 　　錄第三頁第八行）。 根據上述之筆錄記載，以及被告在再審查審定書內，完全未論及該等比對表有何 不可採之理由，顯示被告在審查中，完全未審酌該等比對表，故其再審查審定確 有違法情事。 　㈢被告答稱原則上相信原告所提出申請專利說明書內的實驗數據（見該準備程序筆 　　錄第三頁第十一行）。 根據上述之筆錄記載，被告既然相信原告所提出的實驗數據，則在再審查審定書 內，自應述明不採之理由。然事實上，被告在再審查審定書內，完全未提及該等 實驗數據有何不可採之理由，顯示被告在審查中，亦完全未審酌該等實驗數據， 故其再審查審定實有違法情事。 　㈣被告答稱依據原告的專利說明書第四十六頁，本案與引證案確有不同（見該準備 　　程序筆錄第三頁第十八行）。 根據上述之筆錄記載，顯示被告已承認引證案與本案的製造方法不是完全相同， 既然不是完全相同，則本案的製造方法當然是新的。何況依據經驗法則及稐論理 法則，新的產品只有新的製造方法才能製造出來，舊的製造方法只能製造出已知 的舊產品，而無法製造出新產品的，且此亦為世界各國審查專利者之共識。 被告既然已承認本案之產品是新的，則依據上述之說明，製造出該新產品的本案 製造方法當然是新的。 茲就被告在言詞辯論庭中，所為之陳述前後矛盾現象，敬請貴院惠予斟酌： 　㈠被告在言詞辯論庭中，辯稱本案所用之原料與引證案不同。被告此種說法，顯然 　　與被告之下列文件中之說法互相矛盾： 　⒈被告之八十九年三月二日「專利再審查案核駁理由先行通知書」說明二（如附件 　　一之第一頁從最後倒算第三至二行劃紅線部分所示）。 　⒉被告之九十年六月二十一日「訴願答辯書」理由二（如附件二之第二頁第二至三 　　行劃紅線部分所示） 　⒊被告之九十一年三月十八日「行政訴訟答辯書」理由三（如附件三之第三頁第一 　　至二行劃紅線部分所示）。 　㈡又被告為了否定本案之官能基是由本案之技術特徵（酯交換反應條件）所產生的 　　說法，而強行辯稱本案所用之原料與引證案不同，但其卻忘記一件事，即依世界 　　各國專利局（包含我國之被告機關）對製法專利之審查，在論斷化合物之製法是 　　否相同時，如兩者所使用之原料不同，就不能認為兩者之製法相同。今被告卻在 　　言詞辯論庭中，一方面辯稱本案與引證案之製法相同，另一方面又辯稱本案所用 　　之原料與引證案不同，顯見被告之前後說法，互相矛盾。 　㈢另被告對於化學上之酯交換反應，以物理上之排列組合（人數之排列組合）作解 　　釋，顯然不倫不類。按化學反應，以會使參與反應之物質的內部之分子結構產生 　　變化者方足稱之，故不宜用內部之分子結構不產生變化的物理上排列組合，強行 　　認定本案之化學反應與被告所言之單純物理上排列組合相同，否則所作之認定， 　　將發生失之毫釐，差之千里之錯誤結果。 　據上說明，可知原處分及訴願決定確有違法之處，祈請貴院明察，賜為判決如訴 　　之聲明為禱。 乙、被告主張： 　本案起訴理由包含四個部分㈠程序部分，原告認為審查委員及訴願委員們誤解本 　　案發明之技術內容，做出不予專利及訴願駁回之決定而認為違反公務員服務規章 　　。㈡說明本案發明之背景與技術意義。㈢原告認為經濟部在實體審查上判斷違法 　　（訴願駁回理由之一是原告未提出實驗數據）。㈣本案發明對引證案具專利性等 　　云云。 　被告謹就原告上述起訴四點理由陳述，綜合答辯如下： 　㈠本案「含有雜單元之聚碳酸酯及其製造方法」之要點在於提供一個包含複數個芳 　　香族聚碳酸酯之鏈所構成之聚碳酸酯及製造方法，其特徵為由芳香族二羥基化合 　　物與碳酸二酯之熔融混合物及芳香族二羥基化合物與碳酸二酯反應及進行階段性 　　酯交換反應，說明書實施例中指出以雙酚Ａ之二鈉鹽為觸媒。 　㈡本案於初審審定即指出本案由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經 　　由反應及進行階段性酯交換反應，以鈉鹽等為觸媒是已知公開之技術。雖然聚碳 　　酸酯之官能基不同，可能會引發不太相同之性質，但本案之製造方法與引證案之 　　方法相同；在再審查核駁理由先行通知書、再審審定中再次明白指出，本案由芳 　　香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換反應 　　，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技術，已見於日本專利特開平五｜二三九三 　　三三號，同時，相關技術亦見於US0000000、US 0000000（EP對應案為EP615996 　　）、US 0000000、US 0000000、US 0000000等專利，顯見本案即是沿襲此種技術 　　、製法製造含有雜單元之聚碳酸酯，為運用申請前已知公開技術及知識而輕易達 　　成者，本案不具進步性。 　㈢雖然原告認為本局及訴願會完全誤解本案發明之基本特徵，並訴稱本案發明聚碳 　　酸酯之基本特徵為：含有特定之異種結構，及含有「特定量」之該異種結構；惟 　　因為本案所請為化合物及製造方法，因此本案在初審審定及再審查均詳細指出， 　　本案所用之原料（反應物）種類形態及觸媒皆已與公開之技術雷同，而所不同乃 　　在於反應物中之所含某些官能基可能不同而已，但這些官能基並未參與酯交換法 　　中之反應，而只是產物中有此官能基造成產物之性質有些不同，但其基本反應原 　　理、形態皆與已知公開之技術及觸媒之種類雷同；因此，不能視為新穎化合物及 　　製造方法。即儘管本案所製造之聚碳酸酯之可能官能基與已知公開技術不同，才 　　會顯現其某些性質有不同，但此種性質不同並不代表本案所請之方法是新的，並 　　不代表本案是一種新的化合物，因此本案不具有進步性。初審審定及再審查審定 　　應無不當，同時，訴願會亦持相同之結論，因此，本案在技術之層面並不具進步 　　性，不予專利之審查應無不當，仍應不予專利之審定。 　綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。 　　理 由 一、按「為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障 人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，特制定本法。」、「行政機 關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」、「行政機關 為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經 驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第一條、 第九條及第四十三條分別定有明文。故行政機關為處分或其他行政行為前，自應 於當事人有利及不利之情形，一律注意，並斟酌其全部陳述與調查事實及證據之 結果，依論理及經驗法則認定事實，如為當事人不利之處分，即應將其得心證之 理由完整告知當事人，始符合行政程序法所揭示之公正、公開與民主原則及增進 人民對行政之信賴之立法目的。次按「發明經審查認為無不予專利之理由時，應 予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」、「行政機關應依職權調查證據 ，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」專利法第三十 九條第一項規定及行政程序法第三十六條分別定有明文。故凡利用自然法則之技 術思想之高度創作，無專利法第二十條至第二十一條所定不予專利之情事者，即 應予以發明專利。而於專利申請案之審查，有無法定不予專利之情事，應屬主管 機關依職權調查之事項，尚難責由申請人舉證證明其無法定不予專利之情事。 二、查本案所請為「含有雜單元之聚碳酸酯及其製造方法」發明專利，被告認本案由 芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換反 應，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技術，早見於日本特開平五∣二三九三三 三號專利案及美國第0000000號、第0000000號（對應案為歐洲第 六一五九九六號專利）、第0000000號、第0000000號及第000 0000號等專利案，顯見本案之技術乃在申請前即運用已知公開技術及知識， 可輕易達成者，故不具進步性，不符發明專利要件，乃為本案應不予專利之處分 。原告不服，提起訴願，主張本案之基本特徵在於含有特定之異種結構，及含有 「特定量」之該異種結構，又本案所製造之聚碳酸酯之可能官能基與已知公開技 術不同，才會顯現其某些性質有不同，被告完全誤解本案發明之特徵，本案並無 不符進步性之情形，完全符合發明專利要件，應准予發明專利云云。訴願決定意 旨以本案係由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階 段性酯交換反應，而以鈉鹽等為觸媒是已知公開之技術，是本案即沿襲此種技術 製造含有雜單元之聚碳酸酯及其製法；所不同者，在於可能反應物之所含官能基 有所不同，但其基本反應原理、形態均與已知公開之技術及觸媒之種類雷同，並 不能視為新穎化合物及製造方法；縱性質上略有所不同，但在未進一步提出具體 之實驗數據，證實本案非熟習該項技藝者，利用申請前既有之技術或知識所能輕 易完成者，僅憑此論點，並不能代表本案所請之方法是新的，及是一種新的化合 物，因此，本案不具進步性，原告所述即非可採，凡此，業據被告以九十年六月 二十一日（九０）智專三（四）０一０二四字第０九０三一０００九一三號訴願 答辯書辯明在案，經核並無不合。從而，被告所為本案應不予專利之處分，揆諸 首揭法條規定，洵無違誤，應予維持等由，駁回訴願。原告不服，主張如事實欄 所載理由，提起本件行政訴訟。 三、本院查： ㈠本案申請發明專利之標的，包括含有雜單元之「聚碳酸酯」與其「製造方法」， 其中「聚碳酸酯」發明，為包含複數個芳香族聚碳酸酯主鏈所構成之聚碳酸酯， 其特徵為：含有下列式１分別獨立表示之複數個重覆單位，且該複數個芳香族聚 碳酸酯主鏈整體而言，含有至少一個不同單位鍵Ａ（即下列式２）及至少一個不 同單位鍵Ｂ（即下列式３），且不同單位鍵Ａ及Ｂ之合計量以該聚碳酸酯主鏈之 重覆單位⑴之莫耳量為基準為0.01 0.3莫耳%（以上見本案申請專利範圍第１項的 記載）。簡言之，本案之聚碳酸酯的特徵，係含有特定之異種結構，及含有「特 定量」之該異種結構，同時具有色調、機械強度（抗拉伸度、Izod衝擊強度）、 成形流動性等三項優異特性者（見本案中文發明摘要及發明說明）。 　 （式１） 　　　 O 　　　　　　　　　　 ║ 　　　　 —（O—Ar—OC）— （式中之Ar表示二價之C5~C200芳香族基） （式２） （式３） 其次，本案之「製法」發明即本案申請專利範圍第６項所請求之聚碳酸酯的「製 造方法」，係以一部分已知技術，與一部分本案之特有技術（即製法之發明特徵 部分）所組成者。該一部分已知技術，即是「由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯 之熔融混合物，經由反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒」之技術； 另一部分本案之特有技術（即製法之發明特徵部分），則為引證案所沒有之「改 良的酯交換反應條件技術」。此技術中之酯交換反應條件，須滿足F=Σ（Ki×Ti ×Hi）式（但 (0.2≦F2)）中，所界定之各聚合反應區域 (i)之聚合原料之平均 溫度 (Ti)及平均滯留時間 (Hi)，以及Ki=1/aTi式表示之係數 (Ki)之乘積的數 值（即參數範圍），而限定之特定聚合條件。並且可採用245-265℃之低溫製法 （已知技術為280-300℃），以製造出同時具有色調、機械強度、成形流動性等 三項優異特性之產物（聚碳酸酯）者，而引證案之聚碳酸酯最多只能同時具有其 中二項特性。此有原告於申請本案發明專利說明書所附之實施例１、２及比較例 １、２、３之實驗數據表及過程說明可稽（見原處分卷附發明專利說明書第三十 九頁至第四十九頁）。乃被告對於本案之審查，自初審審定、二次再審查案核駁 理由先行通知，以迄再審查核駁審定，皆只針對本案與引證案之製法是否相同而 審究，從未論及本案之聚碳酸酯發明（物質發明）有何不具新穎性及進步性之情 事，卻在核駁時，一併將其核駁在內，而不予專利，已有處分理由不備之違法。 ㈡本案特有之技術（即製法發明的特徵）「改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti× Hi）」之技術，為引證案所無，有原告提出「本案與引證之技術問題、技術思想 之對照表」及「引證1-6實驗證明書」（證明所有引證案之製法的Ｆ值，均未在 本案之酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）的範圍內）可稽（見原告之九十年十 一月二十一日「行政訴訟起訴理由狀」附件１表２及及同狀附件４）。原告除於 申請本案發明專利說明書中附有實施例１、２及比較例１、２、３之實驗數據表 及詳述實施過程說明外，於「申請再審查理由書」及二次申復理由書，亦曾再三 主張本案之特有技術即製法發明的特徵在改良的酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti ×Hi）之技術，乃為引證案所未有者，本案與引證案之製法應該不相同，並佐以 表列方式，明確說明與引證案之差異性，及指明引證案尚未能製出如本案所能製 得之「同時具有」色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之聚碳酸酯 （以上所附之表有：表Ａ「本案之實施例１反應條件」；表Ｂ「引證１之實施例 　　１的反應條件」；表Ｃ「特性差異比較」等三個，見原處分卷附原告之八十八年 四月九日「申請再審查理由書」及本院卷附原告言詞辯論意旨狀附件Ａ所示）； 此外，原告另就兩者之發明目的，指出引證１之發明目的係為製得「製造時之熱 劣化少，成型性之熱安定性．．．滯留安定性優異．．．之聚碳酸酯」，而本案 之發明目的係為製得「同時具有色調、機械強度、成形流動性等三項優異特性之 聚碳酸酯」，故二者在發明之目的與技術內容皆不相同，當無所謂本案與引證１ 之製法相同之情事，亦無法由引證１所可合理推知（以上所附之表有：表Ⅰ「本 案發明與引證之反應條件之比較」；表Ⅱ「引證之實施例１的反應條件」；表Ⅳ 「特性差異比較」等三個，見原處分卷附原告之八十九年五月五日「申復理由書 」及本院卷附原告言詞辯論意旨狀附件Ｂ所示）；又針對被告第二次先行通知之 核駁理由及增提之六個引證專利，原告於八十九年十一月十八日提出第二次申復 理由書，特地將該新增提之六個引證專利，製成實驗之比較表，說明本案與該六 個引證專利在技術內容及特徵之相異處（以上所附之表有：表Ⅰ「本案與引證 （1-6）之比較」；表Ⅱ「本案申請專利範圍第１及６項之構成要件與本案效果 的關係」；表Ⅲ「引證１（特開平五∣二三九三三三）之實例１的Ｆ值」；表Ⅳ 「引證２（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅴ「引證３（US 0000000）之實 例１的Ｆ值」、表Ⅵ「引證４（US 0000000）之實例１的Ｆ值」、表Ⅶ「引證５ （US 0000000 ）之實例１的Ｆ值」、表Ⅷ「引證６（US 0000000）之實例１的 Ｆ值」等八個，見原處分卷附原告之八十九年十一月十八日「申復理由書」及本 院卷附原告言詞辯論意旨狀附件Ｃ所示）。然被告卻一直不予以審酌。此從被告 機關初審審定理由為：「本案所請之聚碳酸酯及其製法之特徵，已揭示於日本專 利特開平五─二三九三三號案中，該案說明書所揭示之聚碳酸酯及方法已涵蓋本 案，故本案乃為熟習此行業者運用習知技術所能輕易完成，不具進步性」，被告 之再審查第一次先行通知之核駁理由為：「本案在初審定書中即已指出，本案所 採用之原料、反應條件及添加觸媒則與日本專利特開平五─二三九三三號所述之 原料、反應條件及使用觸媒之條件亦雷同，故本案乃為熟習此行業者運用習知技 術所能輕易完成，實不具進步性」，被告之第二次先行通知之核駁理由為：「在 初審審定中即已明白指出，本案由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物 ，經由反應及進行階段性酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技術， 已見於日本專利特開平五─二三九三三號，同時，也相關技術已見於US000 0000 、US0000000（EP對應案為EP615996）、US0000000、US0000000、US0000000等專 利，顯見本案之技術乃在申請前即運用已知公開技術及知識，而輕易達成者，本 案不具進步性，不符合專利法第二十條第二項規定」，被告之再審查核駁審定理 由為：「聚碳酸酯之官能基不同，可能會引發不太相同之性質，但本案之製造方 法與引證案之方法相同，在原審定、再審查核駁理由先行通知書中即已明白指出 ，本案由芳香族二羥基化合物與碳酸二酯之熔融混合物，經由反應及進行階段性 酯交換反應，而以鈉鹽為觸媒之技術已是公開之技術，已見於日本專利特開平五 ─二三九三三號，同時，也相關技術已見於US0000000、US0000000（EP對應案為 EP615996）、US0000000、US0000000、US0000000等專利，顯見本案之技術乃在 申請前即運用已知公開技術及知識，而輕易達成者，本案不具進步性」，可知被 告一再重複初審審定之理由，即只注意到本件申請案運用已知公開技術部分，而 對於原告如何再三主張及說明引證案並未有如本案之發明的特徵F=Σ（Ki ×Ti ×Hi）之反應條件，以及兩者在技術內容上之相異處等情，乃採取不予理會的態 度。顯然未對於當事人有利及不利之情形，一律注意；於為處分前，未斟酌當事 人全部陳述與調查事實及證據之結果，實有違九十年二月十三日為再審查核駁審 定時已施行之行政程序法第九條及第四十三條之規定。尤其被告再審查核駁審定 理由已注意到「聚碳酸酯之官能基不同，可能會引發不太相同之性質」，即已認 知本案與引證案之聚碳酸酯的官能基與性質不同，當知本案之「聚碳酸酯」具有 新穎性，則依據經驗法則及論理法則，凡能製出與已知產物不同之「新穎產物」 ，其製法必然和已知之製法有不同之處，才有辦法製出該「新穎產物」。惟再審 查核駁審定理由卻又認「本案之製造方法與引證案之方法相同」，其認定事實顯 然違背經驗法則及論理法則，且前後理由互相矛盾。 ㈢又發明專利申請案須先有新穎性，始有探究進步性之必要，如不具新穎性，即不 生「有無進步性」之問題，此觀專利法第二十條第一項、第二項規定自明。被告 之再審查核駁審定理由既然認為：「本案之製造方法與引證案之方法相同」，似 已認本案不具新穎性，卻又認「本案之技術乃在申請前即運用已知公開技術及知 識，而輕易達成者，本案不具進步性」，則本案究竟係不具新穎性，或雖然無「 不具新穎性」之情事，但「係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術 者所能輕易完成」而不具進步性？原處分意旨顯未釐清，且有混淆新穎性與進步 性之嫌。 ㈣訴願決定機關對於原告所再三主張之本案特有技術部分（即發明的特徵：改良的 酯交換反應條件F=Σ（Ki×Ti×Hi）之技術），以及對引證案所提出之各種詳細 比較表及說明，仍一如被告之審查方式，置之不理，而不予審酌，只是單取本案 之製法中，所運用有引證案技術的部分，以之與引證案技術相比對，而逕行認定 本案與引證案之製法相同。此從其決定理由中，對於引證案是否不具有如本發明 之特有技術部分（即發明特徵），未置一詞加以論駁，可以得知。其理由亦屬不 備。且訴願決定理由竟稱本案「可能反應物（按即所用原料）之所含官能基有所 不同」，致與引證案之產物「縱性質上略有所不同」，此種說法，實與被告前在 「第一次先行通知之核駁理由」及「訴願答辯」所說的：「兩者所採用之原料雷 同」之說法，互相矛盾，並與本案之發明專利說明書記載之反應技術內容：本案 所用之原料（反應物）並未含有某些特定之官能基，而是經過本案獨創之改良的 酯交換反應，在聚碳酸酯中生成官能基；此官能基再參與酯交換反應，經由此酯 交換反應，形成新的碳酸酯鍵或酯鍵生成「不同鍵單位」云云不符，訴願決定之 認定事實，顯有不依卷內證據資料之違法。又本案是否「係運用申請前既有之技 術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成」，而不得依法申請取得發明專利 ，乃主管機關應依職權調查之事項，已如前述，詎訴願決定意旨竟謂「在未進一 步提出具體之實驗數據，證實本案非熟習該項技藝者，利用申請前既有之技術或 知識所能輕易完成者，僅憑此論點，並不能代表本案所請之方法是新的，因此， 本案不具進步性」云云，即責由原告舉證證明其無法定不予專利之情事，其適用 法律顯然違背專利法第三十九條第一項、行政程序法第三十六條及訴願法第六十 七條第一項之規定，何況原告早於申請本案發明專利說明書中即提出實施例１、 ２及比較例１、２、３之實驗數據表及詳述實施過程說明，復於「申請再審查理 由書」及二次申復理由書，再三補充實驗數據比較表，訴願決定意旨卻置若罔聞 ，猶要原告進一步提出具體之實驗數據，誠不知所云為何。且觀訴願決定理由既 謂本案「所不同者，在於可能反應物之所含官能基有所不同」、「性質上略有所 不同」，似不否認本案之新穎性，卻又謂其「並不能視為新穎化合物及製造方法 」，即否認本案之新穎性，前後自相矛盾；至於所謂「並不能代表本案所請之方 法是新的，及是一種新的化合物，因此，本案不具進步性」云云，則亦係混淆新 穎性與進步性之概念，而不足取。 四、綜上所述，原處分及訴願決定認事用法既有如上述之瑕疵，其所為不予專利之處 分，自難維持，原告訴請將之一併撤銷，並無不合，應予准許。惟本件申請案尚 待被告依本院前述判決意旨，重新調查審酌其是否符合專利要件，另為適法之處 分。故原告請求判決命被告即作成准予本案專利權之處分，並未達全部有理由之 程度，依行政訴訟法第二百條第四款規定意旨，原告僅在請求命行政機關遵照本 院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，其餘部分，不應准許，應予駁 回 據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四 款、第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　九　　　　月　　十二　　　　日 臺北高等行政法院 第三庭 審判長 法 官　姜素娥 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　陳國成 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　林文舟 右為正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判 決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人 數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　九　　　　月　　　十三　　日 書記官 余淑芬