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臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　 100年度智字第22號 原　　　告　大同綜合訊電股份有限公司 法定代理人　林蔚山 訴訟代理人　江依蓉 　　　　　　陳建道 被　　　告　華甲企業股份有限公司 法定代理人　謝文吉 被　　　告　飛樂數位有限公司 法定代理人　謝文吉 上二人共同 訴訟代理人　張寧洲律師 　　　　　　陳佳雯律師 上列當事人間請求債務不履行損害賠償事件，本院於民國101年9 月27日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限；前項合意，應以文書證之，民事訴訟 法第24條定有明文。查本件依原告主張兩造所簽之委託代製 生產合約（下稱系爭合約）第18條約定（見本院卷第6頁） ，兩造合意以本院為第一審管轄法院，有系爭合約在卷可稽 ，且被告亦已為本案言詞辯論，故原告向本院提起本件債務 不履行損害賠償訴訟，核與首揭規定，尚無不合，故本院自 有管轄權，合先敘明。 二、次按當事人適格，係指當事人就具體特定之訴訟，得以自己 之名義為原告或被告，而受為訴訟標的法律關係之本案判決 之資格而言。故在給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律 關係之權利主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其 當事人即為適格。至原告是否確為權利人，被告是否確為義 務人，乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備，即訴訟實體 上有無理由之問題，並非當事人適格之欠缺，最高法院93年 台上字第382號判決可資參照。查被告雖辯稱原告起訴當事 人不適格云云，惟原告係向被告請求給付權利金，即原告已 主張其為法律關係之權利人，被告為義務人，當事人即為適 格，至原告是否確為權利人，乃實體上有無理由問題，故被 告辯稱原告當事人不適格云云，應非可採。 貳、實體方面： 一、原告主張：訴外人大同股份有限公司（下稱大同公司）授權 原告使用其商標製造及銷售大同品牌家電及影音相關產品。 原告並於民國91年7月24日與被告華甲企業股份有限公司（ 下稱華甲公司）簽訂系爭合約，約定由被告華甲公司為原告 代工生產大同牌數位影音光碟機（下稱系爭產品），並由被 告飛樂數位有限公司（下稱飛樂公司）為連帶保證人。嗣後 原告於市面販售系爭產品，卻遭美國專利管理機構MPEG LA 公司（下稱MPEG LA公司）以系爭產品包含MPEG-2（即針對 DVD所製定之壓縮規格）相關專利未獲合法授權為由，因而 向大同公司求償。而被告華甲公司銷售予原告之系爭產品共 計16萬4,174台，惟其中5,000台於稽核結果出來前，原告已 先代被告華甲公司向MPEG LA公司申報權利金，依MPEG-2授 權合約第3.1.1條之規定，權利金之徵收係按每台2.5美元計 算，故被告華甲公司應支付權利金之總額應為41萬435美元 （即164,174台x 2.5美元/台）。又依權利金審查報表顯示 ，MPEG-2權利金誤差率高達-49%，超過MPEG-2授權合約規定 之短付比率，依MPEG-2授權合約第3.10.2.3條之規定，大同 公司須賠償稽核費用6萬1,085美元，是上開未申報權利金及 稽核費用共計47萬1,520美元。然權利金短付係因原告短付 MPEG-2權利金所致，大同公司並無可歸責事由，故大同公司 復向原告請求支付該筆稽核費用。惟短付之權利金中，有部 份非系爭產品，故原告僅向被告華甲公司請求負擔部份稽核 費用5萬9,834美元（即稽核費用6萬1,085美元x系爭產品約 佔整體短付權利金的98%）。原告業將未申報權利金及稽核 費用，及先前原告代申報之系爭產品5000台漏未繳納之權利 金，分別於98年11月6日、99年3月30日匯款予大同公司，再 由大同公司於98年11月23日、99年4月16日依所得稅法第88 條規定扣繳相關稅額後，支付MPEG LA公司，故原告確因系 爭產品未取得合法授權而受有損害。原告於知悉前開事實後 即通知被告華甲公司依系爭合約第13條第2項約定，請求賠 償原告1,526萬7,958元，被告雖不否認其產品侵害他人專利 並於98年11月4日提出償還方案報告，惟原告並不同意其所 提之方案。另被告華甲公司並非大同公司之聯屬公司，依授 權合約第2.9條之規定，被告華甲公司即不得依附於大同公 司與MPEG LA公司之授權合約，成為被授權之一方，故被告 華甲公司應自行取得MPEG LA公司就MPEG-2解碼技術之專利 授權。詎被告華甲公司竟於未取得專利權人合法授權之情況 下製造並交付具有權利瑕疵系爭產品，致大同公司遭MPEG LA公司請求支付權利金及稽核費用，進而向原告求償，是依 系爭合約第13條第2項約定，被告華甲公司提供之系爭產品 既使用MPEG LA公司之MPEG-2專利解碼技術，自應依約支付 權利金。而飛樂公司既為連帶保證人，依系爭合約第18條約 定，自應負連帶保證責任。為此，爰依系爭合約第13條第2 款約定，及連帶保證法律關係起訴請求被告連帶給付MPEG-2 權利金。縱原告非系爭合約簽約當事人，依民法第349條規 定，被告華甲公司既身為專業之DVD數位播放機製造商，自 應擔保其所交付原告之系爭產品無他項權利負擔，惟被告華 甲公司交付之系爭產品具權利瑕疵，致原告須支付權利金予 專利管理機構MPEG LA公司，原告方得販賣系爭產品，顯見 被告華甲公司未履行民法第349條所定之義務，依民法第353 條準用第227條規定，請求被告華甲公司給付MPEG-2權利金 等語。並聲明：被告應連帶給付原告新臺幣1,526萬7,958元 ，及自起訴狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息5% 計算之利息；願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告則以： ㈠依系爭合約，契約當事人業已明載為大同公司，且末頁署 名亦載為「甲方：大同股份有限公司」、「負責人簽章： 處長：謝竹雄」，雖有原告公司之蓋印，顯非契約本文， 亦非原告公司及負責人之簽名，顯見本件契約當事人應係 大同公司而非原告，且被告係基於大同公司之委託代製系 爭DVD影音播放產品，並非係被告銷售予原告，是原告既 非系爭合約當事人，自不具原告適格。 ㈡姑不論原告迄今未曾提出大同公司遭MPEG LA公司求償， 及原告遭大同公司求償之相關證據，原告訴訟代理人既已 自承MPEG LA公司僅以有掛品牌之廠商之大同公司為被授 權人，且系爭合約亦載明，被告既非品牌廠商而僅為受託 代製廠，自無須負擔取得授權之責任，顯見系爭合約第13 條自不包括本案品牌取得授權之責任。復參諸大同公司與 MPEG LA公司簽署之授權合約，均係授權予大同公司之內 容，亦即大同公司應負之授權責任，基於契約相對性原則 ，要與本件兩造無涉，且MPEG LA公司僅針對大同公司品 牌產品收取權利金，亦未有大同公司與其對應之廠商如另 約定由對應之廠商自行申報，即不歸大同公司負責之約定 。另大同公司與MPEG LA公司簽約後，大同公司方有可能 與被告簽約時有談及權利金支付事宜，而該授權契約之簽 署生效日期應為2002年10月11日，顯後於系爭合約簽署日 期之91年7月24日，此可證被告與大同公司簽署系爭合約 時，雙方並未對於權利金支付事宜有任何共識。 ㈢又原告迄今未舉證說明本件簽約當事人為原告抑或大同公 司，縱原告係為系爭合約當事人，亦未曾提出系爭產品侵 害專利權產生糾紛、大同公司授權原告使用其商標製造及 銷售大同品牌家電等產品之授權合約、原告因此受有損失 之相關證據，顯未符合系爭合約第13條第2項規定之舉證 責任。姑不論被告華甲公司副總廖永明於94年7月8日發函 原告之函文內容，僅係被告向大同公司陳述於當年發函時 所取得專利技術授權使用情形，不僅與原告所指MPEG-LA 相關專利無涉，且該發函日期顯後於系爭合約簽訂日期即 91年7月24日，要屬簽約後發生之情事，核與系爭合約第 13條無涉。 ㈣再系爭合約性質並非買賣契約，是自無民法第349條之適 用，且被告僅受託並依大同公司書面確認之貨品規格製造 ，是本件顯與買賣契約之權利瑕疵擔保責任不同。倘鈞院 仍認被告應負損害賠償責任，原告對其所受損害亦未盡舉 證責任。至原告既自承已先代被告華甲公司向MPEG LA公 司申報權利金，惟衡諸一般經驗法則，倘原告認知係應由 被告支付權利金，應係直接向被告請求支付，斷無可能先 支付一部份，又支付其餘部分後，再向被告請求，顯然原 告亦認知其應支付權利金，始會有先支付一部份權利金之 情事。至稽核費用部分，原告自承係其短付權利金所致， 且其亦未曾提出大同公司請求支付該筆稽核費用之相關證 據，顯與被告無涉。 ㈤原告提出之採購協議書形式及實質真正均屬有疑，縱使為 真，依協議書被告亦得選擇出面解決或負損害賠償責任， 不足為本件請求權基礎等語，資為抗辯。 並聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，願供擔保，請准宣 告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項： ㈠大同公司於91年9月2日與MPEG LA公司簽署授權合約（見 外放卷原證12）。 ㈡被告華甲公司於91年7月24日簽署系爭合約，並由金正數 碼有限公司（下稱金正公司）為其連帶保證人（見本院卷 第4頁至第7頁）。金正公司嗣於98年1月6日更名為飛樂公 司（見本院卷第21頁、第28頁至第29頁、第22至第25頁） 。 ㈢原證2至原證4、原證6至原證14形式之真正（見本院卷第 164頁）。 四、得心證之理由： 原告主張被告華甲公司未取得合法授權，製造並交付具權利 瑕疵之系爭產品，致大同公司遭MPEG LA公司請求支付權利 金及稽核費用，進而向原告求償，原告乃依系爭合約第13條 第2款、第18條約定，請求被告連帶給付。縱原告非系爭合 約當事人，被告華甲公司未履行民法第349條所定之義務， 依民法第353條準用第227條規定，自應給付該權利金，然已 為被告所否認，並以前揭情詞置辯，是本件應審究者為：原 告是否為系爭合約之當事人？原告依系爭合約第13條第2項 、第18條約定，請求被告連帶給付權利金及稽核費用，有無 理由？原告依民法第353條準用第227條規定，請求被告華甲 公司給付權利金及稽核費用，是否有據？以下分述之： ㈠原告是否為系爭合約之當事人？ １、本院觀之系爭合約首頁名稱係以粗體印刷方式記載「 大同股份有限公司委託代製生產合約書」一詞（見本 院卷第4頁），而第2頁立合約書人字句正下方復載明 「大同股份有限公司（以下簡稱甲方）」等語（見本 院卷第5頁），合約最後一頁當事人簽名欄亦記載甲 方為「大同股份有限公司」（見本院卷第7頁），足 見系爭合約之當事人應係大同公司及被告。至於上開 欄位旁雖有以蓋印方式蓋有「大同綜合訊電股份有限 公司」字句，惟被告已否認真正，綜觀原告名稱係另 以蓋印方式蓋於系爭合約上開欄位旁邊或欄位框線外 之空白處，如系爭合約第2頁原告名稱係與「立合約 書人」字句併列，並非位於「立合約書人」字句下方 ，最後一頁原告名稱係位於簽名欄位之外，此與一般 合約書正常記載方式顯屬有異，故由原告所提出系爭 合約記載方式及內容，益證原告並非系爭合約之當事 人。 ２、原告雖主張系爭合約簽約人謝竹雄為原告員工，足認 系爭合約當事人為原告云云，並提出人事派令佈達為 證（見本院卷第51頁），惟查，證人張書臣即大同公 司員工到庭證述：謝竹雄是以前的主管，在原告公司 及大同公司都有任職，簽約時任職何處伊不記得，大 同公司及原告都有進口中心，進口中心有處長，簽約 時，原告進口中心的處長就是謝竹雄，當時謝竹雄是 否也同時為大同公司進口中心的處長伊不清楚等語（ 見本院卷第137頁反面），則謝竹雄亦有任職於大同 公司，其於簽約當時是否同時為大同公司員工，亦屬 可能。況縱認謝竹雄為原告之員工而非大同公司之員 工，惟系爭合約已明白記載大同公司為當事人，此僅 屬謝竹雄有無權限代理大同公司簽署系爭合約問題， 亦難以之推認原告即為系爭合約之當事人。 ３、又原告另主張系爭合約簽立後，被告履約之對象均為 原告，且原告98年11月4日償還方案報告亦寄發予原 告之總經理，可見系爭合約為兩造所簽署，被告於簽 約時已知悉實際交易對象為原告而非大同公司云云， 並提出償還方案報告、採購訂單、出貨單等件影本為 證（見本院卷第12頁、第52頁至第54頁），惟觀之上 開文件作成時間均為98年間，已距簽約日相隔甚遠， 尤其償還方案報告更係於98年11月4日即美國專利管 理機構MPEG LA公司向大同公司追討權利金，原告通 知被告之後所出具，自尚難以此推認系爭合約簽約時 之當事人即為兩造，此參被告法定代理人陳稱原本的 文件都是寫大同公司，之後突然改成原告公司，伊覺 得奇怪才去問，大同那邊才說現在都轉到原告公司等 語（見本院卷第138頁）即明，換言之，縱系爭合約 簽立數年後大同公司內部自行將系爭合約委製人改為 原告，甚或以原告名義下訂單，惟原告係大同公司投 資公司一節，業據證人廖素英即大同公司員工到庭證 述明確（見本院卷第79頁反面），則被告基於合作情 誼及商業利益考量未對此有所爭執，甚或於MPEG LA 公司追討權利金時參與協商解決事宜，並與原告有所 有聯繫，亦不足認系爭合約簽立時之當事人為原告， 或認被告事後已同意變更系爭合約之當事人為原告。 至於證人廖永明即被告之前受僱人雖證稱伊於95、96 年才開始接手雙方的交易買賣，伊是負責報價、接訂 單、出貨，伊印象中張書臣是在原告公司等語（見院 卷第133頁反面），惟證人廖永明亦證述伊報價給張 書臣，至於是原告或是大同公司伊無法確定一詞（同 上頁數），而觀之94年7月8日廖永明寄予張書臣之信 函（見本院卷第91頁）其收件人名稱係記載「大同企 業股份有限公司」並非原告，益證系爭合約簽立斯時 之當事人並非原告。是以，由原告提出之上開採購資 料、書函及證人廖永明之證詞尚無從認定系爭合約簽 約當時之當事人為原告，亦無從以之認事後被告已同 意變更系爭合約之當事人為原告。 ４、至於原告提出採購協議書其上雖記載：大同綜合訊電 股份有限公司（以下簡稱甲方）採購華甲企業股份有 限公司（以下簡稱乙方）所製造之「大同數位影音光 碟機（以下稱"採購品"）合約內所使用之「大同」商 標，係大同股份有限公司在智慧財產局登記有案之商 標．．．」等詞（見本院卷第182頁），惟被告已否 認該文書之真正，而本院將上開文書送鑑定，經內政 部警政署刑事警察局於101年7月27日以刑鑑字第1010 083476號函覆本院：經檢視囑鑑證物，發現以現有資 料尚無法認定等語（見本院卷第210頁），則亦難以 上開協議書而認系爭合約即為原告與被告所簽立。 ５、 綜上，由系爭合約當事人之記載可知系爭合約之當事 人為大同公司及原告，而縱大同公司內部於系爭合約 簽立後自行將系爭合約委製人改為原告並由原告下單 履行契約，此情節雖為被告事後所知悉，然不足認被 告已同意系爭合約當事人變更為原告，是故，系爭合 約之當事人迄今應仍為大同公司及被告，洵堪認定。 ㈡原告依系爭合約第13條第2項、第18條約定，請求被告連 帶給付權利金及稽核費用，有無理由？ １、承前，系爭合約之當事人為大同公司及被告，則原告 並非系爭合約之當事人，自無從系爭合約之相關規定 主張權利，故原告依系爭合約第13條第2項及第18條 約定請求被告連帶給付權利金及稽核費用，自屬無據 。 ２、況本件原告係請求被告支付原告已付給大同公司之權 利金及稽核費用，而依原告所稱大同公司與MPEG LA 公司簽立授權合約，約定由大同公司給付權利金，授 權合約對象包含大同公司及其投資公司，嗣MPEG LA 公司稽核大同公司漏未報申報之權利金，因簽約者為 大同公司，故MPEG LA公司向大同公司求償，原告再 遭大同公司求償等語，惟觀之系爭合約第13條第2項 係記載：乙方（指被告）保證其產品絕未侵害第三者 之專利權或其他任何權益，若發生侵害專利權或其他 任何權益之糾紛由乙方負一切責任與甲方無涉，並賠 償甲方因此而致之任何損失，絕無異議等語（見本院 卷第6頁），依其文義並非有關授權契約權利金申報 或給付之約定，此再參系爭合約簽訂日較之大同公司 與MPEG LA公司簽立授權契約之日為早，應可證之系 爭合約簽約當時大同公司或被告尚不可能已思及有授 權契約權利金申報事誼，證人廖永明亦證述後來原告 接到MPEG LA公司請求的時候，張書臣才告訴伊應由 被告負責，之前從未談到過此事等語（見本院卷第 134頁反面），故本件原告請求之權利金及稽核費用 乃大同公司或其投資公司即原告依授權合約約定所為 給付，顯非系爭合約第13條第2項約定之範圍。 ３、至於證人張書臣固證述當初與被告員工林亦俊有談到 權利金支付之事，費用由被告負擔，就是系爭合約第 13條約定等語（見本院卷第136頁、第137頁），惟證 人張書臣上述證詞與系爭合約第13條約定文義並不相 符，若果如證人張書臣所陳兩造確有約定權利金申報 及給付約定，應會在系爭合約內明訂，以避免將來有 所爭執，證人張書臣上開證述，顯非可採。又被告員 工廖永明雖於94年7月8日、98年5月18日寄發信函予 張書臣，其內容陳稱：「我司為公司永續經營的理念 ，並基於保護客戶權益及尊重DVD各研發廠商於IP（ 智產權）的投資，我司於2003年底即積極的與DVD IP 相關公司，例如3C（菲利浦－LSCD）、6C。Do1by等 相關公司連絡，討論對其專利技術之授權使用，現我 司將已取得合法授權使用之資料報告客戶」、「此件 事情，真的是需要麻煩部公司幫忙反應MPEG-LA公司 ，我公司在此部分的權利責任義務，在與大陸供應廠 商及與貴公司間，合約均有明確歸屬由大陸供應廠處 理」等語（見本院卷第91頁、第92頁），而98年11月 4日被告亦交付償還方案報告與原告（見本院卷第12 頁、第13頁），惟上開文書書立時間均係於簽立系爭 合約之後，甚且在MPEG LA公司求償事件發生之後， 證人廖永明亦證述94年信函當時是張書臣有問伊哪些 供應商有取得哪些授權，但沒有說要由我們給付授權 金的事情，而98年5月之文件是已經遇到MPEG LA公 司的事情，張書臣來問伊需要了解我們之前的出貨數 量，伊才去查這些資料等語（見本院卷第135頁反面 ），而觀之上開文書內容，或未提及系爭合約約定， 或甚且被告亦認應由大陸供應廠商負責授權金事宜， 且如前所述，縱被告事後基於繼續與大同公司合作情 誼而願與原告商討解決方式，均不足認被告依系爭合 約約定有應申報或給付授權金之義務，則暫不論原告 已非系爭合約之當事人，尚無從依系爭合約主張權利 ，縱依系爭合約約定，被告亦無給付本件授權金及稽 核費用之義務。是故，原告依系爭合約第13條第2項 、第18條約定，請求被告連帶給付權利金及稽核費用 均無理由。 ㈢原告依民法第353條準用第227條規定，請求被告華甲公 司給付權利金及稽核費用，是否有據？ １、原告固另主張若原告非系爭合約當事人，原告亦得 依民法第353條準用第227條規定，請求被告華甲公 司給付權利金云云，惟查，原告主張與被告有買賣 契約存在所提出之採購訂單日期為98年2月間，而 MPEG LA公司向大同公司求償權利金之範圍僅至97 年11月30日止，足見縱認被告應對原告負擔買賣權 利瑕疵擔保責任，本件原告所主張已支付予大同之 權利金亦非上開買賣權利瑕疵擔保範圍，原告自不 得主張被告應賠償該權利金及稽核費用。 ２、況如前述，系爭合約當事人為大同公司及被告，而 被告所以接受原告採購訂單乃為履行系爭合約緣故 ，並無與原告另成立買賣契約之意，故難認原告與 被告間有買賣契約存在，原告據而依民法第353條 準用第227條規定請求被告應給付權利金及稽核費 用，亦屬無據。 五、綜上所述，原告並非系爭合約之當事人，尚不得依系爭合約 第13條第2項、第18條約定，請求被告連帶給付權利金及稽 核費用，又原告無另與被告成立買賣契約，且縱認原告提出 之採購單有與被告成立買賣契約，然其日期為98年2月，亦 與原告支付至97年11月之權利金無關，原告依民法第353條 準用第227條規定，請求被告華甲公司給付權利金及稽核費 用，亦非有理，是故，本件原告請求均無理由，應予駁回。 而原告之訴已經駁回，其假執行之聲請亦失所依據，應併予 駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻防，核與判決結果不生影響 ，爰不一一論述，併此敘明。 叁、據上論結，原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決 如主文。 中 華 民 國 101 年 10 月 26 日 民事第四庭 法 官 鄭佾瑩 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 101 年 10 月 26 日 書記官 李云馨