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臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　 101年度訴字第4775號 原　　　告　廣涵科技有限公司 法定代理人　葉南輝 訴訟代理人　林俊男　　住新北市○○區○○路 　　　　　　林育竹律師 被　　　告　光弘科技股份有限公司 法定代理人　謝岳臨 訴訟代理人　張元宵律師 複代理人　　吳仁華律師 複代理人　　賴見強律師 上列當事人間返還資料等事件，本院於民國102 年11月13日言詞 辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面 一、按當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限，民事訴訟法第24條定有明文。查被告 主營業所雖非在本院轄區，惟依兩造所簽訂之合作約定書第 9 條已約定：關於本合約引起之糾紛，如有訴訟必要時，雙 方合意以臺北地方法院本院為第一審管轄法院等語（見本院 卷第15頁），是原告依上開合意管轄條款向本院起訴，尚無 不合，先此敘明。 二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求 之基礎事實同一者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不 在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款及第7 款分別定 有明文。所謂基礎事實同一者，係指變更或追加之訴與原訴 之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可 認為同一或關連，而就原請求之訴訟及證據資料，於審理繼 續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後 請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同一程序得加以解決 ，避免重複審理，進而為統一解決紛爭者即屬之。本件原告 原起訴聲明請求：㈠被告應將原告於民國98年8 月10日所交 付「硫酸鈣定時降解陶瓷技術」製程及配方之全部書面技術 資料，返還予原告。㈡被告不得再運用「硫酸鈣定時降解陶 瓷技術」之技術或權利，亦不得再從事與「硫酸鈣定時降解 陶瓷技術」技術產品類似之業務行為。嗣於訴訟繫屬中，追 加依系爭合作約定書第7 條第2 項第1 款約定，請求被告給 付新臺幣（下同）1 億元之懲罰性違約金等情（見本院卷第 130 頁），核其請求之基礎事實同一，且不甚礙被告之攻擊 防禦方法，揆諸前開說明，應予准許。 貳、實體方面 一、原告起訴主張： ㈠原告於98年4 月8 日與被告簽訂合作約定書（下稱系爭合作 約定書），雙方同意合作並共同進行約定項目之生產製造、 行銷銷售等運作，以創造雙方之利益。原告已於98年8 月10 日依系爭合作約定書第1 條第2 項第2 款約定將「硫酸鈣定 時降解陶瓷技術」（下稱系爭技術）製程及配方移轉予被告 ，而由被告擁有系爭技術所生產產品即CASEP之品牌。 ㈡依系爭合作約定書第1 條第2 項及第3 條第4 項約定，系爭 技術既為原告所開發，原告應有權決定系爭技術之產品行銷 運作權利，且原告已向被告確認系爭技術之產品，每公斤報 價之價格為7 千元，被告即應依此價格向客戶即國維聯合科 技股份有限公司（下稱國維公司）報價之義務。詎被告卻遲 未提出報價單予國維公司，屢經原告催告後，始於101 年6 月15日以口頭向國維公司報價，且是按每公斤1 萬元之價格 為報價，超出原告決定之價格甚鉅，致國維公司未為購買， 被告顯已違反系爭合作約定書之約定。 ㈢又被告分別向經濟部智慧財產局申請「牙科人工植體改良」 （第M438247 號）、「組合式手術刀」（第M438242 號）之 專利；另由被告執行長閻京如以個人名義申請之「人工植牙 鑽頭」（第M380794 號），及「牙科人工植體」（第M36516 4 號）等新型專利，為職務上之發明，其專利申請權應屬於 被告，均屬系爭合作約定書第1 條及第1 條第1 項約定之牙 根系統或為牙根系統之相關器械。詎被告未將上開多項符合 系爭約定書之專利交由原告執行專利申請，亦未將原告共同 列名為該等專利之申請人，且擅與閻京如合作，顯已違反系 爭合作約定書第6 條第1 項及第2 條第2 項之約定。 ㈣被告前揭行為均屬違反系爭合作約定書約定，並具可歸責之 事由，原告已於101 年7 月2 日發函向被告為終止之意思表 示，且依系爭合作約定書第6 條第2 項第5 款及第7 條第2 項第1 款、第2 款規定提起本件訴訟。 ㈤聲明： ⑴被告應將原告於98年8 月10日所交付系爭技術製程及配方之 全部書面技術資料，返還予原告。 ⑵被告不得再運用系爭技術之技術或權利，亦不得再從事與系 爭技術之技術產品類似之業務行為。 ⑶被告應給付原告1 億元，及自民事追加訴訟狀繕本送達翌日 起至清償日止，按週年利率5﹪計算之利息。 ⑷願供擔保，請准就第1 項及第3 項聲明宣告假執行。 二、被告則以： ㈠系爭CASEP 是作為人工骨粉之材料，必須長時間置入人體， 其穩定性須受確保。系爭CASEP 若要量產必須經美國食品與 藥物管理局之認證，且依規定系爭CASEP 至少要通過三批試 量產物測試，然系爭CASEP 並未完整通過前揭測試，此為原 告所明知，原告一再要求被告產製無法通過檢驗之產品，誠 無理由，且國維公司於詢價時，已詢問系爭CASEP 是否經三 批試量產物測試，被告未進行報價，顯係為維護雙方之利益 。又依系爭合作約定書，產品價格並非由原告片面決定，應 由兩造共同決定，且系爭CASEP 之報價必須包含材料成本、 管理成本等綜合考量，因成本並非隨時為相同報價，自有浮 動空間，而於兩造間之電子郵件中，可知被告已通知原告暫 不要向國維公司提供報價，顯見兩造就系爭CASEP 價格，並 未達成共識，故被告未能向國維公司報價，並非屬可歸責於 被告之事由，原告指稱被告未依原告決定之系爭CASEP 銷售 價格向國維公司報價，而有違反系爭合作約定書之約定，顯 無理由。 ㈡另專利申請部分，依據系爭合作約定書第1 條第1 項第3 款 約定，必須要經過兩造商定納入成為契約之「約定項目」， 始有適用系爭合作約定書之內容。又閻京如任職公司時所申 請前開專利，係為其個人之行為，且於兩造訂立系爭合作約 定書前，被告即已提及閻京如欲申請人工牙根螺牙方面專利 之事，原告斯時卻表示不須列於合約項目中，是閻京如所申 請之前開專利，與系爭合作約定書無關，被告並無違約情事 ；另原告請求之違約金有過高情形等語置辯。 ㈢聲明： ⑴原告之訴駁回。 ⑵如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執事項： ㈠原告於98年4 月8 日與被告簽訂系爭合作約定書，雙方同意 合作並共同進行約定項目之生產製造、行銷銷售等運作，以 創造雙方之利益。原告並於98年8 月10日依系爭合作約定書 第1 條第2 項第2 款約定將系爭技術製程及配方資料交付予 被告收執。 ㈡被告分別於100 年11月2 日、101 年1 月19日向經濟部智慧 財產局申請「組合式手術刀」（第M438242 號）、「牙科人 工植體改良」（第M438247 號）之專利；另閻京如任職於被 告期間亦曾於98年4 月15日、98年12月16日向經濟部智慧財 產局申請「牙科人工植體」（第M365 16 4 號）及「人工植 牙鑽頭」（第M3 80794號）專利。 ㈢上開事實，為兩造所不爭執，並有系爭合作約定書、機密資 料移交簽收單及中華民國智慧財產局新型說明書公告等影本 在卷可稽（見本院卷第12頁至第25頁、第229 頁至第275 頁 、第263 頁至第276 頁），是此部分事實，首堪認定。 四、又原告主張被告有違反系爭合作約定書內容，原告已經發函 向被告為終止系爭合作約定書之意思表示，因此請求被告返 還系爭技術製程及配方之全部書面技術資料、被告不得再運 用系爭技術之技術或權利，亦不得再從事與系爭技術之技術 產品類似之業務行為，及應賠償違約金1 億元等情，則為被 告所否認，並以前揭情詞置辯。是本院應審酌者厥為：㈠原 告主張被告已違反依原告決定之產品價格而向客戶報價之義 務，是否有理由？㈡被告有無違反系爭合作約定書第2 條第 2 項及第6 條第1 項第1 款之情事？㈢原告主張終止系爭合 作約定書，是否有理由？㈣若有，原告得否請求被告返還系 爭技術製程及配方之全部書面技術資料、不得為一定之行為 及給付違約金？茲分述如下： ㈠原告主張被告已違反應依原告決定之產品價格而向客戶報價 之義務，是否有理由？ ⑴原告主張曾告知被告系爭CASEP 每公斤報價之價格應為7 千 元，嗣被告於101 年6 月15日以口頭方式向國維公司報價系 爭CASEP 每公斤價格1 萬元，而國維公司終未向被告購買系 爭CASE P產品等情，為被告所不爭執，核與證人即國維公司 人員儲明非於本院審理中證述情節相吻合（見本院卷第370 頁至第374 頁），並有電子郵件影本等在卷可稽（見本院卷 第26頁至第32頁），是此部分之事實，應堪予認定。 ⑵又原告主張其有權決定系爭技術之產品行銷運作權利，且已 向被告確認系爭CASEP 每公斤報價之價格為7 千元，被告竟 向國維公司報價每公斤1 萬元，已違反應依原告決定之產品 價格而向客戶報價之義務乙節，則為被告所否認。經查： ⒈按解釋意思表示，固須探求當事人真意，不得拘泥所用之 辭句，但所用之辭句業已表示當事人真意，無須別事探求 者，即不得反捨所用之辭句而更為曲解。解釋契約，應斟 酌立約當時之情形，及一切證據資料以為斷定之標準，庶 不失契約之真意（最高法院86年台上字第3042號、86年台 上字第2756號裁判要旨參照）。 ⒉依系爭合作約定書第1 條「約定項目」之約定：雙方同意 共同合作之「約定項目」，包括下列項目之技術領域：第 1 項、甲方（即被告）所開發之「晶瓷」牙根系統及相關 器械（Dental implant and it ’s accessaries ）等。 第2 項、乙方（即原告）所開發之下列技術：第1 款‧‧ ‧，第2 款乙方與丙方合作開發之「硫酸鈣定時降解陶瓷 技術」，亦即中華民國專利申請號：00000000所表彰之技 術，以及後續所衍生支各項技術。第3 項、其他經雙方所 商定，並以任何形式（‧‧‧）納入成為本約之「約定項 目」，適用各項約定等語；另依系爭合作約定書第3 條第 4 項約定：約定項目未來之行銷運作，除第1 條第2 項由 乙方決定外，第1 條第1 項之行銷運作則由甲、乙雙方共 同決定之等語（見本院卷第12頁至第13頁）。而細譯前開 約定之文義內容，解釋上，原告得自行決定行銷運作部分 應僅限於系爭合作約定書第1 條第2 項「約定項目」之技 術，是否包含本件依系爭技術所生產之產品即系爭CA SEP ，已非無疑。 ⒊又依系爭合約書第4 條約定：約定項目產品之銷售價格依 據總運作成本作為基礎，而該等成本係依據各方對於所負 責部分成本降低之努力，各方均應竭盡所能地將降低成本 ，並將相關資訊坦誠地公開，以期為本約各方獲取最後成 功等語（見本院卷第13頁），足見兩造實已就系爭技術所 生產之產品即系爭CASEP 價格決定方式作約定，並依據總 運作成本作為計算之基礎甚明。是系爭CASEP 之價格顯已 非可由原告單方隨意決定之內容，此與系爭合作約定書第 3 條第4 項約定情形，並不相同。再參以系爭CASEP 與系 爭技術，兩者猶非同一，且本件原告亦不否認是由被告擁 有系爭CASE P之品牌等情（見本院卷第7 頁），則若僅原 告有權單獨決定系爭CASE P之價格，而對擁有產品品牌者 ，卻對產品價格毫無決定、商定之權利，並不合理。 ⒋另觀諸兩造有關國維公司往來之電子郵件內容其中於101 年6 月15日信函中提及：這與「我們討論定案」的價格差 距頗大，與前次對國維報價有將近25﹪的漲幅，就我們所 知，原料等價格並無變動‧‧‧不知何以此次不依之前大 家「商定價格」報價，卻有這麼大的漲幅等語（見本院卷 第32頁），益見有關系爭CASEP 之價格，並非由原告單方 所能自行決定。 ⒌綜上，原告主張其有權決定系爭CA SEP每公斤報價之價格 ，且被告未依原告決定之每公斤7 千元向國維公司報價， 即屬違約云云，自不足採信。 ⑶原告雖另主張被告遲延向國維公司報價，有違反被告應盡之 契約義務云云。經查：被告曾於100 年6 月2 日向原告表示 因報價與成本結構有很大關係，且在所有條件還未確定之前 ，先不要報價，免得讓客戶產生誤會，所以被告先不對國維 公司提供報價等語；另原告在101 年5 月17日寄發電子郵件 予被告，請被告依商定價格向國維公司報價時，被告旋即於 101 年5 月21日向原告表示系爭CASEP 後續第2 次及第3 次 單獨試作的產品都不合格，不知道如何量產，且沒通過三批 試量產是機密不告訴國維，但是提供國維報價後，不知道如 何供貨等情，有電子郵件信函等影本在卷可憑（見本院卷第 30頁、第129 頁）；而國維公司確實有在102 年5 月16日向 被告詢問系爭CASEP 有無作過三批試量產檢驗並要求提供相 關資料一事，亦經證人儲明非於本院審理中證述明確（見本 院卷第370 頁背面），復有卷附電子郵件影本為憑（見本院 卷第193 頁），再徵諸系爭CASEP 之價格，確實非由原告單 方所能自行決定等情，如前所述，則依此情節，兩造斯時既 係因對系爭CASEP 之價格、安全性、量產仍有爭議、質疑， 雙方互為討論，造成被告未於第一時間即向國維公司為報價 ，應屬合理，實難依此即遽認被告即有違反系爭合作約定書 向客戶報價之義務。是原告此部分指稱，亦無足採。 ㈡被告有無違反系爭合作約定書第2 條第2 項、第6 條第1 項 第1 款之情事？ ⑴按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申 請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬 。但契約另有約定者，從其約定；前項所稱職務上之發明、 新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明 、新型或新式樣；一方出資聘請他人從事研究開發者，其專 利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者， 屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式 樣；依第1 項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇 用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權，專利法 第7 條定有明文。次按民事訴訟如係由原告主張權利者，應 先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以證實自己主張 之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能舉證，或其所 舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求（最高法院17年上字 第917 號判例參照）。 ⑵依系爭合作約定書第2 條第2 項約定：雙方均同意針對「約 定項目」不得再與其他第三人之任何形式合作，任何其他合 作可能性均應提出共同討論，並共同決定執行之方式等語； 另依第6 條第1 項第1 款約定：第1 條第1 項及第1 條第2 項第1 款之技術若得申請著作權、專利權等權利時，應由乙 方執行技術保護、專利申請等運作，該等權利均屬於本約雙 方，以共同列名為原則‧‧‧等語（見本院卷第12頁至第13 頁），足見兩造間就系爭合作約定書所約定之「約定項目」 並不得再與他人合作，且除系爭技術以及系爭技術後續所衍 生支各項技術外，其餘屬「約定項目」內容，如得申請專利 時，權利應歸屬兩造所有並共同列名。 ⑶又被告固曾於100 年11月2 日、101 年1 月19日向經濟部智 慧財產局申請「組合式手術刀」、「牙科人工植體改良」之 專利；另閻京如亦曾於98年4 月15日、98年12月16日向經濟 部智慧財產局申請「牙科人工植體」及「人工植牙鑽頭」專 利等情，如前所述。惟： ⒈觀諸被告於100 年11月2 日、101 年1 月19日向經濟部智 慧財產局申請「組合式手術刀」、「牙科人工植體改良」 之專利內容（見本院卷第229 頁至第254 頁），係屬可相 對降低材料成本以及相對符合醫療衛生之組合式手術刀； 另就人工植體作改良，使其易於植牙手術實施、增加牙冠 黏合的穩固性及易於後續研磨施工之創作，均難認與系爭 合作約定書所約定之「約定項目」有關。此外，原告迄今 並未就前開「組合式手術刀」、「牙科人工植體改良」專 利內容是屬兩造間之「約定項目」乙節，舉證以實其說， 自難認被告取得前開專利之行為已違反系爭合作約定書第 2 條第2 項、第6 條第1 項第1 款之情事。 ⒉又閻京如於98年4 月15日、98年12月16日向經濟部智慧財 產局申請「牙科人工植體」及「人工植牙鑽頭」專利部分 ，固有關於陶瓷材料之情形。惟被告已經爭執該「牙科人 工植體」及「人工植牙鑽頭」專利並非「約定項目」內容 （見本院卷第336 頁），是該等專利是否仍屬兩造簽訂系 爭合作約定書之「約定項目」，不無疑問，原告就此亦未 舉證證明之。況且，專利法第7 條所謂職務上所完成之發 明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契 約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研 發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源 環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用 人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之 關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或 新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨 在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於 受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環 境為判斷之依據。而本件原告並未舉證證明閻京如係使用 被告何資源設備等以申請該等專利，而可認為屬職務上所 完成之發明，本院實難僅以閻京如任職於被告期間內申請 前開專利，即遽予認定該等專利係被告所有。從而，原告 既未能證明閻京如所申請之「牙科人工植體」及「人工植 牙鑽頭」專利應屬被告所有，且為系爭合作約定書之「約 定項目」範圍內，則原告主張被告未將前開「牙科人工植 體」及「人工植牙鑽頭」發明交由原告申請專利並共同列 名，已違反系爭合作約定書第2 條第2 項及第6 條第1 項 第1 款情形云云，即無可採。 ㈢原告主張終止系爭合作約定書是否有理由？ 本件被告並無需依原告決定之產品價格而向客戶報價之義務 ，且另無證據證明被告有違反系爭合作約定書第2 條第2 項 及第6 條第1 項第1 款等情，已經本院說明如前所述，則原 告主張依系爭合作約定書第6 條第2 項第5 款規定，終止系 爭合作約定書契約關係，洵屬無據。 ㈣承前開說明，本件兩造間系爭合作約定書既未經原告合法終 止，原告請求系爭合作約定書終止後，被告應返還系爭技術 製程及配方之全部書面技術資料、被告不得再運用系爭技術 之技術或權利，亦不得再從事與系爭技術之技術產品類似之 業務行為及應給付原告1 億元之違約金，均無理由。 五、綜上所述，原告主張系爭合作約定書終止後，依系爭合作約 定書第6 條第2 項第5 款、第7 條規定，請求被告返還系爭 技術製程及配方之全部書面技術資料、被告不得再運用系爭 技術之技術或權利，亦不得再從事與系爭技術之技術產品類 似之業務行為及應給付原告1 億元之違約金，均無理由，應 予駁回。又本件原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所 附麗，不應准許，亦應予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，於判決 結果無影響，毋庸一一論列，附此敘明。 七、結論：本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決 如主文。 中 華 民 國 102 年 12 月 6 日 民事第八庭 法 官 賴淑美 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 102 年 12 月 10 日 書記官 徐明鈺