臺灣臺北地方法院民事判決　　　　　　　　105年度智字第4號 原　　　告　廖朝暐 訴訟代理人　邱景睿律師 被　　　告　生寶生物科技股份有限公司 法定代理人　章修綱 訴訟代理人　周良貞律師 上列當事人間請求履行合約事件，本院於民國105 年11月9 日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 訴訟費用由原告負擔。 事實及理由 壹、程序方面： 按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於由一定法律 關係而生之訴訟為限，前項合意，應以文書證之，民事訴訟 法第24條定有明文。本件依兩造於民國96年2 月15日所簽訂 技術移轉授權合約書（下稱系爭契約）第13條約定，如因合 約涉訟時雙方同意以本院為第一審管轄法院，故本院就本件 訴訟自有管轄權，合先敘明。 貳、實體方面： 一、原告主張：原告與被告簽訂系爭契約，約定原告之基因工程 次單位疫苗產品及平台技術（下稱授權技術）研究成果，同 意被告授權臺灣、歐洲及美洲地區實施該項技術及商業化， 該授權技術內容為運用到動物及人用之基因工程次單位疫苗 產品及技術平台。嗣原告依約為被告從事子宮頸癌疫苗之生 產開發工作，包含人員訓練、國外顧問來臺報告、被告在臺 灣以及香港中文大學之合作、人體臨床前試驗等，並完成子 宮頸癌症疫苗前臨床開發計畫、融合蛋白疫苗在基因之構築 、PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗製劑配方及佐劑開發動物免 疫試驗、PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗發酵生產回收萃取、 PE-E7-K3及其他子宮頸癌疫苗蛋白純化、協助被告完成多項 專利等，且原告亦依約將子宮頸癌疫苗智財軟體，以及其他 實驗數據與設計圖交付予被告公司之吳嘉茂博士，並簽署質 體交接清單。是原告已依系爭契約為被告發明系爭專利技術 ，並將專利技術移轉予被告，被告亦將專利權移轉予訴外人 生控基因疫苗股份有限公司（下稱生控公司），並用來發展 生控公司之業務，生控公司竹北分公司以營運資金新臺幣（ 下同）2 億元進駐新竹科學園區並設立實驗室，且利用原告 所有之專利技術「綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術」 及「子宮頸癌之治療疫苗」兩大技術，增資為7 億7 千萬元 ，並對外發佈已將進入臨床試驗第二階段及辦理興櫃，而該 實驗室位於臺灣，被告卻未依系爭契約第5 條之約定給付原 告生控公司7%之股權作為代價，顯係違反系爭契約。為此， 爰依系爭契約第5 條、第9 條等規定請求被告給付生控公司 之已發行股份總數7%之股權予原告，及按日給付總額千分之 5 之違約金。並聲明：被告應給付其關係企業生控公司之已 發行股份總數7%予原告，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清 償日止，按日給付總額千分之5 之違約金；原告願供擔保， 請准宣告假執行。 二、被告則以： ㈠「綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術」權利人為臺灣動 物科技研究所（現已改制為財團法人農業科技研究院，下稱 動科所），被告是透過與動科所於95年11月15日簽立專利授 權契約書（下稱系爭專利授權契約）而取得相關專利以及技 術授權。又原告斯時任職動科所，為動科所與被告執行系爭 專利授權契約之計畫主持人，原告為協助動科所履行該契約 義務，提供技術相關文件及資料予被告，自係依系爭專利授 權契約所履行之義務，與系爭契約無關。原告未曾登記為相 關技術專利權人，自無法享有該專利權，遑論將專利授權他 人。另「子宮頸癌之治療疫苗」技術，係被告自己擁有之專 利權，只是透過動科所之PE平台專利為運作基礎，故由動科 所授權被告透過其擁有之平台技術實施，且「抑制子宮頸癌 之融合蛋白」專利於94年8 月19日已由被告提出申請，早於 系爭契約簽立前，顯與系爭契約無關。 ㈡依系爭契約第3 條及第4 條規定，原告應於合約生效2 年內 （即97年12月前）將授權技術資料交付予被告，並應於文件 交付後，提供被告技術指導與諮詢講解，然原證7 資料之郵 寄時間及原證8 資料交接時間，均在100 年5 月間，已逾越 系爭契約履行期限兩年半，自非為系爭契約所為。且原證7 發信者為動科所人員王贊植，原證8 之交接人為動科所人員 吳依凡、王贊植，可見相關文件之交付應係基於被告與動科 所之合作，而非系爭契約。再者，原證9 所列之編號1 、6 、8 、10、11並未取得專利權，無法證明原告有完成技術移 轉，編號2 、5 、9 、10、13、15-19 專利申請日均在系爭 契約簽署日之前，編號20專利申請日在系爭契約期限屆至日 之後，均與系爭契約無關，編號15、16之專利，屬系爭專利 授權契約專利授權範圍，亦與原告無關，且原證11之專利即 係原證9 編號13、17，專利申請日均在系爭契約簽署日前， 亦與系爭契約無關。 ㈢被告針對子宮頸癌疫苗開發動物實驗部分，與動科所另簽訂 委託試驗契約，約定被告委託動科所執行「分析HPV 結構蛋 白各抗原區具備誘發Th1 或Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評 估」，被告合作對象為動科所，雙方就子宮頸癌疫苗開發之 智慧財產權合意歸屬被告，原告為該計畫主持人，並於該委 託案中從動科所受領績效及獎金分配，原告縱有對子宮頸癌 疫苗開發之協力，亦係基於上開委託契約，而非系爭契約所 為。此外，I358302 專利申請日為94年12月29日，遠在系爭 合約簽署日之前，可見該專利之授權，非源於系爭契約，且 前揭專利申請案遭智慧財產局不予專利之審定書係於97年12 月22日發文，被告代理人於97年12月24日收受，再於97年12 月30日轉知被告，被告於98年2 月16日申請再審查，98年5 月19日補送再審理由書，惟系爭契約係於96年2 月15日簽立 ，不可能因有再審查需要而去簽立系爭契約，且原告依系爭 契約應於97年12月底前履行交付授權文件，被告係於97年12 月31日始知專利申請案未通過，而再審查資料提供時間在97 年12月底後，已逾系爭契約交付期限，故縱原告有協助提供 再審查數據，亦與系爭契約無涉。是以，原告迄今並未證明 有依系爭契約第3 條及第4 條約定，於97年12月前將系爭契 約所訂之授權技術資料交付被告，並提供被告相關技術指導 與諮詢講解，且原告應提供之授權技術必須基於系爭契約所 訂，必須有別於系爭專利授權契約之內容。 ㈣又生控公司非被告所設立，該公司亦非基於原告所述之技術 而設立，故原告請求權基礎不存在。 ㈤退步言，生控公司於101 年6 月27日初始設立時，實收資本 額僅55,000,000元，被告斯時並未持有任何股份，被告係於 103 年5 月21日首次投資生控公司，投資金額為10,000,000 元，持有股數1.000,000 股，占當時該公司發行股份總數1. 3%，俟生控公司增資為895,000,000 元時，被告未參與增資 或認股，至被告於104 年8 月31日始向他人承購該公司50,0 00股，目前持有該公司185,000 股，然僅占生控公司已發行 股份總數0.58% 之股份，是被告未曾持有生控公司7%之股份 ，根本無法移轉該公司7%股份予原告，且104 年8 月11日增 資款，非全屬被告之資金，原告以全數增資款，當成被告投 資金額，顯無理由。是若原告依系爭契約第5 條後段約定請 求，係按被告轉讓該技術所得7%支付原告，並非被告投資公 司7%之股份，若係依系爭契約第5 條前段約定請求，亦係約 定被告所投資之股份7%，而非被投資公司7%股份，原告請求 移轉生控公司7%股份，顯有違誤。 ㈥另I358302 專利是生控公司於101 年12月21日取得，且原告 自承生控公司擁有多項專利，其他專利及技術與原告無關， 足見生控公司並非利用該專利而成立，原告無從據系爭契約 為本件請求。再者，原告當初取得瑞寶公司之股份，係與被 告之代表人章修綱一同以技術入股，入股協議中明載技術內 容，且委請專業機構鑑定技術價值，後才依該價值入股，故 原告入股瑞寶公司之情形，與本件完全不同，實無法援引。 ㈦並聲明：原告之訴暨假執行之聲請均駁回；如受不利判決，被 告願供擔保，請准宣告免為假執行。 三、兩造不爭執之事項：（見本院卷第293頁） ㈠兩造於96年2月5日簽立系爭契約。 ㈡訴外人生控公司於101 年6 月27日設立登記，實收資本55,0 00,000元，被告斯時尚未持有該公司之股份，被告於103 年 5 月21日始投資該公司，持有該公司1.3%之股份，至原告起 訴時，生控公司實收資本額為895,000,000 元，而被告持有 該公司0.58% 之股份。 ㈢系爭綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術之專利權人為動 科所，系爭子宮頸癌之治療疫苗之專利權人為被告。 四、得心證之理由： 原告主張其依約移轉專利技術予被告，被告用以發展生控公 司之業務，並設立實驗室、增資和興櫃，而該實驗室位於臺 灣，或將該專利技術移轉予生控公司，且被告未依約給付生 控公司已發行股份總數7%之股權予原告等情，惟為被告所否 認，並以前揭情詞置辯，是本件爭點厥為：㈠原告是否有履 行系爭契約第3 、4 條之義務？㈡被告是否有使用原告依系 爭契約所移轉之技術設立生技工廠或研究室，抑或將智慧財 產權移轉予第三者？㈢原告依系爭契約第5 條及第9 條約定 請求被告移轉該條所指相關股份7%之股權及給付違約金是否 有理由？茲分述如下： ㈠按當事人主張有利於己之事實，有舉證之責任，民事訴訟法 第277 條前段定有明文，又按請求履行債務之訴，除被告自 認原告所主張債權發生原因之事實外，應先由原告就其主張 此項事實，負舉證責任，必須證明為真實後，被告於其抗辯 事實，始應負證明之責任，此為舉證責任分擔之原則（最高 法院43年臺上字第377 號判例意旨參照）。又按系爭契約第 3 條第1 項約定：資料交付：乙方（即原告）應於本合約生 效後兩年內（97年12月前）將本授權技術資料陸續移轉予甲 方（即被告），並將所知使用到他人之智慧財產權之情形， 同時告知甲方。該契約第4 條第1 項約定：諮詢指導：乙方 於交付技術資料予甲方後，應配合提供甲方之技術指導與諮 詢講解。若要求甲方提供更詳細之咨詢服務或人員訓練時， 應支付技術服務費（含差旅費）與乙方，諮詢服務之時間、 地點及方式等細節由甲乙雙方另行協議之。該契約第5 條約 定：甲方利用乙方之智慧財產權相關之技術設立生物製劑工 廠或研究室，如果該工廠或研究室設立在臺灣地區，則甲方 願意以該生技工廠或研究室相關之股份7%讓予乙方，作為乙 方提供技術之投資股權。…甲方若於合約期間內將本合約之 智慧財產權移轉第三者，甲方所得都依前述比例支付乙方。 （見本院卷第8 至9 頁）。是本件原告依據系爭契約之法律 關係請求被告移轉股權，然被告否認有利用原告之智慧財產 權相關技術設立生物製劑工廠及研究室或將之移轉第三者， 揆諸前開說明，原告自應就此事實負舉證之責。 ㈡本件原告雖主張其依約移轉專利技術予被告，被告用以發展 生控公司之業務，並設立實驗室、增資和興櫃，或將該專利 技術移轉予生控公司等情。惟查： ⒈就系爭綠膿桿菌外毒素融合蛋白疫苗平台技術之專利權人為 動科所，系爭子宮頸癌之治療疫苗之專利權人為被告乙情， 為兩造所不爭執，則上開專利權均非原告所有，其是否有移 轉該等專利相關資料及技術之可能，或被告是否有再要求原 告移轉或交付該等資料、技術之必要，均非無疑，抑且，參 諸系爭專利授權契約第2 條第1 項及第6 項約定：授權專利 ：中華民國專利證號228993「對標靶細胞專一的融合抗原」 與美國專利申請案號10/457,574「Fusion antigen use das vaccine 」之專利、中華民國專利申請案號00000000「合成 可在宿主- 載體表現系統中可有效表現之目標聚核苷酸之方 法」與美國專利申請案號10/672 ,746 「METHOD OF SYNTHE SIZING A TARGET POLYNUCLEOTIDE EFFICIENTLY EXPRESSED IN A HOST-VECTOR EXPRESSION SYSTEM」之專利、中華民國 專利申請案號00000000「作為豬生殖與呼吸道症候群疫苗之 PR RS 病毒之融合蛋白」之專利。…授權產品：包括但不限 於人類HIV （Human immunodeficiency virus人類免疫不全 病毒）疫苗、PRRSV （Porcine Reproductive and Respira tory Syndrome Virus , 生殖及呼吸道症候群病毒）疫苗、 其他衍生產品：第1 項專利做為平台技術所發展之產品等內 容（見本院第51頁背面、第52頁），足見被告於95年11月15 日與動科所簽署系爭專利授權契約後，即由動科所授權上開 專利、產品予被告使用，而原告亦為該契約所載專利等事項 之計畫主持人，並由動科所以借調之方式，於97年1 月1 日 起至99年12月31日間將原告派駐於被告公司，以利專利平台 技術之應用及爭取國科會補助「生殖及呼吸道綜合症（PRRS ）之標的型次單位疫苗」計畫，進行開發PRRS融合蛋白次單 原疫苗，並由被告支付薪資予原告，此有系爭專利授權契約 、動科所96年9 月6 日動科人字第09601859號函及產學合作 契約附卷可參（見本院卷第110 至117 頁），是原告既係系 爭專利授權契約之計畫主持人，又經動科所派駐至被告公司 擔任專利平台技術研究人員，則其在上開擔任計畫主持人及 派駐被告公司期間，就專利平台技術應用、融合蛋白疫苗及 PPRS疫苗之製作等事項所從事之研究暨交付之資料，堪認係 為履行系爭專利授權契約義務所為。 ⒉又觀諸原告所提出原證7 之電子郵件（見本院卷第66至67頁 ），該等郵件中與原告聯繫之窗口均為動科所之人員王贊植 ，是上開電子郵件僅能證明動科所與原告或動科所與被告間 有業務上之聯繫，尚難認原告有何將專利技術移轉予被告之 情形；原證8 之質體交接清單（見本院卷第68至70頁），其 上所載之交接日期均係在100 年5 、6 月間，已逾系爭契約 第3 條第1 項所約定原告應於97年12月前移交授權技術資料 予被告之約定，且該等單據之交接人均係動科所人員王贊植 、吳依凡而非原告，是該等資料是否確係原告依系爭契約所 交付，自非無疑；原證14之溝通紀錄、15電子郵件（見本院 卷第132 至135 頁），核其參與者係被告公司及動科所之人 員，並未見原告參與其內，其內亦未提及原告牽線完成之事 項或將與原告簽署系爭契約之事，自難認與系爭契約之簽立 有關；原證10之生控公司法人說明會、原證11專利I302535 、358302資料及原證49之電子郵件（見本院卷第73至90、28 6 至288 頁），其中原證10僅能證明原告與生控公司之經營 管理團對有部分相同，而專利I302535 、358302等之專利申 請日分別為94年8 月19日、94年12月29日，顯然早於兩造簽 署系爭契約，且該專利之發明人除原告外，尚有被告公司之 法定代理人及鄭文芳，是該等專利是否係基於系爭契約所交 付，已難遽信，又專利358302於94年12月29日申請後，於97 年8 月7 日及同年12月22日由經濟部智慧財產局審定不予專 利，有原證20、21在卷可稽（見本院卷第150 至159 頁）， 然系爭契約係於96年2 月15日簽立，足見系爭契約成立時該 專利再審查之相關事項尚未發生，兩造自無於斯時預見嗣後 需再審查而預先訂約之理，益徵該項專利與系爭契約無涉， 另參之被告與動科所95年11月15日所簽立之委託試驗契約（ 見本院卷第172 至175 頁），該契約第1 條即約定由被告委 託動科所執行「分析HPV 結構蛋白各抗原區具備誘發Th1 或 Th2 細胞免疫路徑之小鼠試驗評估」委託計畫，並於第6 條 約定該計畫之研究成果所可能獲得之專利權、著作權及他智 慧財產權均歸被告所有，是有關子宮頸癌疫苗動物實驗之事 ，應係被告委託動科所所為，非基於兩造所簽署之系爭契約 甚明。 ⒊至原證18、50之契約（見本院卷第144 至145 、239 頁）， 未經兩造簽署，均難為有利原告之認定；原證19之專利合作 契約書，係於93年6 月2 日系爭契約訂立前所簽署，並約定 被告給付原告1,000 萬元之技術移轉金，原告不得再依該契 約對被告為任何請求或主張，是該契約顯係兩造間就該契約 所載之專利技術所為之約定，應與系爭契約無關，否則兩造 豈有於該契約約定後再另立系爭契約之必要；又被告所提之 原證9 移轉專利表、原證26之工作進度設定及執行要項、原 證27之技術移轉授權合約（見本院卷第71至72、208 至226 頁），均係原告自行製作列表，且被告亦爭執其等內容之真 正，並否認該等專利技術係原告依系爭契約所交付或移轉予 被告，亦難為原告有利之認定。而原告所提之其餘證據資料 ，既均未能具體指明係非於其擔任系爭專利授權契約計畫主 持人及派駐被告公司期間，就專利平台技術應用等事項所交 付或移轉之資料，自難憑此認定原告有依系爭契約履行移轉 或交付專利技術予被告。 ⒋準此，原告既無法舉證證明其有依系爭契約移轉專利技術予 被告，並由被告用以發展生控公司之業務，或將該專利技術 移轉予生控公司，自不得據以請求被告依約給付生控公司之 已發行股份總數7%之股權予原告。 五、綜上所述，原告依系爭契約第5 條、第9 條等規定，請求被 告應給付其關係企業生控公司之已發行股份總數7%予原告， 並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按日給付總額千 分之5 之違約金，均無理由，應予駁回。又原告受敗訴判決 ，其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，經 本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予 論駁之必要，併此敘明。 七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。 中 華 民 國 105 年 11 月 30 日 民事第七庭 法 官 溫祖明 以上正本係照原本作成。 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 105 年 11 月 30 日 書記官 江昱昇