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臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　101年度重上字第786號 上　訴　人　美氟科技股份有限公司（原名台氟科技股份有限公 　　　　　　司） 法定代理人　何日興 訴訟代理人　洪明儒律師 被　上訴人　中環股份有限公司 法定代理人　翁明顯 訴訟代理人　蕭富山律師 　　　　　　廖郁茹律師 　　　　　　壽邇任律師 上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國101年9月 5日臺灣桃園地方法院101年度重訴字第44號第一審判決提起上訴 ，本院於民國102年5月7日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人給付逾美金壹佰零壹萬捌仟壹佰貳拾柒元伍 角本息，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判廢棄。 上開廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行之聲請駁回。 其餘上訴駁回。 第一、二審訴訟費用由上訴人負擔百分之九十七，餘由被上訴人 負擔。 事實及理由 一、被上訴人主張：緣被上訴人自民國94年11月起，陸續向上訴 人採購染料，用於代工生產之CD-R光碟片上（下稱系爭染料 ）。上訴人並就其出售予被上訴人之系爭染料出具「保證聲 明」（下稱系爭保證聲明），保證「中環（即被上訴人）因 使用台氟（即上訴人）商品製造生產CD-R所衍生之相關專利 爭議，或有侵害他人智慧財產權之虞，而造成有任何賠償、 損失、代理訴訟費之情事，台氟皆應保障中環使其免責」， 是上訴人就其售予被上訴人之系爭染料，應負智慧財產權侵 權之瑕疵擔保責任。詎料，被上訴人之客戶於96年4、5月間 先後接獲美商Ciba Specialty Chemicals Corporation（下 稱美商CIBA公司）之警告函，謂被上訴人代工生產之CD-R光 碟片所使用之系爭染料涉嫌侵害其美國專利權云云。被上訴 人獲悉美商CIBA公司提出系爭染料專利侵權之指控時，立即 請上訴人協助提出足資證明系爭染料出廠結構與美商CIBA公 司之專利權有所不同之相關資料，然上訴人除提供化學式外 ，遲未提出系爭染料之出廠結構與專利分析等得以證明無侵 權之佐證文件，致使被上訴人無從對美商CIBA公司答辯反駁 ，嗣更因缺乏上訴人提供無侵權之證明下，面對美商CIBA公 司提起之專利侵權訴訟，被上訴人幾無勝訴之可能，因而被 迫與美商CIBA公司簽訂和解契約，賠償美商CIBA公司美金20 0萬元。 另被上訴人為系爭染料專利侵權爭議，委任美國律 師處理，因而支出高達美金5萬9,749元之律師費用，合計被 上訴人之損失共為美金205萬9,749元。上訴人前對被上訴人 起訴請求系爭染料貨款時，被上訴人即前開所受損害賠償主 張抵銷， 案經臺灣臺北地方法院以97年度重訴字第671號判 決及本院以98年度重上字第661號審理後， 判決確認前開專 利侵權之事實，認被上訴人得以系爭染料專利侵權之瑕疵損 害賠償請求權與上訴人之貨款新臺幣35萬5,500元（ 折合美 金1萬1,747元）相抵銷，並已確定在案（下稱前案貨款訴訟 事件）。被上訴人既因系爭染料之專利侵權事件，受有損害 美金205萬9,749元，扣除另一染料供應商業已同意賠償美金 10 0萬元，再扣除前開抵銷之貨款美金1萬1,747元，則上訴 人應再賠償被上訴人美金104萬8,002元，爰依上訴人所簽立 之保證聲明及民法第349條、第353條、第226條第1項及第 227條第1項之規定，提起本件訴訟，並聲明：㈠上訴人應給 付被上訴人美金104萬8,002元，及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡願供擔保請准宣 告假執行。 二、上訴人則以：依美國專利法第282條規定， 於專利侵權訴訟 中，被控侵害專利權之行為人得以專利是否具有用性、新穎 性以及非顯而易見性之理由，為專利無效之抗辯，且專利之 有效性乃為專利侵權損害賠償之前提要件，是美國聯邦法院 即須對於專利權有效性與否進行裁判。被上訴人與美商CIBA 公司之專利侵權爭議中，被上訴人並未先與上訴人研討美商 CIBA公司之專利權是否有無效事由，即逕與美商CIBA公司和 解，其和解實屬草率，自不得據以認定上訴人生產之系爭染 料有侵害美商CIBA公司之專利權。又前案貨款訴訟事件中， 上訴人就此已加以爭執，惟法院對於美商CIBA公司之專利權 是否有無效事由未加以實質審認，且對於「上訴人所提供美 國專利法規定及書面資料，證明專利無效於專利侵權認定中 ，係屬先決條件」、「上訴人所生產系爭染料是否確有侵害 美商CIBA之專利權」、「 被上訴人是否依系爭保證聲明第2 條約定，由上訴人以自己名義出面協調處理系爭專利」等爭 議予以斟酌，並經兩造各為充分之舉證，並為完全之辯論， 本件應不受前案貨款訴訟事件判決爭點效之拘束。況依兩造 往來電子郵件，被上訴人僅要求上訴人提供系爭染料之結構 式，並未曾告知上訴人業遭美商CIBA公司指控系爭染料涉有 專利侵權，被上訴人僅要求上訴人就所出售之系爭染料除須 取得中國大陸之專利權外，另應於美國申請專利，並說明上 訴人之產品結構與美商CIBA公司已取得之美國專利權範圍有 何不同。而依上訴人出具之系爭保證聲明之約定，被上訴人 因系爭染料而與第三人發生爭執者，被上訴人即應告知上訴 人，並由上訴人以「自己名義」出面協調處理，惟被上訴人 卻始終未向上訴人提及使用於CD-R光碟片之系爭染料侵害美 商CIBA公司之專利權，且其現正與美商CIBA公司發生專利侵 權爭議，而要求上訴人出面協助處理，即擅自與第三人成立 和解， 此和解既未經上訴人參與協調， 則被上訴人與美商 CIBA公司間之和解即不能拘束上訴人，上訴人應無須賠償被 上訴人任何損害。再者，本件涉及上訴人所生產系爭染料是 否侵害美商CIBA公司之專利權，應依美國法律之規定，判斷 系爭染料究有無侵害美商CIBA公司之專利權，被上訴人提出 之「鑑定研究報告」，係依我國法律作成，其認系爭染料侵 害美商CIBA公司之專利權，實有論理上與邏輯上之謬誤等語 ，資為抗辯。 三、原審判命上訴人給付被上訴人美金104萬8,002元及自101年2 月5日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。 並以供擔 保為准、免假執行之宣告。上訴人提起上訴，其上訴聲明： ㈠原判決廢棄。㈡被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請均 駁回。被上訴人則於本院答辯聲明：上訴駁回。 四、兩造不爭執之事實： ㈠上訴人自94年11月11日起至96年7月26日 止向上訴人採購系 爭染料，並以之使用於被上訴人所生產及為他人代工生產之 CD-R光碟片上。 ㈡上訴人就其出售予被上訴人之系爭染料， 曾於96年5月17日 出具系爭保證聲明，保證：「中環因使用台氟商品製造生產 CD-R所衍生之相關專利爭議，或有侵害他人智慧財產權之虞 ，而造成有任何賠償、損失、代理訴訟費之情事，台氟皆應 保障中環使其免責」。 ㈢被上訴人代工生產之CD-R光碟片所使用之系爭染料，涉嫌侵 害美商CIBA公司之專利權， 美商CIBA公司曾於96年6月29日 直接致函予被上訴人，對被上訴人提出專利侵權警告，復於 96年8月31日在美國對被上訴人提出侵害專利權訴訟， 嗣經 被上訴人與美商CIBA公司於96年9月18日簽訂和解契約， 被 上訴人同意賠償美商CIBA公司美金200萬元， 被上訴人業已 以匯款方式，依約全額賠償美商CIBA公司，並因此支出美國 律師費用美金5萬9,749元。 五、被上訴人主張其向上訴人採購之系爭染料使用於其所生產之 CD-R光碟片後，經美商CIBA公司主張侵害專利權，致被上訴 人因此賠償和解金並支出律師費用，而上訴人則以前揭情詞 置辯，茲本件應審究之爭點為：㈠被上訴人有無將上訴人銷 售之系爭染料涉有侵害美商CIBA公司之專利權乙情通知上訴 人？㈡就上訴人銷售之系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專 利權乙節，有無爭點效的適用？㈢承上，如無爭點效之適用 ，則上訴人銷售之系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利權 ？ ㈠被上訴人已將上訴人銷售之系爭染料涉有侵害美商CIBA公司 之專利權乙情通知上訴人： ⒈查被上訴人自94年11月11日起至96年7月26日止， 向上訴 人採購系爭染料，並使用於被上訴人所生產及為他人代工 生產之CD-R光碟片上，銷售至美國等地。被上訴人出售予 客戶Hewlett-Packard Company、Imation Corporation、 TDK Electronics Corporation之CD-R光碟片，於96年4、 5月間接獲美商CIBA公司警告信，指控該CD-R光碟片所使 用之系爭染料，涉嫌侵害美商CIBA公司在美國之專利權， Hewlett-PackardCompany、Imation Corporation、 TDK Electronics Corporation旋將此情轉知被上訴人， 美商 CIBA公司並於96年6月29日 直接對被上訴人發出專利侵權 警告信， 復於96年8月31日在美國對被上訴人提出侵害專 利權訴訟等情，為兩造所不爭執（見兩造不爭執事實㈠㈢ ）， 復有美商CIBA公司於96年4月12日、96年5月15日、5 月21日寄予被上訴人客戶Hewlett-Packard Company、 Imation Corporation、TDK Electronics Corporation之 警告信、被上訴人客戶Hewlett- Packard Company、 Imation Corporation、TDK Electronics Corporation轉 知被上訴人之專利侵權通知及中譯本在卷可稽（見原審10 0年度重訴字第392號卷，下稱原審第392號卷第9至20頁） 。被上訴人主張已對上訴人告知美商CIBA公司指控系爭染 料侵害專利權，惟上訴人無法提出合理說明及解決，為上 訴人所否認，並辯稱被上訴人從未告知美商CIBA公司指控 系爭染料侵害專利權，被上訴人片面與美商CIBA公司就侵 害專利訴訟成立和解，不得拘束上訴人云云。經查，被上 訴人出售予客戶Hewlett- Packard Company、Imation Corporation、TDK Electronics Corporation之CD-R光碟 片係使用上訴人所生產之系爭染料，被上訴人於96年4、5 月間接獲上開客戶反應美商CIBA公司以警告信指控CD-R光 碟片所使用之系爭染料涉及侵害專利權後，被上訴人採購 人員賴怡君（即Mina Lai） 曾於96年4月30日以電子郵件 通知上訴人公司人員Peter提供「a.UG（即Dye染料之產品 名稱）具體證明出廠結構與CIBA結構的不同處。b.HPLC的 分析結果（包含CIBA的圖譜）」等語， 而早於96年4月24 日， 上訴人公司人員Peter即以公司內部電子郵件通知上 訴人公司人員Claire「今日與王博確認，煩請提供三個LC 圖譜給我1.CIBA原廠100% 2.P01 100%3.CIBA 50%、P0150 %」等語， 並以電子郵件副本抄送上訴人公司研發人員王 復興博士，迨被上訴人公司採購人員賴怡君以上開電子郵 件催促上訴人提出資料後， 上訴人公司人員Peter再於96 年4月30日 以電子郵件催促公司人員Claire確認研發人員 王復興博士究竟何時可以提供被上訴人所要求之前開資料 ，另上訴人公司人員Peter亦曾於96年5月11日以電子郵件 催促研發人員王復興博士提供「中環專利與CIBA專利之差 異性」資料等情， 有電子郵件為證（見原審第392號卷第 21頁、原審101年度重訴字第44號卷， 下稱原審第44號卷 第37頁背面），足證早於被上訴人公司採購人員賴怡君以 前開電子郵件向上訴人催促提出系爭染料與美商CIBA公司 之專利權差異性資料前，上訴人即已獲悉CIBA公司指控系 爭染料涉及侵害專利權乙節，並經內部聯繫指示相關人員 依被上訴人之要求準備美商CIBA公司之專利權與系爭染料 結構差異及CIBA專利權圖譜之HPLC專業比對分析結果，俾 協助被上訴人對美商CIBA公司之專利侵權指控提出說明及 防禦答辯，則被上訴人主張已對上訴人告知美商CIBA公司 就系爭染料提出涉嫌專利侵權指控乙節，應屬實在。 ⒉上訴人固辯稱前開電子郵件內容係被上訴人要求上訴人就 系爭染料申請美國專利，並非告知專利侵權事宜云云。惟 觀諸上開兩造間及上訴人公司內部間聯繫之電子郵件內容 ，再三提及上訴人應提供系爭染料與美商CIBA公司之專利 權結構差異及HPLC之圖譜對照分析結果，並非單純要求上 訴人就系爭染料申請美國專利，雖前開電子郵件內容提及 上訴人將系爭染料申請美國專利事宜，然此充其量僅能證 明上訴人擬將系爭染料併申請美國專利，俾利被上訴人援 引作為美商CIBA公司專利侵權爭議之答辯與防禦資料。況 於96年4、5月間被上訴人業已經由客戶之轉知美商CIBA公 司指控系爭染料侵害專利權事宜，衡諸常情，被上訴人豈 有不將此節轉知系爭染料出賣者之上訴人，其僅要求上訴 人將系爭染料申請美國專利豈非緩不濟急？又被上訴人苟 僅要求上訴人將系爭染料申請美國專利，大可要求上訴人 提出系爭染料申請美國專利之申請文號即可，又何需要求 上訴人提出系爭染料與美商CIBA公司之專利權結構差異及 HPLC之圖譜對照分析結果？上訴人此節所辯，顯然與常情 有悖，不足採信。參以被上訴人自94年11月間起即向上訴 人採購系爭染料用於生產CD-R光碟片，然兩造於交易期間 從未有書立系爭保證聲明之舉，迄至被上訴人於96年4、5 月間經由客戶轉知美商CIBA公司指控系爭染料涉有專利侵 權事宜之後，被上訴人始於96年5月2日去函要求上訴人提 供系爭保證聲明， 而上訴人則於96年5月17日書立系爭保 證聲明，保證若被上訴人因使用上訴人出售之系爭染料生 產之CD-R光碟片衍生相關專利爭議或有侵害他人智慧財產 權之虞，而造成有任何賠償、損失、代理訴訟費之情事， 上訴人應使被上訴人免責等情，有電子郵件及系爭保證聲 明在卷可按（見原審第44號卷第167至169頁），益見系爭 保證聲明之簽立應係出於被上訴人通知上訴人關於美商CI BA公司指控系爭染料涉及專利侵權事宜，上訴人始於系爭 染料交易多年後另行出具無侵害他人專利權之保證聲明予 被上訴人。上訴人另辯以被上訴人接獲美商CIBA公司專利 侵權之通知後，並未立即停止採購向上訴人採購系爭染料 乙節，固屬實情，然系爭染料係作為CD-R光碟片製程之重 要原料，不同染料供應商之產品，其品質亦不相同，驟然 更換染料供應商，勢必因染料品質不同而對製程、良率等 產生嚴重影響，則被上訴人於尚未確認系爭染料是否侵害 美商CIBA公司專利權之前，自無貿然變更染料來源之必要 。況上訴人既已於被上訴人告知美商CIBA公司指控系爭染 料涉有專利侵權事宜後，出具系爭保證聲明，保證就系爭 染料侵害專利權所造成被上訴人之賠償、損失、訴訟費負 終局責任，已如前述，則被上訴人於短期內續向上訴人採 購系爭染料，要與常情無違。 ㈡就上訴人銷售之系爭染料是否侵害美商CIBA公司專利權乙節 ，應有爭點效之適用： ⒈按民事訴訟法第400條第1項規定確定判決之既判力，惟於 判決主文所判斷之訴訟標的，始可發生。若訴訟標的以外 之事項，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判 決理由中對之有所判斷， 除同條第2項所定關於抵銷之情 形外，尚不能因該判決已經確定而認此項判斷為有既判力 。又學說上所謂之「爭點效」，乃指法院於確定判決理由 中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事 人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人 已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事 人間就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反 之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之 誠信原則（ 最高法院101年度台上字第994號、100年度台 上字第1627號、96年度台上字第2569號判決意旨參照）。 是爭點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就 重要爭點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟 資料足以推翻原判斷等情形始足當之。 ⒉經查，上訴人及訴外人佳年貿易有限公司前以被上訴人未 依約給付96年7、8月間買受系爭染料之貨款為由，向原審 法院提起前案貨款訴訟事件，被上訴人於該訴訟事件中以 系爭染料使用於生產CD-R光碟片，遭美商CIBA公司指控侵 害專利權， 被上訴人因而賠償美商CIBA公司美金200萬元 ，及支出美國律師費用美金5萬9,749元，受有損害美金20 5萬9,749元，請求與上訴人之貨款相抵銷，前案貨款訴訟 事件將「美商CIBA公司蒐證侵權之CD-R光碟片是否被上訴 人使用上訴人所銷售之系爭染料」及「上訴人生產銷售予 被上訴人之系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利權」列 為重要爭點，本於兩造辯論之結果，判決認：被上訴人所 屬林口二廠、三廠之生產作業流程、物料控管及產品序號 ，客觀上已符合國際標準具有國際品質，被上訴人所提出 之系爭染料進貨使用紀錄，足證被上訴人上開工廠生產CD -R光碟片確實使用向上訴人採購之系爭染料，而美商CIBA 公司所指控涉有侵權之CD-R光碟片係由被上訴人林口二廠 生產，復為上訴人所不爭執。又財團法人臺灣經濟科技發 展研究院（下稱臺經院）為司法院指定具有鑑定專利侵害 能力之鑑定機構，且我國判斷專利侵害之鑑定流程及原則 ，又與美國法相一致，則臺經院所出具關於上訴人銷售之 系爭染料侵害美商CIBA公司之專利權獨立項第1、9、13項 之專利權侵權鑑研究報告書，足認上訴人所銷售之系爭染 料確有侵害美商CIBA公司之專利權情事，而上訴人所提出 美國專利法律事務所KIRTON & McCONKIE製作之 鑑定報告 ，非惟本身不符合我國鑑定機構之資格，且該報告並未直 接以上訴人生產之系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利 權獨立項第1、9、13項進行比對，僅以美商CIBA公司之專 利權係屬無效，作為上訴人銷售之系爭染料並未侵害美商 CIBA公司之專利權之理由，自不足採。況美商CIBA公司之 專利權既經美國專利商標局核准審定，則在未經舉發其無 效前，尚無徒憑前開美國專利法律事務所自行製作之鑑定 報告遽以認定無效，並認被上訴人得以前開賠償美商CIBA 公司之賠償金及律師費用與上訴人之貨款請求相抵銷，有 前案貨款訴訟事件之歷審判決在卷可參（ 見原審第392號 卷第41至43頁、第44號卷第157至161頁），且據本院調閱 前案貨款訴訟事件歷審卷宗，查核屬實，則被上訴人主張 前案貨款訴訟事件之當事人與本件相同，且就上訴人銷售 之系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利權之重要爭點已 為判斷，上訴人就系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利 權之爭點，應受前案貨款訴訟事件判決爭點效之拘束，應 屬可採，上訴人所辯前案貨款訴訟事件就該爭點未經實質 審理認定云云，顯與事實不符。 ⒊上訴人固抗辯依美國法規定，專利侵權訴訟中被控侵害專 利權者得提出專利無效之抗辯，作為法院判斷專利侵權之 先決條件，且判斷系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利 權，應以美國法作為判斷標準，前案貨款訴訟事件判決認 上訴人不得主張美商CIBA公司之專利權無效，且以臺經院 之鑑定報告認定系爭染料侵害美商CIBA公司之專利權，其 判斷顯然違背法令而無爭點效之適用云云。惟查，我國經 濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定要點」係參酌美國 專利法及實務所訂定，此有經濟部智慧財產局（下稱智財 局）所發布之「專利侵害鑑定要點」草案修訂完成說明可 參（見前案貨款訴訟事件之臺灣臺北地方法院97年度重訴 字第671號卷㈡第27頁）， 足見我國判斷專利侵害之鑑定 流程及原則，係以解釋專利申請範圍之技術特徵與待鑑物 之技術內容相比對，基於全要件原則，判斷是否符合「文 義侵害」及通過「均等測試」，以判斷是否落入專利權範 圍，來認定有無構成專利侵害，而其中文義侵害之判斷標 準，依智財局發佈專利侵害鑑定要點所載：「『文義讀取 』係確認解釋後申請範圍中之技術特徵的文字意義是否完 全對應表現在待鑑定對象中」，此與美國判例Graver Tank & MFG.Co. V. Linde Air Proudcts Co.,339U.S.605 （1950）案對文義侵害解釋為「Indeter mining whether an accused device or composition infringes a valid patent,resort must be had in the first instance to the words of the claim.If accused matter falls clearly within the claim, infringement is made out ,and that is the end of it」（見前開卷㈡第27至35頁 ），兩者係屬一致，前開臺經院之鑑定報告雖係採行我國 智財局頒佈之「專利侵害鑑定要點」作為專利侵權之鑑定 流程及原則，實與美國法相一致，是前案貨款訴訟事件判 決因而採認該鑑定報告作為判斷系爭染料侵害美商CIBA公 司之專利權之證據，自無違背法令可言，上訴人空言辯稱 前案貨款訴訟事件所採為證據之臺經院出具之鑑定報告， 非以美國法為專利侵權之判斷標準，認有違背法令云云， 自不足採。又我國智財局修正而經司法院函送各級法院參 考之「專利侵害鑑定要點」，其上篇第三章第二節「一、 證明專利權有效」明白揭櫫專利屬地主義：「專利權具有 區域性及保護期間。專利權人所取得的專利權，僅在授予 該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護， 期間屆滿或者專利權經撤銷確定者，專利權即失去法律效 力而為社會所共有，任何人都可實施該專利權」，且專利 屬地主義係國際上通認之準則，亦即專利權之授與及登記 ，係依登記國之主權行為而生，具嚴格的屬地性，故其權 利之有效性亦與該國建置之法規及登記程序密切相關，應 專屬登記國之法院管轄，此有1968年布魯塞爾公約第16條 第4項、2001年布魯塞爾規則第22條第4項可資參照（見本 院卷第70至71頁）。再參諸美國判例法業已揭示其不受外 國法院就美國專利有效性判斷之拘束，亦有賓州東區美國 聯邦地方法院2010年之 Quad/Tech Inc. v. Q.I.Press Controls B.V. 案中明示「外國專利判斷對有關美國專利 及專利法之訴訟，並無拘束力」（Moreover, foreign patent determinations arenot binding in litigation concerning United States patents and patent law.） ，且美國法院亦僅認其有權對美國專利為有無效之認定， 而不應對外國專利行使管轄權，有美國聯邦巡迴上訴法院 2007年之Voda v. Cordis Corporation案可資參照（見本 院卷第77至82頁），復為上訴人所不爭，是以考量前述國 際條約及美國法院實務見解及我國法均認同專利屬地原則 ，僅專利之登記國有權就專利之有效性為認定，則美商 CIBA公司之專利權在未依美國專利法規並循美國專利法制 度之舉發程序確認無效前，自不得由我國法院逕予審查而 認其為無效，故前案貨款訴訟事件確定判決就上訴人所提 出美商CIBA公司之專利權無效之抗辯，認「系爭專利權既 經美國專利商標局核准審定，則在未經第三人提出舉發其 無效前，尚無從徒憑美氟公司所自行委託美國律師製作上 開片面報告，遽以認定CIBA公司系爭專利權為無效」，實 難謂有何違背法令可言，此與美國及我國法院肯認專利登 記國之法院就專利有效與否得先於專利侵權爭議加以判斷 乙節，亦無衝突矛盾之可言。 ⒋上訴人另辯以上訴人為證明系爭染料是否涉及專利侵權， 於原審已提出專利無效抗辯成立之比較表，此為前案貨款 訴訟事件後提出之新訴訟資料，足以推翻前案貨款訴訟事 件之判斷，排除爭點效之適用云云。然上訴人於前案貨款 訴訟事件中業已提出美商CIBA公司之專利權無效之抗辯， 有上訴人 於本院98年度重上字第661號前案貨款訴訟事件 提出辯論意旨狀可資參照 （見該事件本院卷第125頁）， 而上訴人於原審提出美、德及我國之民事專利訴訟事件關 於專利有效性抗辯成立之比較表，充其量僅能證明各國法 院關於專利侵權訴訟事件中提出專利無效抗辯比率及成立 比率，既非關於「系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利 權」之新訴訟資料，亦不影響前案貨款訴訟事件對該爭點 之判斷，是上訴人辯稱前開資料係得以排除前案貨款訴訟 事件判決爭點效適用之新訴訟資料云云，要屬無據。 ⒌承上，上訴人售予被上訴人之系爭染料侵害美商CIBA公司 之專利權，既經前案貨款訴訟事件確定判決認定在案，且 上訴人就此爭點應受判決爭點效之拘束，已如前述，且前 案貨款訴訟事件確定判決之就此爭點之判斷並無違背法令 之處，上訴人亦未提出足以推翻該判斷之新訴訟資料，則 上訴人於本件自不得就同一爭點再為爭執，本院亦不得作 相反之判斷，是上訴人於本件就系爭染料是否侵害美商 CIBA公司之專利權之爭點重為爭執，實無可採。 ㈢被上訴人得依系爭保證聲明及民法不完全給付之規定，請求 上訴人賠償其損害： ⒈按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人 得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。又因可 歸責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償 損害，民法第227條、第226條第1項分別定有明文。 查上 訴人曾簽立系爭保證聲明第1條約定： 「中環因使用台氟 商品製造生產CD-R所衍生之相關專利爭議，或有侵害他人 智慧財產權之虞，而造成有任何賠償、損失、代理訴訟費 之情事，台氟皆應何障中環使其免責」，有系爭保證聲明 在卷可按（見原審第392號卷第8頁）。又上訴人出售予被 上訴人用於生產CD-R光碟片之系爭染料既有侵害美商CIBA 公司之專利權，已如前述，而此節係可歸責於上訴人，且 不能補正，則被上訴人依系爭保證聲明及前開民法不完全 給付之規定，請求上訴人賠償其因此所受之損害，自屬有 據。 上訴人固主張依系爭保證聲明第2條約定專利侵權爭 議必須經法院裁判確定，上訴人始負賠償之責云云。觀諸 系爭保證聲明書第2條固約定： 「如有任何因為上述狀況 致使利害關係人對中環進行索賠之情事，台氟應以自己之 名義出面協調處理並同意對此進行賠償（經法院裁定確定 ）」，此係上訴人向被上訴人保證於系爭染料涉有專利侵 權情事時，上訴人應出面協調處理並對法院已裁判確定之 損害進行賠償，並非表示上訴人對被上訴人所負之保證責 任以經法院裁判確定者為限，上訴人既以系爭保證聲明第 1條約定對被上訴人保證系爭染料無專利侵權之疑慮， 復 申明保障被上訴人就系爭染料所涉專利侵權所生之損害免 責，則被上訴人主張上訴人應依該約定或依前開民法不完 全給付之規定，賠償其系爭染料所涉專利侵權之損害，自 屬有據。 ⒉次查，被上訴人因系爭染料侵害美商CIBA公司之專利權， 業與美商CIBA公司成立和解契約，被上訴人並已給付美金 200萬元賠償金予美商CIBA公司，另支出律師費美金5萬9, 749元，共計受有損害美金205萬9,749元等情， 有和解契 約節錄、匯款予美商CIBA公司之水單、美國律師之費用請 款單據為證（見原審第392號卷第26至40頁）， 且為上訴 人所不爭。而質之被上訴人自承因涉有侵害美商CIBA公司 之專利權之染料，除上訴人售予被上訴人之系爭染料外， 另有其他公司所出售之染料，且另家公司業已同意賠償半 數即美金100萬元之賠償金等語，顯然被上訴人就美商 CIBA公司之專利侵權事宜所受之損害，應由上訴人及另家 提供被上訴人染料之公司共同負擔，亦即上訴人所應負擔 之損害賠償金額應為美金102萬9,874.5元（計算式：2,05 9,749÷2＝1,029,874.5）。 又被上訴人就上訴人應負擔 之前開損害賠償，業於前案貨款訴訟事件中主張與上訴人 之貨款債權新臺幣35萬5,500元相抵銷， 兩造復同意以美 金兌換新臺幣之匯率1比30.262計算， 抵銷之貨款債權為 美金1萬1,747元，則被上訴人所得請求上訴人負擔之損害 賠償金額為美金101萬8,127.5元（ 計算式：1,029,874.5 －11,747＝1,018,127.5）。 六、綜上所述， 被上訴人依系爭保證聲明第1條約定及民法不完 全給付之規定，請求上訴人賠償其損害美金101萬8,127.5元 ， 及自起訴狀繕本送達之翌日即101年2月5日（見原審第44 號卷第9頁）起至清償日止， 按週年利率5%計算之利息，為 有理由，應予准許，逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回 。原審就逾前開應准許部分，判決上訴人敗訴，尚有未洽， 上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由 ，爰由本院予以廢棄，並改判如主文第2項所示。 至原審就 前開應准許部分，為上訴人敗訴之判決，核無違誤，上訴意 旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁 回其上訴。 七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與判決結果 不生影響，無庸再逐一予以論究，併此敘明。 八、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴 訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。 中 華 民 國 102 年 5 月 28 日 民事第三庭 審判長法 官 林陳松 法 官 張靜女 法 官 賴惠慈 正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項 但 書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 102 年 5 月 28 日 書記官 張淑芳 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。