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臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　103年度上字第145號 上　訴　人　廣涵科技有限公司 法定代理人　葉南輝 訴訟代理人　林育竹律師 　　　　　　周金城律師 　　　　　　陳琬渝律師 　　　　　　文聞律師 上　一　人 複代 理 人　陳曉雯律師 被上 訴 人　光弘生醫科技股份有限公司 　　　　　　（原名：光弘科技股份有限公司） 法定代理人　郭惠卿 訴訟代理人　張元宵律師 複代 理 人　賴見強律師 　　　　　　白慈甄律師 上列當事人間請求返還資料等事件，上訴人對於中華民國102年1 2月6日臺灣臺北地方法院101年度訴字第4775號第一審判決提起 上訴，本院於105年5月10日言詞辯論終結，判決如下： 主 文 原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，及訴訟費用之 裁判，均廢棄。 被上訴人不得再使用「硫酸鈣定時降解陶瓷技術」，亦不得自行 或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權 、交付、處分之行為。 被上訴人應給付上訴人新臺幣叁佰萬元。 其餘上訴駁回。 第一審訴訟費用，由被上訴人負擔五分之三，餘由上訴人負擔； 第二審訴訟費用（撤回上訴部分除外），由被上訴人負擔四分之 三，餘由上訴人負擔。 事實及理由 壹、程序方面 一、本件被上訴人名稱原為光弘科技股份有限公司、法定代理人 為謝岳臨，嗣於本院審理中更名為光弘生醫科技股份有限公 司、法定代理人變更為楊成誡後，再變更為郭惠卿，有被上 訴人基本資料查詢、經濟部民國104年10月6日經授中字第00 000000000號函暨被上訴人變更登記表可稽（見本院卷三第1 66頁、第277至280頁），楊成誡、郭惠卿依序聲明承受訴訟 （見本院卷三第171、273頁），核無不合，應予准許。 二、按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者 ，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第463條準用同法第256 條定有明文。查上訴人於原審聲明第㈡項係請求：被上訴人 不得再運用「硫酸鈣定時降解陶瓷技術」（下稱系爭技術） 之技術或權利，亦不得再從事與系爭技術之技術產品類似之 業務行為（見原審卷第130頁），嗣於本院審理中補充、更 正該項聲明為：被上訴人不得再使用系爭技術，亦不得自行 或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、 授權、交付、處分之行為（見本院卷四第176頁）。經核上 訴人並未變更訴訟標的，僅屬聲明之更正、補充，非為訴之 變更或追加，揆諸首揭規定，應予准許。 貳、實體方面 一、上訴人主張：伊於98年4月8日與被上訴人簽訂合作約定書（ 下稱系爭合約），雙方同意合作並共同進行系爭合約第1條 約定項目之生產製造、行銷銷售等運作，伊並已於98年8月1 0日依系爭合約第1條第2項第2款約定，將系爭技術製程及配 方移轉予被上訴人，由其擁有系爭技術所生產之CASEP（下 稱系爭CASEP）品牌。而依系爭合約第1條第2項及第3條第4 項約定，系爭技術為伊所開發，伊應有權決定系爭CASEP原 料之行銷運作，且伊已向被上訴人確認系爭CASEP每公斤報 價之價格為新臺幣（下同）7,000元（下稱系爭報價），被 上訴人即應以系爭報價向客戶國維聯合科技股份有限公司（ 下稱國維公司）為報價之義務。詎被上訴人遲至101年6月15 日始以每公斤1萬元之價格為報價，超出系爭報價甚鉅，致 國維公司未購買，被上訴人顯已違反系爭合約第3條第4項、 第4條之約定。又被上訴人分別向經濟部智慧財產局（下稱 智財局）申請「牙科人工植體改良」（第M438247號）、「 組合式手術刀」（第M438242號）之專利；另由被上訴人之 執行長閻京如（下稱閻京如）以個人名義申請之「人工植牙 鑽頭」（第M380794號），及「牙科人工植體」（第M365164 號）等新型專利（以上4項專利合稱系爭專利，分別時各以 其專利名稱稱之），均屬系爭合約第1條第1項約定之「晶瓷 」牙根系統或其相關器械（下稱系爭晶瓷牙根系統），依系 爭合約第6條第1項、第2條第2項約定，應由伊執行專利權申 請，且不得與第三人以任何形式合作，詎被上訴人竟未將系 爭專利交由伊執行專利申請，亦未將伊共同列名為申請人， 且擅與閻京如合作，顯已違反系爭合約之前述約定。是被上 訴人上揭違反系爭合約約定之行為，均具可歸責事由，伊已 於101年7月2日發函及以102年7月30日民事準備書㈢暨調查 證據聲請狀（下稱準備㈢狀）、102年8月22日民事準備書㈣ 暨調查證據聲請狀（下稱準備㈣狀），向被上訴人為終止系 爭合約之意思表示，爰依系爭合約第6條第2項第5款及第7條 第2項第1款、第2款約定，請求：㈠被上訴人應將伊於98年8 月10日所交付系爭技術製程及配方之全部書面技術資料，返 還予伊；㈡被上訴人不得再運用系爭技術之技術或權利，亦 不得再從事與系爭技術之技術產品類似之業務行為；㈢被上 訴人應給付伊1億元之懲罰性違約金，及自民事追加訴訟狀 繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；㈣願供 擔保，請准就上開第㈠、㈢項聲明宣告假執行等語。原審判 決上訴人全部敗訴，上訴人不服，提起上訴，嗣撤回部分上 訴（見本院卷三第76頁，即上訴人依系爭合約第6條第2項第 5款約定，請求被上訴人應將上訴人於98年8月10日所交付系 爭技術製程及配方之全部書面技術資料，返還予上訴人部分 ，已不在本院審理範圍），上訴聲明：㈠原判決關於駁回上 訴人第㈡、㈢項之訴部分廢棄。㈡被上訴人不得再使用系爭 技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販 賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為。㈢被上訴人應 給付上訴人1億元之懲罰性違約金。 二、被上訴人則以：依系爭合約第4條約定可知，系爭CASEP銷售 價格並非由上訴人單方決定；且閻京如並非被上訴人員工， 其以電話向國維公司口頭報價，並無出具任何報價單，於市 場交易上不具拘束買賣當事人之效力；而上訴人所提系爭報 價不敷成本，其要求被上訴人吸收損失，顯不合理，亦與系 爭合約約定不符；此外，系爭CASEP未通過三批測試，無法 量產，則兩造因而對系爭CASEP之價格等仍有爭議，被上訴 人未立即向國維公司為報價，應屬合理；況國維公司亦非僅 因被上訴人報價過高而未買受系爭CASEP，是被上訴人並未 違反系爭合約第3條第4項、第4條約定應向客戶報價之義務 。又系爭合約第6條第1項約定之真意應係指系爭合約約定項 目之專利，乃係雙方共同合作所取得，方由雙方共同列名， 而上訴人所指系爭專利均係由被上訴人支付對價後向閻京如 取得，顯非屬上開約定之範疇，被上訴人未將系爭專利交由 上訴人執行專利申請，亦未將上訴人登記為系爭專利之共同 專利權人，均未違反系爭合約第2條第2項、第6條第1項等約 定。再依系爭合約第7條第2項第2款有關系爭技術之技術或 權利範圍之約定，應指系爭CASEP之生產與量售，而被上訴 人從未使用系爭CASEP及從事有關技術、量產販售等行為， 上訴人請求禁止被上訴人從事相關運用行為，自無可採。另 上訴人並未以被上訴人違反系爭合約第6條第1項及第2條第2 項等約定之事由，對被上訴人為終止系爭合約之意思表示， 是上訴人主張其業以上開事由對被上訴人合法終止系爭合約 ，亦有未符。末縱認被上訴人有違約情事，惟依上訴人主張 被上訴人未依系爭報價致國維公司未買受系爭CASEP，所受 損害至多為營收5萬6,000元（7,000元×8公斤）之利潤數千 元，甚係虧損而未獲有利潤；且上訴人主張實際損失應以系 爭技術所投入之研發成本為計算依據，亦未提出相關資料足 佐，故上訴人請求1億元違約金，顯屬過高，應予酌減等語 置辯。被上訴人對上訴人之上訴，答辯聲明：上訴駁回。 三、兩造不爭執事項：（見本院卷四第159頁反面至160頁） ㈠兩造於98年4月8日簽訂系爭合約，雙方同意合作並共同進行 約定項目之生產製造、行銷銷售等運作，以創造雙方之利益 。上訴人並於98年8月10日依系爭合約第1條第2項第2款約定 將系爭技術製程及配方資料交付予被上訴人收執。 ㈡被上訴人分別於100年11月2日、101年1月19日向智財局申請 「組合式手術刀」（第M438242號）、「牙科人工植體改良 」（第M438247號）等專利；另閻京如任職於被上訴人期間 亦曾於98年4月15日、98年12月16日向智財局申請「牙科人 工植體」（第M365164號）、「人工植牙鑽頭」（第M380794 號）等專利。 四、上訴人主張：被上訴人違反兩造簽訂之系爭合約第3條第4項 、第4條、第6條第1項、第2條第2項等約定，伊已向被上訴 人為終止系爭合約之意思表示，爰依系爭合約第7條第2項第 1款、第2款約定，請求被上訴人不得再使用系爭技術，亦不 得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、 實施、授權、交付、處分之行為；及應賠償懲罰性違約金1 億元等語，惟為被上訴人所否認，並以前詞置辯。茲審酌分 述如下： ㈠被上訴人是否違反系爭合約第3條第4項、第4條約定？ 1.上訴人主張：依系爭合約第1條第2項及第3條第4項約定，伊 應有權決定系爭CASEP之價格為系爭報價，被上訴人即有依 系爭報價向國維公司為報價之義務，詎被上訴人遲至101年6 月15日始向國維公司為報價，且未依伊所定系爭報價為之云 云。然查： ⑴按解釋意思表示，固須探求當事人真意，不得拘泥所用之辭 句，但所用之辭句業已表示當事人真意，無須別事探求者， 即不得反捨所用之辭句而更為曲解。解釋契約，應斟酌立約 當時之情形，及一切證據資料以為斷定之標準，庶不失契約 之真意（最高法院86年台上字第3042號、86年台上字第2756 號裁判要旨參照）。查，上訴人主張系爭CASEP為系爭合約 第1條第2項所定之約定項目，其曾告知被上訴人系爭CASEP 每公斤報價之價格應為7,000元，嗣被上訴人於101年6月15 日以口頭方式向國維公司報價系爭CASEP每公斤價格1萬元， 而國維公司終未向被上訴人購買系爭CASEP產品等情，固為 被上訴人所不爭（見本院卷三第191頁正反面、卷四第187至 188頁），然依系爭合約第3條第4項約定：「約定項目未來 之行銷運作，除第1條第2項由乙方（按即上訴人）決定外， 第1條第1項之行銷運作則由甲、乙雙方共同決定之」、第4 條約定：「約定項目產品之銷售價格依據總運作成本作為基 礎，而該等成本係依據各方對於所負責部分成本降低之努力 ，各方均應『竭盡所能』地將降低運作成本，並將相關資訊 坦誠地公開，以期為本約各方獲取最後成功；」等語（見原 審卷第13頁），可知系爭CASEP之行銷運作雖由上訴人決定 ，然關於銷售價格則應依據總運作成本作為基礎，且該等成 本係按各方對於所負責部分成本降低之努力，各方均應竭盡 所能以降低成本，並將相關資訊向對方揭露，則關於系爭CA SEP之售價顯應考量兩造對該項目所負責部分之成本，並依 該總運作成本為基礎加以決定甚明，是依上開約定內容，自 難認系爭CASEP之價格應由上訴人單方決定。再參酌上訴人 於101年6月15日寄予被上訴人電子郵件（下稱電郵）中提及 ：「…每公斤報價一萬圓？這與『我們討論定案』的價格差 距頗大，與前次對國維報價有將近25﹪的漲幅，就我們所知 ，原料等價格並無變動…不知何以此次不依之前大家『商定 價格』報價，卻有這麼大的漲幅…」等語（見原審卷第32頁 ），益徵有關系爭CASEP之銷售價格，乃須經兩造商討議定 後始加以決定，並非由上訴人單方所能自行決定。 ⑵再稽諸被上訴人曾以100年6月2日電郵向上訴人表示：「閻 總指示報價與成本結構有很大關係…所以在所有條件還未確 定之前，先不要報價免得讓客戶產生誤會，…所以1.國維那 裡光弘還是先不要提供報價…」等語（見原審卷第30頁）； 上訴人於100年6月14日所寄予被上訴人電郵則稱：「…少量 樣品，就依據每斤7000元去報價吧。…」（見原審卷第29頁 ）；又上訴人於101年5月17日所寄予被上訴人之電郵則稱： 「…收到國維的告知，有關訂購CASEP之事。請速依商定之 價格給予報價，…」等語，被上訴人旋於101年5月21日以電 郵回覆上訴人：「…來信詢問CASEP的事情，…後續第二次 及第三次單獨試做的產品…都不合格，我不知道這樣怎麼量 產，…就算我們沒通過三批試量產是機密不告訴國維，但是 提供國維報價後，我也不知道怎麼供料才好…」等語（見原 審卷第129頁）。佐以國維公司於101年5月16日寄予被上訴 人電郵記載：「…我們公司（按即國維公司）預計可能會下 的單for CASEP約7~8KG左右，不知貴公司的報價及交期為何 ？另外，CASEP這原料貴公司已做過3批試量產及相關試驗嗎 ？若都已具備齊全的話，是否可以提供更詳細資料給我們參 考…」等語（見原審卷第193頁）；及證人即國維公司當時 經理儲明非證述：伊當時係負責伊公司產品銷售，而系爭CA SEP為伊公司當時想要採購之原料，被上訴人曾向伊公司為 二次報價，第一次報價是每公斤7,000元，伊公司曾採購少 量之系爭CASEP，經測試後則欲採購較大量之系爭CASEP，被 上訴人第二次報價則為每公斤1萬元，伊有向被上訴人要求 提供經過三批試量產之資料，此雖非購買之必要條件，但因 當時伊公司訴求重點在此，故向被上訴人要求提供，惟被上 訴人並未提供，且伊公司有向被上訴人詢問好幾次，一直得 不到答案，讓伊公司覺得被上訴人是否真的準備要銷售系爭 CASEP，而產生疑慮，再加上系爭報價問題，故伊公司最後 決定不向被上訴人採購等語（見原審卷第370頁反面至371頁 反面）；兼諸儲明非於101年6月28日所寄予上訴人之電郵亦 提及：「本公司經辦與光弘接觸後，該公司處理事情之方式 ，讓本公司感覺該原料還存在許多不確定因素，因貴公司為 該材料（按即系爭CASEP）之研發單位，故告知您本公司決 議暫緩與光弘採購原料。」等語（見原審卷第142頁），與 上訴人自陳系爭CASEP確未通過三批試量產乙節（見原審卷 第177頁），可知兩造於國維公司第一次向被上訴人訂購少 量樣品時，雖曾以系爭報價即每公斤7,000元出售與國維公 司，然於國維公司第二次欲再向被上訴人購買7至8公斤數量 而向其詢價時，兩造對此次之定價應為何，及系爭CASEP因 尚未通過三批試量產測試，是否得以量產仍有爭議、質疑， 且國維公司於此次洽訂系爭CASEP時，亦要求提供系爭CASEP 經三批試量產測試或相關試驗之證明，雙方即因此而進行討 論，及系爭CASEP之銷售價格並非上訴人所得單方決定等情 。據此，堪認被上訴人於兩造尚未就國維公司第二次所欲訂 購、與第一次所訂少量樣品不同之系爭CASEP數量價格達成 共識前；及因國維公司於此次訂購要求提供系爭CASEP經三 批試量產測試之證明，被上訴人就系爭CASEP因未通過三批 試量產測試致產生於報價後得否量產之疑慮，而未於國維公 司第二次向其詢價時立即為系爭報價，自難認有何違反系爭 合約第3條第4項、第4條約定之歸責原因。 2.上訴人主張：被上訴人曾以100年5月27日、100年6月14日電 郵向伊詢問系爭CASEP應如何訂價，及證人朱天翎之證述足 徵其就系爭CASEP之報價係同意由伊決定；縱系爭CASEP之銷 售價格需由兩造共同決定，然被上訴人未經伊同意即以每公 斤1萬元向國維公司報價，致國維公司不願購買，造成錯失 系爭CASEP締約之重大損失，此亦有證人儲明非之證述可證 ，是被上訴人確已違反系爭合約第3條第4項、第4條約定云 云。惟查： ⑴被上訴人雖曾於100年5月27日寄予上訴人電郵中提及：「Wi lson,附件是CASEP成本計算表，該成本計算表尚未加入磨粉 及過篩的成本，請指示報價給國維的價格」等語（見本院卷 三第22頁）；及於100年6月14日寄予上訴人電郵則記載：「 Wilson,價格就由您來訂，我出報價單給國瑞，…」等語（ 見本院卷三第24頁），然互核上開被上訴人100年6月14日寄 予上訴人之電郵時間為上午9時48分，上訴人旋於同日上午1 0時21分寄發前述內容為：「…少量樣品，就依據每斤7000 元去報價吧。…」之電郵（見原審卷第29頁，本院卷三第24 頁）予被上訴人，足見上開電郵係兩造針對國維公司第一次 欲訂購系爭CASEP少量樣品價格之往來電郵，然國維公司第 二次欲洽訂之數量及要求均與第一次不同，是縱第一次被上 訴人同意以上訴人提出之系爭報價向國維公司報價，亦不能 證明系爭合約係約定被上訴人有依上訴人系爭報價對外報價 之義務或被上訴人業已同意第二次報價亦由上訴人單方決定 等事實。另證人即斯時為系爭合約丙方見證人航偉科技股份 有限公司（下稱航偉公司）總經理朱天翎固證述：就伊認知 系爭合約第3條第4項約定，關於第1項第2款之約定項目即系 爭CASEP行銷由上訴人決定，係因上訴人具有此方面的專業 與經驗，所以由上訴人來制定行銷包括價格，而系爭合約第 4條約定的意思就是關於價格，兩邊都要提出成本資料，要 公開透明，但關於銷售價格的決定權還是回到系爭合約第3 條第4項的約定等語（見本院卷三第193頁反面至194頁）， 惟其亦證述並不記得簽訂系爭合約當天有無就系爭合約再為 其他書面及口頭之約定等語（見本院卷三第192頁反面）； 徵諸系爭合約第3條第4項、第4條約定之文義，及前揭上訴 人於101年6月15日寄予被上訴人電郵內容，足證系爭CASEP 價格應由兩造共同決定，業如前述，而證人朱天翎既已不復 記憶簽約當天尚有無除上開約定外之其他約定，僅以本於其 自身認知所為之證述，尚無從憑為有利上訴人主張之認定。 ⑵至被上訴人固於101年6月15日以口頭方式向國維公司報價系 爭CASEP每公斤價格1萬元，惟依前揭證人儲明非之證述及其 於101年5月16日、101年6月28日所寄予被上訴人、上訴人之 上開電郵，亦可知國維公司未向被上訴人購買系爭CASEP之 原因，尚有因系爭CASEP未通過三批試量產測試等因素，並 非僅因被上訴人所為每公斤1萬元之報價。另證人儲明非雖 曾證述：伊公司第二次欲採購大批數量之系爭CASEP，請被 上訴人再報價，被上訴人即報價每公斤1萬元，當時伊等認 為大量採購會更便宜，但是後來被上訴人卻報價1萬元，伊 公司覺得比較貴就決定不向被上訴人採購等語（見原審卷第 371頁），惟證人儲明非之證述亦提及國維公司尚有因系爭 CASEP未通過三批試量產測試等其他因素而未購買，已如前 述，故上訴人僅擷取證人部分證述以為有利自己之主張，自 無可取。準此，國維公司既非僅因被上訴人口頭報價系爭CA SEP每公斤價格1萬元，而決定不向其購買系爭CASEP，則被 上訴人上開報價行為亦難認有何違反系爭合約第3條第4項、 第4條約定之歸責原因。 3.從而，上訴人主張被上訴人違反系爭合約第3條第4項、第4 條約定云云，不足採信。 ㈡被上訴人是否違反系爭合約第6條第1項、第2條第2項約定？ 1.上訴人主張：被上訴人及閻京如所申請之系爭專利，均屬系 爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統，依系爭合約第 6條第1項、第2條第2項約定，應由伊執行專利權申請，且不 得與第三人以任何形式合作，詎被上訴人竟未將系爭專利交 由伊執行專利申請，亦未將伊共同列名為申請人，且擅與閻 京如合作，顯已違反系爭合約之前述約定等語，經查： ⑴系爭合約為兩造於98年4月8日所簽訂，而系爭晶瓷牙根系統 為系爭合約第1條第1項之約定項目，則被上訴人分別於100 年11月2日、101年1月19日向智財局申請「組合式手術刀」 （第M438242號）、「牙科人工植體改良」（第M438247號） 等專利；另閻京如任職於被上訴人期間亦曾於98年4月15日 、98年12月16日向智財局申請「牙科人工植體」（第M36516 4號）、「人工植牙鑽頭」（第M380794號）等專利，均係在 系爭合約簽訂後所為。 ⑵參酌證人即上訴人法定代理人葉南輝證述：簽訂系爭合約時 ，被上訴人代表人是閻正炘，但整個協商過程伊等均是跟閻 京如接觸，伊等於98年3月12日有寄發電郵給被上訴人，詢 問系爭晶瓷牙根系統所指為何？被上訴人即於翌日以上證九 電郵（即本院卷一第211頁）及所附之被上訴人向經濟部申 請科技研究發展專案之SBIR計畫申請書（即本院卷一第212 至230頁，下稱SBIR計畫申請書），向伊等說明系爭晶瓷牙 根系統包括人工牙根設計、人工牙根3Ｄ設計，及人工牙根 後續衍生的產品包括手術刀、鑽頭都在內，而兩造合作過程 中，均係被上訴人自行投入研發以申請專利，並未聽聞閻京 如要以個人名義申請專利，且依被上訴人98年4月8日所寄電 郵亦提及「我們有一個人工牙根設計的專利正在申請」，指 的就是閻京如於98年4月15日、98年12月16日向智財局申請 「牙科人工植體」（第M365164號）、「人工植牙鑽頭」（ 第M380794號）之專利等語（見本院卷二第28頁正、反面） ；證人即代表被上訴人與上訴人簽約之閻京如證述：「（問 ：合作約定書1.1條甲方光弘公司，就這份約定書並未就晶 瓷牙根系統做相關約定，你們用何方法界定？）我們向經濟 部申請SBIR第一期就是用奈米晶瓷材料開發計畫，航偉也是 看到我們有這個開發計畫才談系爭合作…」等語（見本院卷 二第35頁）；證人朱天翎證述：伊於見證系爭合約前有參與 兩造就締結系爭合約內容之相關討論，且當時伊亦有請被上 訴人提供系爭合約第1條第1項約定系爭晶瓷牙根系統之概述 資訊，被上訴人所提即為SBIR計畫申請書等語（見本院卷三 第192頁正、反面）。互核被上訴人以上證九即103年3月13 日電郵回覆上訴人所附之SBIR計畫申請書記載，本次主要計 畫內容為「奈米晶瓷人工牙根開發計畫」、其計畫內容與施 實方式即就被上訴人所欲研發之人工牙根屬精密陶瓷材料與 現今人工牙根植體以純鈦及鈦合金為主之優缺點加以說明、 比較，而其計畫目標與規格完成後之狀況則為「精密陶瓷人 工牙根製造技術」，並載明其衍生技術有手術器械項目，該 項目含有「陶瓷手術刀」、「陶瓷鑽頭」等項內容（見本院 卷一第211頁、第215頁反面、第221頁反面至223頁），可知 兩造於簽訂系爭合約前就系爭晶瓷牙根系統此約定項目為何 ，已為磋商，被上訴人始於上訴人詢問系爭晶瓷牙根系統之 資料時，以其SBIR計畫申請書回覆上訴人，復將該計畫申請 書內容亦揭露予航偉公司，航偉公司始參與系爭合約之洽談 、合作，進而為該合約之見證人。 ⑶再觀諸兩造嗣於98年4月8日所簽訂之系爭合約前言記載：「 簽約人『光弘生醫科技股份有限公司』（以下簡稱『甲方』 ）、『廣涵科技有限公司』（以下簡稱『乙方』），茲因各 方同意依據『資源整合、優勢分工』之原則進行整合與合作 ，共同進行約定項目之生產製造、行銷銷售等運作，以共同 創造雙方之利益，且各方明確認知本合作具有『Joint Vent ure』特性…」、及第1條約定項目記載：「雙方同意共同合 作之『約定項目』，包括下列項目之技術領域：1.1、甲方 所開發之『晶瓷』牙根系統及相關器械…等；1.2、乙方所 開發之下列之技術：1.2.1骨科植入物及其相關器械之產製 、表面處理等技術，包括但不限於…；1.2.2、乙方與丙方 合作開發之『硫酸鈣定時降解陶瓷技術』…，以及後續所衍 生之各項技術；…」等語（見原審卷第12頁）；及上訴人於 簽約當日上午10時40分所寄予被上訴人之電郵稱：「…廣涵 與光弘合作的部分，…原則上，廣涵的POROUS及HA的任何技 術，申請專利時均由光弘共同列名申請人（即所有人），而 光弘陶瓷牙根的任何專利該部分也讓廣涵科技…列名申請人 …。」等語，被上訴人旋於同日上午11時20分以電郵回覆上 訴人：「了解，因為工作是持續進行，過去的就不提了，爾 後遵照指示辦理!」等語（見本院卷一第231頁），足徵兩造 係互相提供各自技術領域如約定項目所載之技術及相關器械 、衍生技術，共同合作進行約定項目之生產製造、行銷銷售 等運作，而被上訴人於系爭合約簽訂前既就系爭晶瓷牙根系 統之技術範圍以前揭SBIR計畫申請書回覆上訴人，堪認兩造 確係以被上訴人SBIR計畫申請書所欲研發完成之「精密陶瓷 人工牙根製造技術」與其衍生產品含相關手術器械等，為系 爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統項目範圍，上訴 人始將其所研發擁有之系爭技術及其衍生技術，與被上訴人 約定於系爭合約第1條第2項之約定項目內，並進而於98年8 月10日依系爭合約第1條第2項第2款約定，將系爭技術製程 及配方移轉予被上訴人（見原審卷第17頁），由其擁有系爭 技術所生產之系爭CASEP，以遂行兩造締結系爭合約前言所 述，共同提出各自持有於系爭合約第1條約定項目之技術， 進行生產製造、行銷銷售等運作之合作事宜。 ⑷是系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統項目範圍， 既為被上訴人SBIR計畫申請書所欲研發完成之「精密陶瓷人 工牙根製造技術」與其衍生產品含相關手術器械等，且該手 術器械項目即有「陶瓷手術刀」、「陶瓷鑽頭」等項，均如 前述；兼諸前述被上訴人及閻京如於簽訂系爭合約後，向智 財局所申請之「組合式手術刀」（第M438242號）、「牙科 人工植體改良」（第M438247號）、「牙科人工植體」（第M 365164號）、「人工植牙鑽頭」（第M380794號）等專利說 明書（見原審卷第229至253、263至276、288至300頁），可 知該等專利項目內容乃分別為外科用之組合式手術刀、含有 牙根及支台之牙科人工植體改良、牙科使用之人工植體（以 金屬或奈米精密陶瓷材運用射出成型）、供人工植牙機械連 接使用之人工植牙鑽頭；佐以中華民國植牙醫學會105年1月 27日（105）中華植牙鑫字第002號函說明二記載：「所有人 工牙根系統都包含查詢事項二所列之四項器械（按即系爭專 利），所列四項皆屬牙科器械且可能有其各自專利，…」等 語（見本院卷四第139頁），足徵系爭專利核屬被上訴人SBI R計畫申請書所欲研發完成之「精密陶瓷人工牙根製造技術 」與其衍生產品含相關手術器械等項目之技術範疇，則上訴 人主張系爭專利屬系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根 系統等語，洵屬可採。 ⑸又依系爭合約第6條第1項約定：「1.1（即系爭晶瓷牙根系 統）及1.2.1項之技術若得申請著作權、專利權等權利時， 應由乙方執行技術保護、專利申請等運作，該等權利均屬於 本約雙方，以共同列名為原則，…」、第2條第2項約定：「 雙方均同意，針對『約定項目』不得再與其他第三人之任何 形式合作，任何其他合作可能性均應提交共同討論，並共同 決定執行之方式；」等語（見原審卷第13頁），可知被上訴 人就屬系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統，申請 專利時，應與上訴人共同列名，且不得再與其他第三人為任 何形式之合作，而系爭專利係屬系爭合約第1條第1項約定之 系爭晶瓷牙根系統項目，其中「牙科人工植體」（第M36516 4號）、「人工植牙鑽頭」（第M380794號）二項專利，固以 閻京如個人名義為申請，然閻京如既證述系爭合約乃由伊代 表被上訴人與上訴人所簽訂，伊子即斯時被上訴人之法定代 理人閻正炘均未參與等語（見本院卷二第33頁正、反面）， 可知閻京如乃被上訴人與上訴人簽訂系爭合約之實際執行者 ，參以上述二項專利係屬被上訴人SBIR計畫申請書所欲研發 完成之技術範疇，亦如前述，堪認此二項專利實仍為被上訴 人所研發，僅係以閻京如名義予以申請專利。則被上訴人於 簽訂系爭合約後，將屬系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷 牙根系統項目之技術，以自己及第三人閻京如名義申請系爭 專利，而未交由上訴人執行專利申請，亦未將上訴人共同列 名為申請人，自屬違反系爭合約第6條第1項及第2條第2項等 約定至明。 2.被上訴人辯稱：系爭合約第6條第1項約定之真意應係指系爭 合約約定項目之專利，乃係雙方共同合作所取得，方由雙方 共同列名，而上訴人所指系爭專利均係由被上訴人支付對價 後向閻京如取得，顯非屬上開約定之範疇云云。然查，依系 爭合約第6條第1項約定：「1.1（即系爭晶瓷牙根系統）及1 .2.1項之技術若得申請著作權、專利權等權利時，應由乙方 執行技術保護、專利申請等運作，該等權利均屬於本約雙方 ，以共同列名為原則，…」、第1條約定項目之約定：「雙 方同意共同合作之『約定項目』，包括下列項目之技術領域 ：1.1、甲方所開發之『晶瓷』牙根系統及相關器械…等；1 .2、乙方所開發之下列之技術：1.2.1骨科植入物及其相關 器械之產製、表面處理等技術，包括但不限於…；1.2.2、 乙方與丙方合作開發之『硫酸鈣定時降解陶瓷技術』…，以 及後續所衍生之各項技術；…」等語之文義內容，可知系爭 合約第6條第1項所指乃系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷 牙根系統及第1條第2項約定之系爭技術，而該等技術依系爭 合約第1條約定已載明前者乃被上訴人所開發，後者則為上 訴人所開發等語，並無任何被上訴人所稱係雙方依系爭合約 共同合作所取得者等用語或意涵；且系爭專利確屬系爭合約 第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統項目，已如前述，故被 上訴人上開所辯，不足為取。 3.綜上，上訴人主張系爭專利屬系爭合約第1條第1項約定之系 爭晶瓷牙根系統項目，是被上訴人及閻京如於簽訂系爭合約 後，以其等名義申請系爭專利，係違反系爭合約第6條第1項 及第2條第2項約定等語，洵屬可採。 ㈢上訴人得否依系爭合約第7條第2項第1款、第2款約定，對被 上訴人加以請求？ 1.查依系爭合約第7條第2項第1款及第2款約定：「若因可歸責 於一方之事由導致本約之違反者：7.2.1、他方除得終止本 約，請求新臺幣『壹億元』之懲罰性違約金外，並得請求損 害賠償；7.2.2、可歸責之一方不得享有約定項目所生之專 利權利，而該方及因其而知悉本約各項技術者，或參與本約 運作之第三人即不得再運用該等技術或權利，亦不得再從事 與約定項目類似之業務行為。」等語（見原審卷第15頁）， 可知系爭專利既屬系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根 系統項目，則被上訴人及閻京如於簽訂系爭合約後，以其等 名義申請系爭專利，被上訴人因而違反系爭合約第6條第1項 及第2條第2項約定，自具有歸責事由；且上訴人業以準備㈢ 狀及準備㈣狀，以被上訴人有違反該等約定之情事，為終止 系爭合約之意思表示（見原審卷第227、281頁）；被上訴人 並以103年3月13日所具答辯狀，對上訴人主張其違反系爭合 約第6條第1項及第2條第2項約定予以答辯（見本院卷一第70 至72頁），堪認被上訴人至遲於該日已收受上開準備狀，則 上訴人主張系爭合約業經其合法終止，尚非無憑。 2.被上訴人辯稱：上訴人上開準備狀並未以被上訴人違反系爭 合約第6條第1項及第2條第2項約定等事由，對被上訴人為終 止系爭合約之意思表示云云。惟查，細繹上訴人準備㈢狀記 載：「…壹、…三、…㈢查系爭合作約定書第6.2.5條、第7 .2.2條及第7.2.1條已分別明定：…被告（按即被上訴人） 既已違反系爭合作約定書第6.1.1條之約定，且具有可歸責 事由，原告（按即上訴人）自有權依前開約定終止系爭合作 約定書」等語（見原審卷第227頁）；及準備㈣狀記載：「 …壹、被告違反兩造簽訂之合作約定書（以下稱『系爭合作 約定書』，詳原證1）第2.2條及第6.1.1條約定，原告得依 系爭合作約定書第6.2.5條及第7.2.2條之約定，請求被告返 還原告所交付之全部書面技術資料，另訴請被告不得再運用 該等技術或權利，亦不得再從事與該技術產品類似之業務行 為；並得依系爭合作約定書第7.2.1條之約定，請求被告給 付新台幣（以下同）1億元之懲罰性違約金予原告：…」等 語（見原審卷第281頁），可知上訴人係以被上訴人有違反 系爭合約第6條第1項及第2條第2項約定等事由，對被上訴人 主張其得依系爭合約第7條第2項第1款、第2款約定終止系爭 合約並為本件請求，堪認上訴人業以上開書狀對被上訴人為 終止系爭合約之意思表示。是被上訴人此部分所辯，並不可 採。 3.被上訴人辯稱：依系爭合約第7條第2項第2款有關系爭技術 之技術或權利範圍之約定，應指系爭CASEP之生產與量售， 而被上訴人從未使用系爭CASEP及從事有關技術、量產販售 等行為，上訴人自不得請求禁止被上訴人從事相關運用行為 云云。查，依前述系爭合約第7條第2項第2款約定之內容可 知，締約雙方如有因可歸責於他方之事由，致違反系爭合約 約定者，另一方即得終止系爭合約，可歸責之他方則不得享 有約定項目所生之專利權利，及因該方而知悉系爭合約各項 技術者，或參與系爭合約運作之第三人即不得再運用該等技 術或權利，亦不得再從事與約定項目類似之業務行為，並無 以該違約之當事人有使用系爭CASEP及從事有關技術、量產 販售等行為為前提。即被上訴人上開所辯，亦無足取。 4.是以，被上訴人有違反系爭合約第6條第1項及第2條第2項約 定之情事，並具有歸責事由，上訴人業以被上訴人違反該等 約定合法終止系爭合約，均如前述，則上訴人依系爭合約第 7條第2項第1款及第2款約定，請求被上訴人不得再使用系爭 技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販 賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為；及應賠償懲罰 性違約金，即屬有據，應予准許。 ㈣系爭合約第7條第2項第1款約定之懲罰性違約金是否過高？ 1.按約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額。民法第 252條定有明文。又違約金之約定是否過高，應依違約金係 屬於懲罰之性質或屬於損害賠償約定之性質而有不同。若屬 前者，應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害 情形，以為酌定標準；若為後者，則應依當事人實際上所受 損失為標準，酌予核減。倘所約定之數額，與實際損害顯相 懸殊者，法院自得酌予核減，並不因懲罰性違約金或賠償額 預定性違約金而異（最高法院87年度台上字第2563號、101 年度台上字第74號判決意旨參照）。 2.查，依系爭合約第7條第2項第1款之約定，可認該約定既明 定為「懲罰性」違約金，核其違約金之約定，即屬懲罰之性 質。準此，依系爭合約締結之目的，乃在兩造共同提出各自 持有於系爭合約第1條約定項目之技術，以進行生產製造、 行銷銷售等運作之合作事宜，而該等合作事宜，既關乎兩造 各自持有之相關技術應揭露予他方知悉、運用，並共同申請 專利，實著重於兩造之信賴關係，惟上訴人業已依系爭合約 約定，於98年8月10日將其所有系爭技術製程及配方移轉予 被上訴人，並由被上訴人擁有系爭技術所生產之系爭CASEP ，被上訴人竟仍於系爭合約簽訂後以自己及閻京如名義，申 請屬系爭合約第1條第1項約定之系爭晶瓷牙根系統項目之系 爭專利，而未依系爭合約第6條第1項、第2條第2項約定，由 上訴人執行系爭專利權之申請，亦未將上訴人共同列名為申 請人，被上訴人此等違約行為，顯悖於系爭合約之締結目的 及所重之信賴關係，即其違約情狀非不得謂為重大，並因而 使上訴人受有揭露系爭技術製程及配方之損害。雖上訴人主 張系爭技術之投資超過2,900萬元、後續研究花費1,500萬元 ，系爭技術經鑑定價值為6.39億元至3.19億元之間，及依證 人葉南輝證述系爭CASEP如順利執行保守1年有2億元、證人 朱天翎證述系爭CASEP技術，伊等評估約有2、3億元云云， 惟此均係就系爭技術本身加以評估其價值，然上訴人並未因 被上訴人違約而喪失持有系爭技術，或不得再加以運用，則 上訴人據此主張系爭合約第7條第2項第1款約定之懲罰性違 約金1億元並未過高云云，尚不足採。是本院審酌上訴人因 被上訴人違約所受之損害，乃屬系爭技術資訊之揭露、被上 訴人之違約情事非輕、及上訴人亦已終止系爭合約，並依該 合約第7條第2項第2款約定，請求被上訴人不得再使用系爭 技術，亦不得自行或使第三人直接或間接為生產、製造、販 賣、使用、實施、授權、交付、處分之行為，及兩造之資本 總額、合作時間、目前社會經濟狀況等一切情狀，認系爭合 約第7條第2項第1款約定之懲罰性違約金1億元，尚屬過高， 且有顯失公平之情事，應予酌減為300萬元為適當。從而， 上訴人依系爭合約第7條第2項第1款約定，請求上訴人給付 違約金300萬元，洵屬有據，應予准許，逾此部分之請求， 即為無憑，不應准許。 五、綜上所述，上訴人依系爭合約第7條第2項第1款、第2款約定 ，請求被上訴人不得再使用系爭技術，亦不得自行或使第三 人直接或間接為生產、製造、販賣、使用、實施、授權、交 付、處分之行為；及應給付上訴人300萬元之懲罰性違約金 ，均為有理由，應予准許，逾此部分之請求，不應准許，應 予駁回。從而，原審就上開應予准許部分，所為上訴人敗訴 之判決，即有未洽，上訴意旨指摘原判決此部分為不當，求 予廢棄改判，為有理由，爰由本院廢棄改判如主文第2、3項 所示。至於上開不應准許部分，原審所為上訴人敗訴之判決 ，核無違誤，上訴意旨指摘原判決此部分為不當，求予廢棄 改判，為無理由，應駁回其上訴。 六、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據， 經本院審酌後，核與本件之結論，不生影響，爰不一一贅述 ，附此敘明。 七、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依民事訴 訟法第449條第1項、第450條、第79條，判決如主文。 中 華 民 國 105 年 5 月 31 日 民事第四庭 審判長法 官 陳靜芬 法 官 林玉珮 法 官 游悅晨 正本係照原本作成。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其 未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀 （均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具 有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資 格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1第1項但 書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提 起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 105 年 5 月 31 日 書記官 陳韋杉 附註： 民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）： 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴 人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為 法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法 院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。