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最高法院民事判決　　　　　　一○一年度台上字第一六七三號 上　訴　人　捷合數位策略國際有限公司（原名宇潤數位行銷有 　　　　　　限公司） 法定代理人　許文江原名許仁宸. 訴訟代理人　林靜文律師 　　　　　　黃宜婷律師 被 上訴 人　波仕特科技行銷股份有限公司 法定代理人　林秀子 上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於 中華民國一○○年十月二十七日智慧財產法院第二審更審判決（ 一○○年度民專上更㈠字第五號）不服，提起上訴，本院判決如 下： 主 文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 理 由 本件上訴人主張：被上訴人架設於網址http://www.pollster.co m.tw（下稱系爭網站）之網頁（下稱系爭網頁）內設定有娛樂、 生活等電子報之廣告類別，並聲稱其會員透過收取電子報之電子 郵件可賺取點數，並獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系 爭網頁內載入「個別人資」加入為會員，並勾選想收取之電子報 類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭 網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客 戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣 告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人利用系爭網頁暨伺服 器所進行之上開商業性媒合功能行為，應屬伊於民國九十一年七 月所取得專利證書號碼一五二五四七號「自動媒合廣告與廣告對 象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利（下稱系爭專 利）申請專利範圍第六項：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣 告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手 段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功 能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生 媒合資訊之功能手段或裝置以及產生媒合資訊之功能手段或裝置 ，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合」（下稱系爭專利第六 項技術特徵）、第十項：「提供一廣告對象資料其中包含廣告主 提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒 合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者，及 當媒合條件符合時，通知該廣告主」（下稱系爭專利第十項技術 特徵）之文義讀取範圍，已侵害及伊系爭專利權等情，爰依專利 法第八十四條第一項規定，求為㈠禁止被上訴人建置、使用具系 爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布 、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；㈡命 被上訴人給付新台幣（下同）三百六十萬元並自起訴狀繕本送達 翌日起加計法定遲延利息之判決。 被上訴人則以：系爭專利第六項技術特徵之構成要件固皆以「功 能手段用語」表示，但說明書及圖式並未對其技術特徵相關非通 用之技術用語作定義，致具有通常技術水準之人無法據以實施請 求項中所載之發明；第十項係純粹之商業方法，落在審查基準不 准專利之態樣內，且其技術特徵之專利說明書僅就技術性程序或 功能予以抽象化記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序 或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，無法實施該申請專 利範圍中之發明，均屬無效，且系爭專利內容早已見於美國第0 000000號專利（下稱專利一）之專利說明書及我國八十八 年六月「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論 文（下稱系爭論文），顯不具新穎性。又系爭專利係依專利一與 我國第三四○二八三號專利（下稱專利二）之組合或系爭論文之 先前技術，再參酌申請時通常知識，予以轉用、置換、改變或組 合等方式而輕易完成，亦不具進步性。再系爭網頁資料所處之系 爭網站雖可想像具有儲存媒體，惟該儲存媒體並不具有利於訂閱 者自動設定所欲之廣告模式，所設定讓瀏覽者想選取電子報之類 型完全不同於「設定具有回饋獎金之廣告或設定具有折價券之廣 告」，系爭網頁內容所載「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等 賺取點數之功能非設定廣告模式，與設定「您想收取電子報的類 型」無因果關係，系爭網站並不具有雙向媒合功能，與系爭專利 第六項技術特徵之文義不符，系爭網站並未提供「廣告對象資料 」，伊非廣告主或訂閱者，無實施「廣告對象條件」、「廣告類 別」步驟之可能，不符合「廣告對象資料包含廣告主提供之廣告 對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」之構成要件，並 不具有「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之功能，與系爭專 利第十項技術特徵之文義更屬不符等語，資為抗辯。 原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以： 上訴人雖主張被上訴人架設http://www.pollster.com.tw網站侵 害系爭專利第六、十項，惟查系爭專利第六項係以手段功能用語 撰寫之事實，已為兩造所不爭，至於系爭專利第六項之功能究對 應於發明說明中所揭露之何種結構與材料，據上訴人所提出爭點 整理暨準備狀附表一之記載，並未列出究對應於發明說明所揭之 何種結構與材料，而僅更出動作。而第六項係一種儲存媒體之發 明，核屬物之發明，既未於發明說明中揭露物之結構與材料，自 難認符合核准時專利法第二十二條第三項規定：「第一項之說明 書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明 之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內 容並可據以實施」，而有核准時專利法第七十一條第三款所規定 「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項， 使實施為不可能或困難」應撤銷專利權之事由。其次，按現行專 利審查基準第九章第二-九-三頁記載：「商業方法為社會法則、 經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利 用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營 方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之 金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括 行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式 。」、「商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本 質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的 或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合 發明之定義。」可知商業方法本身之發明，非利用自然法則，因 此非屬發明之類型，但若利用電腦技術予以實現者，得認定符合 發明之定義。查系爭專利第十項之申請專利範圍記載：「一種廣 告主及廣告對象自動媒合方法」，其技術特徵為「提供一廣告對 象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之 所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之 廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。」未 提及利用電腦技術予以實現，則系爭專利第十項為單純之商業方 法，非屬利用自然法則之發明，顯非發明之類型。按現行專利審 查基準第二-九-五頁所記載不符發明定義之單純商業方法之例示 如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定 待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種 類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料； 及呈現彙總後之結果。」第二-九-五至六頁所記載將人類所進行 的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想，故不符合發明 定義之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列 步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消 費族群的種類來確定問卷之問題；使用電腦網路送出問卷及回收 問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」而系爭專利第十 項除未提及利用電腦技術予以實現外，縱令其係以電腦達成自動 媒合之功能，亦僅係將進類所進行之作業方法部分藉助電腦處理 ，不具技術思想，亦非屬發明之類型。按「稱發明者，謂利用自 然法則之技術思想之高度創作。」核准時專利法第十九條定有明 文；違反第十九條之規定者專利專責機關應依職權撤銷其發明專 利權，核准時專利法第七十一條第一款亦定有明文。經查系爭專 利第十項既非屬發明，自屬有應撤銷專利權之發由。查系爭專利 第六項係採手段功能用語撰寫，為物之發明，然無法於發明說明 中找到該等手段功能用語對應之結構與材料，則系爭專利第六項 所界定物品之結構或材料並未經具體特定，除無法據以實施外， 因其所界定之物品不明確，自無從進行新穎性與進步性之比對。 次查系爭專利第十項並非屬發明，斷無因與其他先前技術比對即 反而可取得新穎性與進步性之理，自無與先前技術比對之必要。 又系爭專利第六項是否已充分揭露，以及第十項是否係屬發明類 型，均屬申請專利之形式要件，並未涉及申請專利是否具有新穎 性與進步性之實質要件，查系爭專利第六項之申請專利範圍並不 明確，無法進行侵權之比對；至於系爭專利第十項非屬發明，無 進行侵權比對之必要。上訴人雖申請更正專利範圍，然尚未經主 管機關核准，自應以已申請更正前已公告生效之專利範圍為本院 之判斷基礎。綜上所述，系爭專利第六項、第十項分別有核准時 專利法第七十一條第三款、第一款所規定應撤銷專利權之事由， 上訴人自不能主張被上訴人侵害其專利權，則上訴人請求㈠禁止 被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器 、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件 四所示之網頁內容；㈡命被上訴人給付三百六十萬元，及自起訴 狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息，為無 理由，應予駁回等詞，為其判斷基礎。 惟按發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，經專利專責機關 核准更正公告者，溯自申請日生效。專利法第六十四條第四項定 有明文。又按智慧財產案件審理細則第三十二條規定：「關於專 利權侵害之民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因 ，且專利權人已向智慧財產專責機關申請更正專利範圍者，除其 更正之申請顯然不應被准許，或依准許更正後之請求範圍，不構 成權利之侵害等，得即為本案審理裁判之情形外，應斟酌其更正 程序之進行程度，並徵詢兩造之意見後，指定適當之期日。」查 上訴人於原審一○○年九月二十七日已具狀主張：系爭專利另有 舉發案於經濟部智慧財產局繫屬中，伊已於一○○年六月三十日 申請更正系爭專利第六項、第十項之範圍，因此之後提及系爭專 利申請專利範圍第六或第十項時，皆以更正後為準，乃就系爭專 利符合專利法專利要件部分表示意見等語，並提出系爭專利更正 書影本，及更正後申請專利範圍第六項與發明說明中揭露之結構 、材料或動作及其均等範圍表為證（見原審更一卷第二一一頁、 二二七至二六七頁）。原判決理由未說明上訴人申請更正專利範 圍是否顯然不應准許，亦未說明依准許更正後之請求範圍為何？ 是否不構成權利之侵害？又未斟酌更正程序之進行程度，即遽以 申請更正前系爭專利範圍第六項及第十項，有核准時專利法第七 十一條第三款、第一款應撤銷專利權之事由，而為不利於上訴人 之認定，自有可議。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄，非無 理由。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第 一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 中 華 民 國 一○一 年 十 月 十八 日 最高法院民事第五庭 審判長法官 許 澍 林 法官 吳 麗 女 法官 魏 大 喨 法官 林 金 吾 法官 鄭 雅 萍 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○一 年 十 月 三十 日 m