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最高法院民事判決　　　　　　一○二年度台上字第一四六六號 上　訴　人　民安瓦斯實業股份有限公司 法定代理人　許革非 訴訟代理人　楊盤江律師 被 上訴 人　莊榮兆 上列當事人間請求返還不當得利事件，上訴人對於中華民國一○ 一年十一月十三日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十五年 度智上字第四號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決廢棄，發交智慧財產法院。 理 由 本件被上訴人主張：伊於民國七十五年九月三十日與上訴人公司 之籌組人員尤景三簽立專利契約書（下稱系爭契約），由伊提供 專利實施權，上訴人公司予以百分之二十之股權及依該契約第十 九條約定給付權利金，嗣上訴人公司於同年十一月二十五日成立 ，兩造即於同年十二月二十六日簽訂專利租與契約書，由上訴人 承受系爭契約之權利義務。惟上訴人未依約於同年十二月三十日 募足資本額新台幣（下同）五千萬元，且依兩造約定，上訴人生 產出廠之各型號瓦斯防爆自動控制器，每只權利金不得低於三十 五元，乃上訴人自八十年二月十二日起，竟以每只十元計付，復 未選任伊為監察人，均構成違約，依系爭契約第十九條約定，系 爭契約因條件成就而終止。且伊與上訴人分別於八十年四月二十 日、同年五月十一日各向對方表示終止契約，契約亦因而終止。 上訴人於契約終止後，仍繼續使用伊未屆期之新型專利第一七一 ○三、二八五○二號及實施該專利衍生之著作權，而受有利益， 致伊受有損害；如認契約未經終止，上訴人亦應依系爭契約第十 九條約定，按每只三十五元，年銷售數量最低十二萬只計付權利 金。上訴人自八十年六月起至九十四年十月三十一日止共十四年 五個月未為給付，暫於五百萬元內為請求等情，爰依不當得利或 契約權利金給付請求權，求為命上訴人給付五百萬元及自九十二 年七月二十五日起加計法定利率計算遲延利息之判決（未繫屬本 院部分，不予贅述）。 上訴人則以：伊按每只十元計付權利金，業經台灣高等法院以八 十五年度重上更㈠字第一二五號判決判定不構成違約確定（下稱 前案確定判決）。又被上訴人原承諾專利期限至八十六年二月十 五日，惟其授權實施之四項專利，其中三個專利係無效或無法實 施，未符合約定，甚至對伊實施假處分，復將專利權授與訴外人 新品瓦斯安全設備股份有限公司（下稱新品公司）、保你家國際 事業股份有限公司（下稱保你家公司）實施，均屬違約，依系爭 契約第二十八條、第二十九條約定，解除契約之條件成就，被上 訴人並應將專利權益（含著作權）移轉予伊，並給付伊違約金五 千萬元，伊自無給付權利金或返還不當得利之義務。況自七十六 年一月一日起至七十九年十二月三十一日止，伊每年依約給付被 上訴人之權利金至少六百萬元，但被上訴人之專利權僅一個有效 ，伊自始僅須支付四分之一權利金方屬合理，就溢付之一千八百 萬元，伊得主張抵銷等語，資為抗辯。 原審維持第一審所為命上訴人給付五百萬元本息部分之判決，駁 回其上訴，係以：兩造間成立系爭契約，由被上訴人提供專利實 施權，上訴人則應依系爭契約第十九條約定給付權利金。上訴人 自八十年一月一日起至同年五月十一日止，將應給付之權利金由 每只三十五元減為十元。而依系爭契約第一條、第十九條約定觀 之，兩造係約定專利有效期間內，按上訴人每年生產之各型號瓦 斯防爆自動控制器之數量計算權利金，顯具有繼續性契約之性質 ，是雙方於履約過程中若有違約之情事，雖系爭契約第一條、第 三十條使用「解除契約」或「無條件解除本契約」之用語，亦僅 生是否得終止契約之問題，而非解除契約。又被上訴人雖主張上 訴人出資不足五千萬元，且未選任伊為監察人，均屬違約云云。 第按訴訟標的以外之重要爭點，既本於調查證據之結果本於兩造 之辯論而為判斷，除顯有違背法令，或當事人已提出其他新事證 或訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間就與該重 要爭點所提出之他訴訟，即具有爭點效，兩造應不得為再為相反 之主張或爭執，法院亦不得為相反之判斷，以符誠信原則。查兩 造立約之初，上訴人雖有保證實收資本額五千萬元，但之後業經 訴外人莊榮祿及吳炳侯代表被上訴人同意上訴人公司資本額為一 千萬元，另被上訴人自始即未登記為上訴人公司之股東，其股權 登記在訴外人吳炳侯、莊榮祿名下，上訴人於發起人會議時亦已 選任被上訴人指派之吳炳侯為監察人，自不得再要求選任其本人 為監察人。另上訴人向被上訴人承租第一三三九五、一七一○三 、二八五○二號新型專利，其中第一三三九五號專利期間於七十 九年十二月三十一日屆滿，而被上訴人主張六種瓦斯防爆器類型 中，僅606型使用到第二八五○二號專利，其餘400型、500 型、 900 型均未使用到該專利，且第一七一○三號專利已由第二八五 ○二號專利分離而獨立申請專利，屬不同之專利權，故上訴人自 八十年一月一日起將每只產品之權利金降為十元，其降幅未達三 分之二，核無不當等情，業經前案確定判決認定無訛，並據以駁 回被上訴人違約金之請求，被上訴人自不得再主張上訴人有上述 違約情事。而上訴人雖主張被上訴人在菲律賓地區之系爭專利權 係與訴外人紀懷義共有，伊無法取得在菲律賓之獨家實施權，及 被上訴人與訴外人聯海工業股份有限公司（下稱聯海公司）尚有 糾紛未解決，均違反系爭契約第一條有關獨家實施之約定云云。 惟被上訴人與紀懷義在菲律賓申請登記專利權共有係在七十一年 間，系爭契約訂立在後，且該共有之專利權，非被上訴人授權使 用標的，難謂被上訴人違約。至於被上訴人與聯海公司之專利權 訴訟，雖經法院判認聯海公司亦有專利實施權，但系爭契約第二 十二條載明上訴人知悉其事，如因而致其無法營運時，有權解除 契約，上訴人於訂立系爭契約後，既有產銷及營業之事實，即難 指被上訴人違約。兩造既均無對方所指故意違約之情事，即無由 以各該事由終止契約。上訴人公司於八十一年二月二十四日雖又 增列被上訴人聲請假處分作為違約事由，發函終止契約，然該終 止函係由訴外人許文村本於上訴人法定代理人之身分所為，然選 舉許文村為董事長之上訴人八十年五月二十五日臨時股東會決議 ，因召集程序違背章程規定，經法院判決應予撤銷確定，許文村 不具代表權，所為終止契約之意思表示亦不生效力。又兩造均係 以他方違約為由，單獨行使終止權，亦非合意終止契約，是系爭 契約迄八十年五月十一日仍未經終止。再被上訴人提供之專利權 ，其中第00000000號專利（500 型使用）於七十七年間 遭經濟部撤銷，第一三三九五號專利未經使用，第一七一○三、 二八五○二號專利分別於八十一年三月三十一日、八十四年九月 十五日期滿，則在八十四年九月十五日以前，上訴人即應依約給 付權利金。而上訴人於第二八五○二號專利權期間屆滿前，均仍 使用該專利，且按每只十元計付權利金至八十年五月十一日止， 自應給付八十年五月十二日起至八十四年九月十五日計四年四個 月又四日之權利金。而上訴人應給付之權利金，業經前案確定判 決基於情事變更，認權利金每個減為十元，並無不當，自應按此 計付。上訴人雖未提出實際生產數字以供計算，惟依系爭契約約 定，上訴人應計付權利金之產品數量，一年不得少於十二萬只， 依每只十元計算，每年為一百二十萬元，上述期間之權利金為五 百二十一萬三千一百五十一元，被上訴人請求五百萬元，尚非無 據。上訴人雖以溢付之權利金主張抵銷，但兩造係依約履行至八 十年一月一日，始就權利金之給付應否減少產生爭議，在此以前 ，兩造均已依約給付權利金並無異議，而當事人依情事變更之原 則請求法院為增減給付，係屬形成訴訟，本須待法院為增減給付 判決確定後，始發生增、減給付之效力，於法院判決之前，被上 訴人原來依契約約定而受領之權利金，均具有法律上之依據，不 生不當得利之問題，上訴人事後再以每個權利金應以十元計算， 依不當得利之規定，請求被上訴人返還溢領之權利金一千八百萬 元或一千九百二十萬元，並以之為抵銷之主張，自屬無據。另被 上訴人於契約存續期間之八十年十一月間，對上訴人聲請假處分 ，另於八十三年間登報稱上訴人產品經刑事認定係仿冒品，復未 經雙方書面同意，擅自將專利權授與新品公司實施，違反系爭契 約第一條約定，雖構成違約，但上訴人於契約有效期間，未經被 上訴人書面同意，由董事陳俊華於八十一年間出任訴外人遠寶國 際股份有限公司董事長，董事趙水章、許革非於八十二年間擔任 天然實業有限公司之股東，從事與系爭專利產品相同或類似之瓦 斯安全設備業務等行為，且未經被上訴人書面之同意，亦有違反 系爭契約第十二條之約定，兩造前開違約行為情節相當，所得請 求對方賠償之違約金均以五百萬元為適當，經抵銷後，上訴人不 得再請求任何違約金之損害賠償。上訴人前對被上訴人提起給付 違約金之訴，業經智慧財產法院（下稱智財法院）以九十九年度 民專上更㈣字第五號判決其敗訴確定，自生確定判決之既判力， 兩造不得於本案再事爭執或為反對之主張，本院亦不得為相反之 認定。上訴人請求給付之違約金業經被上訴人主張抵銷而消滅， 不得再重複主張抵銷。從而，被上訴人本於契約關係，請求上訴 人給付權利金五百萬元及加計自訴狀繕本送達翌日（九十二年七 月二十五日）起，按法定利率計算之遲延利息，非無理由，應予 准許等詞，為其判斷之基礎。 惟查上訴人主張被上訴人於八十年十一月間，對其聲請假處分， 復未經雙方書面同意，擅自將專利權授與新品公司實施，構成違 約，應給付違約金乙節，雖經智財法院判決確定，但上訴人就被 上訴人上開違約情節，除主張被上訴人應給付違約金外，尚陳稱 ：被上訴人違反系爭契約第一條、第八條約定，依同契約第二十 八條、第二十九條約定，系爭契約於被上訴人違約時即自動終止 ，相關專利權益全部移轉予伊，被上訴人不得再請求給付權利金 ，亦不生不當得利問題等語（見原判決第一七頁倒數第三行至第 一八頁第二行、第一八頁倒數第五行以下所載上訴人之陳述）， 乃係援引系爭契約第二十八條約定，主張被上訴人違約時，專利 權即移轉予伊，而無給付權利金或不當得利義務。此攸關被上訴 人請求上訴人給付權利金有無理由，自不得恝而不論（惟上開約 定之當事人真意如何，是否於被上訴人違約時，專利權即當然移 轉予上訴人，或上訴人即得無庸付費而實施系爭專利，仍應予以 釐清）。另上訴人主張以溢付之權利金一千八百萬元（或一千九 百二十萬元）為抵銷，原審雖以：當事人依情事變更之原則請求 法院為增減給付，係屬形成訴訟，本須待法院為增減給付判決確 定後，始發生增、減給付之效力，於法院判決之前，被上訴人原 來依契約約定而受領之權利金，均具有法律上之依據，不生不當 得利之問題等詞，否採其主張。惟原判決所指法院為增減給付判 決，如係指前案確定判決，則該判決僅謂上訴人就權利金降為每 只十元，不違背系爭契約第十九條之約定，未有任何依情事變更 原則，增減原定給付之記載，原審逕認其屬依情事變更原則所為 之形成判決，顯無所本。況依民法第二百六十六條規定，一方一 部給付不能者，他方應按其比例減少對待給付，已為全部或一部 之對待給付者，得依關於不當得利之規定，請求返還。上訴人僅 稱依不當得利規定請求，至於法律依據為何，並未為完足之陳述 。原審未行使闡明權，即逕為論斷，亦屬違背法令。上訴論旨， 指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。爰依智慧財產案件審理 法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智財法院。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第 一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 中 華 民 國 一○二 年 七 月 三十一 日 最高法院民事第一庭 審判長法官 劉 福 來 法官 黃 秀 得 法官 盧 彥 如 法官 邱 瑞 祥 法官 高 孟 焄 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○二 年 八 月 八 日 Q