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最高法院民事判決　　　　　　一○三年度台上字第二○一八號 上　訴　人　美氟科技股份有限公司（原名台氟科技股份有限公 　　　　　　司） 法定代理人　何日興 訴訟代理人　洪明儒律師 被 上訴 人　中環股份有限公司 法定代理人　翁明顯 訴訟代理人　蕭富山律師 　　　　　　壽邇任律師 　　　　　　廖郁茹律師 上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國一○二年 五月二十八日台灣高等法院第二審判決（一○一年度重上字第七 八六號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於駁回上訴人其餘上訴及該訴訟費用部分廢棄，發回台 灣高等法院。 理 由 本件被上訴人主張：伊自民國九十四年十一月起陸續向上訴人採 購用於代工生產CD-R光碟片之染料（下稱系爭染料）。上訴人並 出具「保證聲明」（下稱系爭保證聲明），保證伊因使用上訴人 商品製造生產CD-R所衍生之相關專利爭議，或有侵害他人智慧財 產權之虞，而造成有任何賠償、損失、代理訴訟費之情事，上訴 人皆應保障令伊免責。嗣伊接獲美商Ciba Specialty Chemicals Corporation （下稱美商CIBA公司）指稱系爭染料涉嫌侵害其美 國專利權之訊息，即請上訴人協助提出足資證明系爭染料出廠結 構與美商CIBA公司之專利權有所不同之相關資料，然上訴人遲未 提出系爭染料無侵害專利權之證明文件，致伊對美商CIBA公司提 起之專利侵權訴訟無從反駁，因而與美商CIBA公司簽訂和解契約 ，賠付美商CIBA公司美金（下未稱貨幣者同）二百萬元，並支出 委任美國律師費用五萬九千七百四十九元，合計損失二百零五萬 九千七百四十九元。除另一染料供應商業已同意賠償一百萬元外 ，扣除經法院判決確定准與上訴人貨款債權之一萬一千七百四十 七元即新台幣三十五萬五千元（案列原審法院九十八年度重上字 第六六一號，下稱前案貨款訴訟事件）抵銷之金額，上訴人尚應 賠償伊一百零四萬八千零二元，爰依系爭保證聲明及民法第三百 四十九條、第三百五十三條、第二百二十六條第一項及第二百二 十七條第一項之規定，求為命上訴人給付一百零一萬八千一百二 十七元五角及自起訴狀繕本送達翌日加計法定遲延利息之判決（ 被上訴人逾此本息之請求，已受敗訴判決確定）。 上訴人則以：依美國專利法規定，於專利侵權訴訟中，被控侵害 專利權之行為人得為專利無效之抗辯，被上訴人與美商CIBA公司 之專利侵權爭議中，被上訴人從未與伊研討美商CIBA公司之專利 權是否有無效事由，即逕與美商CIBA公司和解，其和解實屬草率 ，自不得憑以認定系爭染料有侵害美商CIBA公司之專利權。又前 案貨款訴訟事件中，伊就此已加以爭執，且法院對於伊所提供「 美國專利法規定及書面資料，證明專利無效於專利侵權認定中， 係屬先決條件」、「被上訴人提出之鑑定研究報告，係依我國法 律作成，非依美國法律之規定作成，其認系爭染料侵害美商CIBA 公司之專利權有邏輯上之謬誤」等爭議均未加以實質審認，本件 自應不受前案貨款訴訟事件確定判決「爭點效」之拘束。再者， 依系爭保證聲明之約定，被上訴人因系爭染料而與第三人發生爭 執者，即應告知伊，由伊以「自己名義」出面協調處理，惟被上 訴人始終未告知其與美商CIBA公司發生專利侵權爭議，亦未要求 伊出面協助處理，即擅自與美商CIBA公司成立和解，此和解既未 經伊參與協調，即不能拘束伊，伊無須賠償等語，資為抗辯。 原審維持第一審命上訴人給付一百零一萬八千一百二十七元五角 本息之判決，駁回其該部分上訴，無非以：被上訴人自九十四年 十一月起陸續向上訴人採購系爭染料，上訴人並出具系爭保證聲 明，保證被上訴人因使用上訴人商品製造生產CD-R所衍生之相關 專利爭議，或有侵害他人智慧財產權之虞，而造成有任何賠償、 損失、代理訴訟費之情事，上訴人皆應保障令被上訴人免責。美 商CIBA公司於九十六年六月二十九日致函被上訴人提出警告，復 於同年八月三十一日在美國對被上訴人提出侵害專利權訴訟，同 年九月十八日被上訴人與美商CIBA公司簽訂和解契約，被上訴人 同意賠償美商CIBA公司二百萬元，被上訴人已依約匯付，並支出 美國律師費用五萬九千七百四十九元等情，為兩造所不爭。經查 依據被上訴人美國客戶轉知彼等於九十六年四、五月間先後接獲 美商CIBA公司之警告信、被上訴人採購人員賴怡君（即Mina Lai ）於九十六年四月三十日通知上訴人員工Peter提供 「a.UG（即 Dye 染料之產品名稱）具體證明出廠結構與CIBA結構的不同處， b.HPLC的分析結果（包含CIBA的圖譜）」等資料之電子郵件、Pe ter 於同年月二十四日通知另一員工Claire提供「三個LC圖譜即 1.CIBA原廠100%2.P01100%3.CIBA50%、P0150%」等資料之電子郵 件、Peter 於同年五月十一日催促王復興博士提供「中環專利與 CIBA專利之差異性」資料之電子郵件，可知上訴人已獲悉美商CI BA公司指控系爭染料涉及侵害專利權之情事；被上訴人若僅要求 上訴人將系爭染料申請美國專利，祇需請其提出系爭染料申請美 國專利之申請文號即可證明，當無需要求上訴人提出系爭染料與 美商CIBA公司之專利權結構差異及HPLC之圖譜對照分析結果，參 以上訴人於同年五月十七日書立系爭保證聲明，保證若被上訴人 因使用系爭染料生產之CD-R光碟片衍生相關專利爭議或有侵害他 人智慧財產權之虞，願使被上訴人免責等情，益見系爭保證聲明 應係被上訴人通知上訴人關於美商CIBA公司指控系爭染料涉及專 利侵權事宜，上訴人始於染料交易多年後另行出具系爭保證聲明 予被上訴人。次查前案貨款訴訟事件法院已將「美商CIBA公司蒐 證侵權之CD-R光碟片是否被上訴人使用上訴人所銷售之系爭染料 」及「上訴人生產銷售予被上訴人之系爭染料是否侵害美商CIBA 公司之專利權」列為重要爭點，本於兩造辯論之結果，認為被上 訴人所屬林口二廠、三廠生產之CD-R光碟片確實使用向上訴人採 購之系爭染料，而美商CIBA公司指控涉有侵權之CD-R光碟片係由 被上訴人林口二廠生產，上訴人所銷售之系爭染料確有侵害美商 CIBA公司之專利權獨立項第1、9、13項情事，有財團法人臺灣經 濟科技發展研究院（下稱臺經院）鑑定研究報告書可憑，上訴人 所提出美國專利法律事務所KIRTON & McCONKIE 製作之鑑定報告 ，既不符合我國鑑定機構之資格，且該報告並未直接以上訴人之 系爭染料是否侵害美商CIBA公司之專利權獨立項第1、9、13項進 行比對，僅以美商CIBA公司之專利權係屬無效，作為上訴人銷售 之系爭染料並未侵害美商CIBA公司專利權之論據，況美商CIBA公 司之專利權既經美國專利商標局核准審定，在未經舉發其無效前 ，尚難徒憑前開美國專利法律事務所自行製作之鑑定報告遽以認 定無效，因而判准被上訴人得以上開賠償美商CIBA公司之賠償金 及律師費用與上訴人之貨款請求相抵銷等情，則上訴人就其銷售 之系爭染料是否侵害美商CIBA公司專利權之爭點，應受前案貨款 訴訟事件確定判決「爭點效」之拘束。並以前開臺經院之鑑定報 告雖係採行我國經濟部智慧財產局頒布之「專利侵害鑑定要點」 作為專利侵權之鑑定流程及原則，實與美國法相一致，前案貨款 訴訟事件確定判決採認該鑑定報告作為系爭染料侵害美商CIBA公 司專利權之判斷證據，自無違背法令可言；且專利屬地主義係國 際上通認之準則，亦即專利權之授與及登記，係依登記國之主權 行為而生，具嚴格的屬地性，故其權利之有效性與該國建置之法 規及登記程序密切相關，應僅登記國法院有權就專利之有效性為 認定，則美商CIBA公司之專利權在未依美國專利法規並循美國專 利法制度之舉發程序確認無效前，自不得由我國法院逕予認定其 為無效，基此，前案貨款訴訟事件確定判決就上訴人所提出美商 CIBA公司之專利權無效之抗辯，認為無足取，亦難謂違背法令。 上訴人復未提出足以推翻前案貨款訴訟事件判斷之新訴訟資料， 本件受訴法院自不得為相反之判斷。依系爭保證聲明第二條約定 文義，乃上訴人向被上訴人保證於系爭染料涉有專利侵權情事時 ，上訴人應出面協調處理並對法院已裁判確定之損害進行賠償， 並非表示上訴人對被上訴人所負之保證責任以經法院裁判確定者 為限，上訴人既以系爭保證聲明第一條之約定，保障被上訴人就 系爭染料所涉專利侵權而生之損害免責，則被上訴人依該約定或 依民法不完全給付之規定，請求上訴人賠償系爭染料所涉專利侵 權致生之損害，即無不合。惟被上訴人既自承另一家染料供應商 已同意賠償一百萬元，則其因美商CIBA公司專利侵權事宜所受損 害，即應由該供應商與上訴人共同負擔。是上訴人應賠償之金額 為一百零二萬九千八百七十四元五角，扣除前案貨款訴訟事件判 准與上訴人貨款債權新台幣三十五萬五千五百元抵銷之金額一萬 一千七百四十七元，上訴人尚應給付一百零一萬八千一百二十七 元五角。從而，被上訴人請求上訴人如數給付並加計法定遲延利 息，核屬有據，應予准許等詞，為其判斷之基礎。 查上訴人於事實審辯稱：伊非系爭專利侵權之被告，自無法提出 專利無效之抗辯或無侵權之確認訴訟，乃提出系爭保證聲明第二 條之要求，伊既於系爭保證聲明同意如經法院裁定確定，將負最 終賠償責任，被上訴人自無須顧慮美國判決賠償金額過高，應將 其與美商CIBA公司之專利侵權爭議事宜通知伊，由伊出面協調， 被上訴人逕與美商CIBA公司成立和解，致伊無從藉由協調程序甚 或訴訟中以美國法律主張專利無效之有利於伊之證據方法，該和 解既非法院裁判，伊亦未參與和解，不受其拘束等語（見原審卷 第一四三頁），而系爭保證聲明第二條確載有：「如有任何因為 上述狀況致使利害關係人對中環進行索賠之情事，台氟應以自己 之名義出面協調處理並同意對此進行賠償（經法院裁定確定）」 ，且其文義銜接第一條「皆應保障中環使其免責」之後，似屬上 訴人所負第一條義務之履行方法，倘由上訴人以自己之名義出面 協調處理係包括訴訟行為在內，則美商CIBA公司在美國起訴請求 之對象為被上訴人，乃原審所認定之事實，衡諸常情上訴人當無 與美商CIBA公司有直接協調或訴訟之餘地，若被上訴人亦未讓上 訴人有出面協調或參與訴訟之機會，或上訴人亦無由其他途徑得 知被上訴人與美商CIBA公司間之訴訟，得否據此逕謂上訴人未盡 保障免責之義務？可否僅以上訴人遲未提出系爭染料無侵害專利 權之證明文件，令上訴人負賠償責任？即非無疑。凡此與雙方是 否已盡系爭保證聲明第二條約定之權利義務難謂無關，乃原審就 此未詳為調查審認，遽以美商CIBA公司起訴前之兩造員工往來電 子郵件等，認上訴人已獲通知系爭染料涉有侵害美商CIBA公司專 利權事宜而為不利於其之認定，自嫌速斷。上訴論旨，指摘原判 決於其不利部分不當，求予廢棄，非無理由。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第 一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。 中 華 民 國 一○三 年 九 月 二十六 日 最高法院民事第六庭 審判長法官 吳 麗 女 法官 王 仁 貴 法官 謝 碧 莉 法官 詹 文 馨 法官 吳 謀 焰 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○三 年 十 月 十五 日 Ｖ