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最高法院民事判決　　　　　　　一○五年度台上字第四七九號 上　訴　人　慶達科技股份有限公司 法定代理人　蔡雪紅 訴訟代理人　趙家光律師 被 上訴 人　上秉實業有限公司 法定代理人　謝坤謀 訴訟代理人　黃奉彬律師 被 上訴 人　台鍍興業有限公司 法定代理人　王鳳惠 訴訟代理人　單文程律師 　　　　　　蘇昱銘律師 被 上訴 人　詮聯金屬工業股份有限公司 法定代理人　楊　泗 訴訟代理人　蔡文彬律師 　　　　　　林明賢律師 參　加　人　National Nail Corp.（美商國家釘子公司） 法定代理人　W.Scott Baker 訴訟代理人　黃靜嘉律師 　　　　　　李孟融律師 　　　　　　劉鎮瑋律師 　　　　　　張全成律師 上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華 民國一○四年一月十五日智慧財產法院第二審判決（一○三年度 民專上字第一六號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 上訴駁回。 第三審訴訟費用由上訴人負擔。 理 由 本件上訴人主張：伊經經濟部智慧財產局（下稱智財局）於民國 一○一年四月十一日核發第Ｉ361861號「螺絲」發明專利證書而 取得系爭專利權，專利期間自一○一年四月十一日起至一一九年 十月二十四日止。訴外人明耀鋼鐵股份有限公司（下稱明耀公司 ）於一○一年三月間，將仿冒系爭專利之半成品螺絲（下稱明耀 公司螺絲），交由被上訴人詮聯金屬工業股份有限公司（下稱詮 聯公司）熱處理，再轉由被上訴人台鍍興業有限公司（下稱台鍍 公司）電鍍加工，嗣交由被上訴人上秉實業有限公司（下稱上秉 公司）塗裝。另訴外人久美特企業股份有限公司（下稱久美特公 司）於同年三、四月間，將侵害系爭專利權之另一批螺絲（下稱 久美特公司螺絲，與明耀公司螺絲合稱系爭螺絲），交由上秉公 司進行塗裝。系爭螺絲侵害伊之專利權，致伊分別受有新台幣（ 下同）一百三十一萬八千零八十五元（明耀公司螺絲）、七十一 萬九千二百二十九元（久美特公司螺絲）之損害，被上訴人應負 共同侵權行為人之連帶賠償責任。爰依九十九年八月二十五日修 正公布、同年九月十二日施行之專利法（下稱修正前專利法）第 八十四條第一項及民法第一百八十五條第一、二項規定，求為命 被上訴人連帶給付一百三十一萬八千零八十五元，上秉公司給付 七十一萬九千二百二十九元，並均加付法定遲延利息之判決。 被上訴人則以：系爭專利已因參加人舉發，經智財局審定舉發成 立予以撤銷，上訴人不得本於專利權人地位請求賠償，且伊等並 非系爭螺絲之成型廠商，無侵害系爭專利權之故意或過失等語， 資為抗辯。 原審以：上訴人於一○一年四月十一日經智財局發給第Ｉ361861 號發明專利證書而取得系爭專利權，嗣經智財局於一○三年一月 二十二日審定請求項１舉發成立而為撤銷處分，經濟部訴願審議 委員會於一○三年九月三日駁回上訴人之訴願。參加人前於九十 九年一月十三日向美國專利局提出專利臨時申請案（案號：61/2 94,681號，下稱臨時申請案），嗣該臨時申請案併入參加人於同 年十月二十日向美國專利局所申請之12/908,549號專利案。明耀 公司於一○一年三月間，將該公司螺絲交由詮聯公司熱處理，再 轉由台鍍公司電鍍加工，嗣交由上秉公司塗裝。久美特公司於同 年三、四月間，將該公司螺絲交由上秉公司進行塗裝。系爭專利 申請專利範圍共一項（下稱請求項），其內容為：一種螺絲，其 包含有一桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端 之鑽鎖部，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙；其特徵在於： 該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且該二切削面相接處形成有 一切削刃，同時複數環設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且 與該切削刃之其一端緣相接。而參加人先前提出之臨時申請案第 七圖已揭露系爭申請專利範圍請求項之「一種螺絲，其包含有一 桿體，一設於該桿體一端之螺頭，一設於該桿體另一端之鑽鎖部 ，以及複數螺旋環設於該桿體上之螺牙」技術特徵；第十、十一 圖已揭露上開請求項之「該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且 該二切削面相接處形成有一鑿刃」技術特徵；其說明書段落[004 7]記載：「However, the chisel edge also includes a por- tion of a thread that is immediately adjacent the chisel edge as illustrated in Figs.8 and 10」，已明確表達「鑿刃 亦『包含一部分的螺紋』」且「其直接接鄰於該鑿刃」，與第八 圖及第十圖繪製有螺紋延伸相接至鑿形刃之內容吻合，並無上訴 人主張兩者間有間隙之情，即已揭露上開請求項之「同時複數環 設於該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣 相接」技術特徵。另自九十八年十二月二日至九十九年十月十八 日期間，參加人員工Roger Vandenberg與上訴人員工Roger Su及 Sabina往來之電子郵件，參加人表示有一專有螺絲，將取得專利 保護，要求上訴人與其保密合作，上訴人則請參加人提供更多詳 細資料及藍圖，嗣上訴人交付螺絲樣本予參加人測試，經Roger Vandenberg給予具體設計意見，且表明為該螺絲之工程師及設計 者，兩造並於九十九年一月二十一日簽訂保密協議，約定參加人 已揭露或準備揭露其有關「安裝螺絲用之工具與夾具」及「特定 螺絲之幾何結構」，以及其他與此相關之獨占資訊等特定機密， 上訴人對參加人所提供或獲悉含有具體資訊的物品（包括圖片、 照片、樣品、工作模型及原型等）負有保密之義務，參加人擁有 包括機密資訊中所有智慧財產權，且參加人並無意轉讓任何有關 專利、專利申請案、發明或其他權利予上訴人等情，有電子郵件 及保密協議可稽，足見參加人已將上開技術特徵之螺絲揭露予上 訴人。上開往來之電子郵件，皆係討論有關臨時申請案之螺絲， 未見其他型式螺絲，且該臨時申請案早於九十九年一月十三日即 提出申請，並已揭露與系爭專利範圍請求項實質相同之技術特徵 ，上訴人主張參加人係在收受伊於九十九年二月五日寄出之樣品 螺絲後，始知悉該技術特徵云云，為不足取。被上訴人及參加人 均質疑上訴人提出九十五年研究發展計畫建議書及九十八年研發 案之真正，前者並無記載二切削面相接處形成有一切削刃之技術 ，亦即尚未有系爭專利「該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且 該二切削面相接處形成有一切削刃」及「同時複數環設於該桿體 上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接」之技 術特徵；後者之記載及圖示，亦未有系爭專利「同時複數環設於 該桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與該切削刃之其一端緣相接 」之技術特徵，證人楊宗翰、蘇勇价並證述九十五年及九十八年 研發案之螺牙並未延伸至切削刃等語屬實，上訴人主張系爭專利 係本於其九十五年及九十八年之研究自行發想而成云云，亦不足 取。參加人先前提出之臨時申請案既已揭露與系爭專利申請專利 範圍請求項實質相同之技術特徵，且其已將該技術特徵之螺絲揭 露予上訴人，上訴人據以申請系爭專利，並非系爭專利之真正申 請權人。依系爭專利於一○一年二月二十四日審定時所適用之修 正前專利法第六十七條第一項第三款條規定，系爭專利自有應撤 銷之原因，智財局亦以上訴人非系爭專利真正申請權人為由，而 為舉發成立撤銷系爭專利申請專利範圍請求項之處分，有該局舉 發審定書可按，則依智慧財產案件審理法第十六條第二項規定， 上訴人於本件民事訴訟自不得主張權利。況被上訴人僅就系爭螺 絲所為熱處理、電鍍、塗裝等行為，與螺絲形狀及幾何結構無涉 ，係屬與系爭專利申請專利範圍請求項無關之加工行為。從而上 訴人以其專利權被侵害為由，依修正前專利法第八十四條第一項 及民法第一百八十五條第一、二項規定，請求被上訴人連帶給付 一百三十一萬八千零八十五元本息，被上訴人上秉公司給付七十 一萬九千二百二十九元本息，為無理由，不應准許等詞，並說明 兩造其餘攻擊防禦方法之取捨意見，為其心證之所由得，因而維 持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違 誤。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原 判決違背法令，求予廢棄，非有理由。 據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、 第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。 中 華 民 國 一○五 年 三 月 三十 日 最高法院民事第一庭 審判長法官 劉 福 來 法官 李 錦 美 法官 李 文 賢 法官 詹 文 馨 法官 梁 玉 芬 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 一○五 年 四 月 十一 日 v