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最高法院民事判決　　　　　　　　　　106年度台上字第118號 上　訴　人　新加坡商首諾新加坡私人有限公司（SOLUTIA SING 　　　　　　APORE PTE. LTD.) 法定代理人　強佛瑞特John P. Foryt 訴訟代理人　郭 建 中律師 　　　　　　陳 慧 玲律師 　　　　　　陳 彥 君律師 被 上 訴人　全統隔熱紙有限公司 兼　法　定 代　理　人　麻 俊 潔 被 上 訴人　王 祥 民 上三人共同 訴訟代理人　張 清 雄律師 　　　　　　曾 本 懿律師 　　　　　　蔡 涵 如律師 被 上 訴人　全統國際有限公司 兼　法　定 代　理　人　王 淳 洋 被 上 訴人　王 淳 正 上三人共同 訴訟代理人　黃 敏 哲律師 上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國 104 年4 月30日智慧財產法院第二審判決（103 年度民商上字第 1號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於駁回上訴人在第一審之訴及其附帶上訴暨該訴訟費用 部分廢棄，發回智慧財產法院。 理 由 本件上訴人主張：伊於民國100 年7 月1 日自訴外人新加坡商威 固國際私人有限公司（英文名稱為「V-Kool International Pte .Ltd」）受讓取得註冊第856016號、第00000000 號及第0000000 號商標，如原判決附圖1 所示（下稱系爭商標），商標權期間分 別自88年6月16日至108年6月15日、99年8月16日至109年8月15日 、101年3月1日至111年2月28 日。系爭商標使用於車用及建築用 隔熱紙等商品，自85年進入臺灣地區，由總代理臺灣維固股份有 限公司負責行銷，已建立廣大知名度而為著名商標。被上訴人王 祥民前為被上訴人全統隔熱紙有限公司（下稱全統公司）之法定 代理人，其配偶即被上訴人麻俊潔現為該公司之法定代理人，王 祥民、麻俊潔與其長子、次子即被上訴人王淳正、王淳洋（下稱 王祥民等4人）使用近似於系爭商標之「V-KOOL」 及如原判決附 圖2 所示商標（合稱被控侵權商標）經營隔熱紙商品，且全統公 司之英文名稱為「Leader Window Film Co.,Ltd.」，為攀附系 爭商標及商譽，故意於100年10月7日設立被上訴人全統國際有限 公司（下稱全統國際公司），由王淳洋擔任法定代理人，竟不使 用其對應之英文「Leader」作為公司名稱特取部分，改採「V-Ko ol International Co.,Ltd. 」作為該公司之英文名稱，全統公 司並使用「www.usv-kool.com.tw 」作為其網域名稱，且於廣告 中以美國V-KOOL 、美國原裝進口、提供美國原廠5年保固等文字 ，誤導相關消費者，故意製造與上訴人之商品皆來自於美國之印 象，致相關消費者有混淆誤認，除侵害系爭商標權利，亦影響交 易秩序及顯失公平，爰依現行商標法第68條第3款、第70條第2款 、第69條第1項、第3項、第71條第1項第3款、修正前公平交易法 第24條與現行公平交易法第25條、第30條、第31條、公司法第23 條第2項、民法第185條規定，求為命被上訴人不得使用「V-KOOL 」商標，並連帶給付新臺幣（下同）525 萬元，及自起訴狀繕本 送達翌日起算法定遲延利息之判決（未繫屬本院者，不予贅述） 。 被上訴人則以：系爭商標所使用之「KOOL」，並非獨創，無識別 性，亦非為著名商標。全統公司與全統國際公司縱營業地點均位 於高雄市○○區○○○路○○號與58號打通之店面，惟非同一法人 ，不得以全統公司使用被控侵權商標，遽認其餘被上訴人亦有使 用。上訴人商標所使用「V-KOOL」字樣，尚使用維固、I' M及V 圖案；而伊使用「 V-KOOL」 外，亦於該字樣下方或後方附加「 Leader Products」、「全統」、「頂級防爆隔熱紙」等，且使 用於汽車隔熱紙，非日常消費品，不致造成混淆誤認之虞。伊廣 告所稱美國原裝進口，與實情相符，並為商標之使用，無搭便車 、以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式從事交 易，欺騙相關消費者，亦未有何欺罔或顯失公平，致足以影響交 易秩序之行為，無違反修正前公平交易法第24條之規定。再者， 伊於80年間即使用V-KOOL於隔熱紙，而系爭商標於82年始推出， 伊符合善意先使用。至上訴人所提之發票與「V-KOOL」無直接關 聯，伊在網站標明「V-KOOL」報價為5,000 元，係提供施工者之 參考，其包含施工費用等語，資為抗辯。 原審廢棄第一審所為命被上訴人不得使用「V-KOOL」商標及連帶 給付216 萬元本息部分之判決，改判駁回上訴人在第一審之訴， 並駁回其請求被上訴人再連帶給付309 萬元本息之附帶上訴。無 非以：系爭商標由訴外人GMX公司前於82 年間起首先使用於車用 及建築用玻璃膠膜、隔熱紙等商品，在新加坡、日本等地核准註 冊，嗣於85年起在我國陸續申准註冊，經經濟部智慧財產局（下 稱智慧局）處分書認定為相關事業或消費者所普遍認知之著名商 標。王祥民等4 人間係父、母、長子、次子之親屬關係；王祥民 為全統公司創辦人、顧問及南區業務聯絡人，麻俊潔為全統公司 之現任負責人，王淳正為全統公司總經理、南區業務聯絡人及全 統國際公司業務執行，王淳洋為全統國際公司負責人，王祥民等 4 人先後曾為或現為全統公司股東等，全統公司及全統國際公司 為王祥民等4 人共同經營之封閉型家族企業。全統公司及全統國 際公司實際營業地點同為高雄市○○區○○○路○○號、58號兩戶 打通之店面，形式固為不同法人，然共同經營相同之業務，實質 為同一公司。被上訴人均有使用被控侵權商標於汽車及建築物窗 戶之隔熱紙商品，與系爭商標指定使用於「汽車用隔熱紙、窗戶 用隔熱紙、隔熱輻射塑料、窗戶用隔熱膜」，為同一或類似之商 品，其中商標圖樣「V-KOOL」字樣與系爭商標完全相同，雖於其 下加入「Leader products 」文字，相較於「V-KOOL」採用紅色 突顯之字體，其「Leader products」字體極細小、色澤不明顯 ，兩者近似度高。上訴人「V-KOOL & DEVICE」商標於85年5月20 日始申請註冊，惟證人王崧晏證稱：被上訴人於82年12月3 日前 使用「V-KOOL」與USL商標，且被上訴人於80 年間向美國廠商購 買隔熱紙進口至臺灣地區，並以USL 商標行銷隔熱紙，可認被上 訴人於80年間將「V-KOOL」與USL 商標使用於隔熱紙以為行銷。 參以臺灣高雄地方法院89年度易字第5249號、臺灣高等法院高雄 分院91年度上易字第1163號刑事判決（下稱系爭刑事判決），所 搜索之84年10月10日報價單（下稱系爭報價單），其上記載之「 V-KOOL」，未區分型號，而與刀把、拆刀等貼裝隔熱紙必要工具 一同銷售，可認被上訴人善意將「V-KOOL」作為隔熱紙商標使用 。另被上訴人於85年9月5日以「USL V-KOOL及圖」商標，指定使 用於商品及服務分類表第17類之汽車隔熱紙、濾光防熱片商品申 請註冊，作為其註冊第422419號「優視麗及圖U.S.L.」商標之聯 合商標，經中央標準局審查核准，於86年7月1日取得「USL V-KO OL及圖」商標權（註冊第766085號），早於上訴人取得該商標之 期間，被上訴人非以不正當競爭為目的而使用「V-KOOL」商標。 上訴人前手曾以存證信函請被上訴人修改商標、限制商標使用， 被上訴人亦將系爭刑事判決緣由揭露於廣告，被上訴人為善意先 使用「V-KOOL」，無誤導相關消費者之情事。被上訴人依其前向 智慧局函詢之回覆，繼續使用「V-KOOL」於隔熱紙商品，參酌一 般社會通念及交易市場之習慣，並未逾越原使用之商品範圍，非 系爭商標之商標權效力所及，並有標示或附加「I'M 」、「Lead er products 」、文字以下標註線條等可區辨文字或符號，為正 當行使法律利益之行為，並無不法性，難認有何欺罔或顯失公平 ，致足以影響交易秩序之行為可言，未違反修正前公平交易法第 24條或現行公平交易法第25條之規定。上訴人請求被上訴人不得 使用「V-KOOL」作為商標，自無理由。上訴人主張被上訴人直接 侵害系爭商標，依商標法第68條第3 款、第71條第1項第3款、修 正前公平交易法第31條、公司法第23條第2項及民法第185條規定 負連帶損害賠償責任，不應准許。另全統國際公司以「V-Kool」 作為其公司英文名稱特取部分，暨全統公司及全統國際公司使用 「www.usv-kool.com.tw 」作為其公司網域名稱之行為，雖違反 商標法第70條第2款、修正前公平交易法第24 條及現行公平交易 法第25條等規定，然上訴人未舉證證明因此受有何實際損害，其 請求被上訴人連帶給付525 萬元本息，不應准許等詞，為其論斷 之基礎。 惟按在他人申請商標前，善意使用相同或近似之商標圖樣於同一 或類似之商品，以原使用之商品為限，不受他人商標專用權之效 力所拘束。本法所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用 於商品或其包裝、容器、標帖、說明書、價目表或其他類似物件 上，而持有、陳列或散布。商標於電視、廣播、新聞紙類廣告或 參加展覽會展示以促銷其商品者，視為使用。此觀82年12月22日 增訂之商標法第23條第2項（現行第36條第1項第3 款）及修正之 同法第6 條規定即明。故基於行銷之目的，將商標用於商品或其 包裝、容器上或為廣告等，足以使一般商品購買人認識其為表彰 商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，始為商標之使用。 且善意先使用人應以原先使用商品為限，並無擴大其使用範圍之 權利，否則即與經合法註冊所取得排除他人使用之商標權益相衝 突。查被上訴人主張其自80年間起善意先使用「V-KOOL」商標云 云，則其於上訴人之前手申請註冊系爭商標前，如已長期為上述 商標之使用，竟僅能以系爭報價單及證人即其員工王崧晏之證述 證明，而未有其他如上述使用商標之證據，是否合於常理？另系 爭報價單「V-KOOL」文字載於「產品編號」欄，惟品名、規格、 數量、單位欄均為空白，無從得知被上訴人如何於其商品、包裝 使用該商標。加以上訴人主張被上訴人在78至88年間從未以V-KO OL之商標為廣告行銷，有上訴人提出媒體報導及廣告為證（見一 審卷㈡第36頁至第80頁)，原審並認定被上訴人於80 年間向美國 廠商購買隔熱紙進口至臺灣地區，有以USL 商標行銷隔熱紙。則 單憑系爭報價單及其員工王崧晏之證言，是否足以證明其自80年 間起即「使用」V-KOOL商標於隔熱紙，尤非無疑。原審未遑細究 ，徒以系爭報價單及王崧晏之證詞，即謂被上訴人自80年間即善 意先使用「V-KOOL」商標，已嫌速斷。又原審認定被上訴人有使 用被控侵權商標，但全統公司早於80年即使用「V-KOOL」商標， 而為善意先使用云云。惟全統公司係於78年5月10 日設立，而全 統國際公司則係於100年10月7日始設立（見原審卷㈠第32頁、第 33 頁)。該二公司縱如原審認定為王祥民家族所經營，但仍為不 同法人，則全統國際公司於100年10月7日設立後使用被控侵權商 標，何能謂善意先使用？乃原審未遑推闡明晰，僅以被上訴人向 智慧局詢問後之回覆，依一般社會通念及交易市場之習慣使用V- KOOL商標，遽認被上訴人未逾越原使用之商品範圍，亦嫌疏略。 上訴意旨，指摘原判決關此部分違背法令，求予廢棄，非無理由 。 據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第 478條第2項，判決如主文。 中 華 民 國 106 年 7 月 27 日 最高法院民事第四庭 審判長法官 高 孟 焄 法官 袁 靜 文 法官 鍾 任 賜 法官 李 寶 堂 法官 蘇 芹 英 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 106 年 8 月 7 日