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最高法院民事判決　　　　　　　　　 107年度台上字第2232號 上　 訴　 人　京都同仁堂生物科技股份有限公司 兼法定代理人　楊耀暉 上　 訴　 人　邱猛詩 共　　　　同 訴 訟代理 人　趙平原律師 被　上訴　人　樂覺心 訴 訟代理 人　陳郁婷律師 上列當事人間請求排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華 民國105年12月8日智慧財產法院第二審判決（105 年度民商上字 第1號），提起上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於命上訴人楊耀暉給付新臺幣拾伍萬元本息，及刪除或 銷毀文章，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。 其他上訴駁回。 第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。 理 由 本件上訴人京都同仁堂生物科技股份有限公司（下稱京都同仁堂 公司）於上訴第三審後，法定代理人變更為楊耀暉，有公司變更 登記表可稽，據其聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。 被上訴人主張：伊為「樂氏同仁堂」創立人樂顯揚之後代，於民 國94、95年間註冊取得如原判決附圖所示第0000000號、第 0000 000 號「樂氏同仁」、「樂家老鋪」之商標權（下合稱系爭商標 ）。嗣於99年間與京都同仁堂公司約定：該公司須提出「商品提 報單」經伊同意，並繳交個別商標授權費後，始得於特定商品使 用系爭商標，惟京都同仁堂公司經伊多次要求提出商品提報單， 均未提出，雙方並無系爭商標之授權契約（下稱系爭授權契約） 存在。該公司按月給付伊一定金額，係加入「樂氏同仁堂事業聯 盟」（下稱樂氏聯盟）之合作費用，非系爭商標之授權費。縱認 伊與京都同仁堂公司間有系爭授權契約存在，該授權契約亦經伊 於100年12月14日發函終止；或因京都同仁堂公司僅給付折算至 102年2月17日之加盟費，且在同年月7日股東會表明與伊終止合 作事項，停止品牌權利金支付，得認於102年2月7日、17日終止 ；或於該公司所自認之同年月28日終止。詎京都同仁堂公司於契 約終止後，仍在其網站及原判決附表所示17種商品（下稱系爭商 品）上使用系爭商標，伊得以先位之訴，依商標法第69條第1項 至第3項、第71條第1項第3款，及公司法第23條第2項規定，請求 該公司停止使用系爭商標，及請求（時任）董事長、總經理即上 訴人邱猛詩、楊耀暉（下稱邱猛詩等2人）與京都同仁堂公司連 帶賠償按侵害商標權之商品零售價額1,500倍計算之損害。倘認 系爭授權契約尚未終止，則以備位之訴，依該授權契約之約定， 請求京都同仁堂公司自102年2月18日起按月給付伊授權費新臺幣 （下同）3萬5,000元。另伊為推廣樂氏家族文化，蒐集文獻野史 ，出資20餘萬元，委託訴外人（小說家）羅玉君以小說呈現樂氏 家族崛起歷史，於95年3月3日創作，並經伊潤飾而成「康熙皇帝 與同仁堂的創立」一文（下稱系爭著作），對之享有著作人格權 及著作財產權，將之存放於硬碟內。孰料楊耀暉竟盜取系爭著作 檔案後更改，提供訴外人顏正和於99 年2月22日以別名「楊瞻」 ，及標題「同仁堂創立一」、「同仁堂創立二」、「同仁堂創立 三」之文章3篇（下稱系爭侵權文章），發表在網路「VIP健康顧 問部落格」（下稱系爭部落格），作為宣傳。該侵權文章與系爭 著作內容相同，侵害伊就系爭著作之公開發表權與公開傳輸權， 伊因而受有非財產、財產上損害10 萬元、5萬元，得依著作權法 第84條、第85條、第88條規定，請求楊耀暉賠償及刪除或銷毀系 爭侵權文章等情，㈠先位聲明，求為命上訴人連帶給付伊126 萬 6,000 元本息，及京都同仁堂公司不得使用系爭商標，並除去於 網頁、文宣、刊物、廣告物及商品（下合稱網頁等物）標示之系 爭商標。備位聲明，請求京都同仁堂公司自102年2月18日起，於 每月5日給付伊3萬5,000元。㈡求為命楊耀暉給付伊15 萬元，並 刪除或銷毀系爭侵權文章之判決（其他未繫屬本院部分，不予論 述）。 上訴人則以：被上訴人及邱詩猛等共9人於96年10月5日發起設立 京都同仁堂公司，被上訴人以系爭商標作為技術入股（2 萬股） ，並於99 年4月15日簽署「授權聲明書」，同意京都同仁堂公司 使用該商標，該公司並自98年7月起至102 年2月止，按月給付被 上訴人授權費，足認京都同仁堂公司與被上訴人間有系爭授權契 約存在。至樂氏聯盟第1次、第3次大會會議紀錄，關於商品開發 應填寫商品提報單，提報經被上訴人同意簽章始可生產之記載， 係指商品生產前須經被上訴人同意，俾把關產品品質及品牌信譽 ，非謂使用系爭商標須經被上訴人另行授權。系爭授權契約至10 2年2月28日終止後，京都同仁堂公司未再使用系爭商標，且在該 授權契約終止前即將系爭商品出售（賣斷）予經銷商，未違反授 權契約，經銷商何時出售商品，與該公司無關。他人成立之網路 通路平台或網址（頁）使用系爭商標，非京都同仁堂公司所得干 涉。上訴人既於系爭授權契約終止後未再繼續使用系爭商標，被 上訴人請求上訴人連帶賠償損害，及請求京都同仁堂公司不得使 用系爭商標、除去廣告文宣上標示之系爭商標，自屬無據。楊耀 暉僅係京都同仁堂公司總經理，負責業務經營事務，並非負責人 ，不應負連帶賠償責任。系爭侵權文章係京都同仁堂公司人員所 交付，被上訴人未能證明楊耀暉知悉或授意顏正和將該文章置於 系爭部落格，難認楊耀暉有侵害系爭著作之行為等語，資為抗辯 。 原審以：被上訴人為系爭商標之商標權人，於99 年4月15日簽署 「授權聲明書」，同意京都同仁堂公司使用系爭「樂氏同仁」商 標；該公司董事長、總經理為邱猛詩、楊耀暉，販售之系爭商品 及網頁等物，均標示使用系爭商標，自98 年7月起至102年2月止 按月匯款與被上訴人等事實，為兩造所不爭。被上訴人與京都同 仁堂公司雖未簽訂系爭商標授權之書面文件，惟參諸其於94、95 年間取得系爭商標權後，96年間公司販售之系爭商品及刊登之廣 告文宣，均標示使用系爭商標；及依樂氏聯盟第1次會議紀錄第5 點記載，暨證人即與會之大清同仁堂生物科技股份有限公司負責 人莊謹銘之證述；再佐以被上訴人於100 年12月14日函知京都同 仁堂公司終止系爭商標之授權等各情，足認被上訴人與京都同仁 堂公司間有系爭授權契約存在。該授權契約不定期限，係繼續性 契約，並無終止事由之約定。審諸商標之功能在保證產品品質及 確認商品來源，商標權人為確保品牌價值，自得訂定條款限制被 授權人之使用。依樂氏聯盟第1次會議紀錄第5、8點，及第3次會 議紀錄第1、3、5、13 點之記載，暨證人莊謹銘、與會者林大為 之證述，楊耀暉代表京都同仁堂公司出席上開會議，會議作成決 議，楊耀暉於會議紀錄上簽名表示遵守決議。然該公司迄未依上 開會議決議提出商品提報單予被上訴人，即逕行製造販售或廣告 行銷使用系爭商標之商品，有債務不履行或不完全給付情事，致 被上訴人無法控管品牌價值，被上訴人得類推適用民法第 227條 及第254條至第256條規定，終止系爭授權契約。依被上訴人 100 年12月14日信函及被上訴人顧問蕭卿玉同年月22日所發電子郵件 之記載，可知被上訴人自100年4月起即對京都同仁堂公司催告（ 提出商品提報單），嗣以同年12月14日函知該公司終止系爭授權 契約，自屬合法。該授權契約既經被上訴人合法終止，京都同仁 堂公司不得再使用系爭商標，竟仍於105年8月18日在萬事OK生活 市集網站使用「樂家老舖」商標，及由右至左併排之「同仁」、 「樂氏」；同年10月3日在京都同仁堂公司網站之「首頁」、「 品牌歷史」、「關於我們」，使用由右至左併排之「同仁」、「 樂氏」，高度近似（侵害）被上訴人享有之「樂氏同仁」商標權 ，被上訴人先位之訴，依商標法第69條第1項、第3項規定，請求 京都同仁堂公司不得使用系爭商標，並除去其於網頁等物標示之 系爭商標，應予准許。審酌系爭授權契約終止後，京都同仁堂公 司販售系爭商品零售單價之總額係1萬2,660元，販售商品漸少， 並陸續更換包裝及使用其他商標，於99、100、101年1月至102年 2月間分別支付被上訴人授權費61萬7,839元、43萬5,000元、49 萬元等情，認被上訴人請求之賠償金額以系爭商品零售單價總額 之100倍計算即126萬6,000元為允當。邱猛詩等2人為京都同仁堂 公司負責人，被上訴人依公司法第23條第2 項規定，請求其等負 連帶賠償責任，亦屬有理。至被上訴人備位之訴，則毋庸審酌。 此外，依系爭著作原件，及上訴人不爭執之被上訴人與羅玉君間 信件所載，堪認該著作係被上訴人與羅玉君共同創作，被上訴人 享有系爭著作之著作人格權及著作財產權。依顏正和之證述，其 於系爭部落格99 年2月22日、28日刊登署名「楊瞻」之系爭侵權 文章，係來自京都同仁堂公司人員。楊耀暉對外係以「楊瞻」為 別名，應推定其為該侵權文章之作者。比對系爭著作與侵權文章 之內文幾乎一樣，該侵權文章有12段，第11段關於「同仁堂文革 時期」、「同仁堂在台灣」，對系爭著作有所刪除及改作，另行 添加第12段關於兩岸商標之描述，足認楊耀暉未經被上訴人同意 逕自改作系爭著作，並表示為「楊瞻」之著作，使公眾誤認系爭 著作內容變更，再由京都同仁堂公司交付顏正和使用，係故意侵 害被上訴人就系爭著作享有之著作人格權及著作財產權。被上訴 人依著作權法第84條、第85條第1 項規定，請求楊耀暉刪除或銷 毀系爭侵權文章，及賠償非財產上損害10萬元，為有理由。審酌 被上訴人出資委託羅玉君共同創作，系爭著作遭改作程度，系爭 部落格人氣指數，及刊登規格等一切情狀，認被上訴人依同法第 88條第3項規定，請求楊耀暉賠償5萬元，尚屬適當。綜上，被上 訴人請求上訴人連帶賠償126萬6,000元本息，及請求京都同仁堂 公司不得使用系爭商標，並除去其於網頁等物標示之系爭商標； 暨請求楊耀暉賠償15萬元本息，及刪除或銷毀或系爭侵權文章， 均應准許，因而將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判命上 訴人連帶給付被上訴人126萬6,000元本息，及京都同仁堂公司不 得使用系爭商標，並應除去其於網頁等物標示之系爭商標；楊耀 暉應給付被上訴人15萬元本息，及刪除或銷毀系爭侵權文章。 關於廢棄發回（即被上訴人請求楊耀暉給付15萬元本息，及刪除 或銷毀系爭侵權文章）部分： 按二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者， 為共同著作。共同著作各著作人之應有部分，依共同著作人間之 約定定之；無約定者，依各著作人參與創作之程度定之，各著作 人參與創作之程度不明時，推定為均等。共同著作之各著作權人 ，對於侵害其著作權者，得各依著作權法第六章之規定，請求救 濟，並得按其應有部分，請求損害賠償。分別為著作權法第8 條 、第40條第1 項及第90條第1 項所明定。查系爭著作係被上訴人 與羅玉君之共同創作，為原審所認定之事實。而被上訴人就該著 作之應有部分若干，攸關其主張系爭著作權遭侵害時得請求賠償 之比例，自應查明，原審未調查審認，即逕以被上訴人享有系爭 著作（全部）之著作人格權及著作財產權，為不利楊耀暉之判決 ，已有未合。又依被上訴人訴狀記載：伊將系爭著作之檔案存放 於硬碟，楊耀暉盜取該檔案後更改為「楊瞻」之著作，基於行銷 目的，提供授意顏正和將系爭侵權文章散佈在系爭部落格上，已 故意侵害伊就系爭著作之公開發表權與公開傳輸權等語（見臺灣 臺北地方法院103 年度智字第4 號卷第21頁，一審卷㈠第106 頁 ，卷㈡第121 頁，卷㈢第102 頁，原審卷㈡第16、97、99頁）。 然審諸證人顏正和先證述：系爭侵權文章係伊刊登在部落格上， 部落格由伊管理，伊蒐集資料後拼出系爭侵權文章，資料是京都 同仁堂公司所給，資料上面寫作者楊瞻。其後則改稱：不確定系 爭侵權文章係京都同仁堂公司何人所給，小姐用隨身碟拷貝給伊 ，伊因是直銷部會員需要賺錢，將系爭侵權文章原封不動刊登在 部落格上等語（見一審卷㈠第220-223 頁），已見其證述前後不 一。再參以顏正和另證稱：「（問：公司有叫你PO這篇文章嗎？ ）答：沒有。部落格是我自己要做的」（見一審卷㈠第221- 222 、224 頁），似見係其自行決意發表系爭侵權文章於系爭部落格 。果爾，楊耀暉於事實審一再抗辯：系爭部落格由顏正和管理， 伊不認識顏正和，不知系爭部落格，亦未交付顏正和系爭侵權文 章，復未授意顏正和刊登於系爭部落格。顏正和對如何取得系爭 侵權文章語焉不詳，其若為推廣產品直銷業務，應會在部落格登 載產品資訊，實際上並無任何產品介紹，其所述顯非無疑。被上 訴人對伊提出刑事告訴，已經檢察官為不起訴處分確定後，再聲 請交付審判亦經駁回，此應屬顏正和個人行為等語（見一審卷㈡ 第6頁，卷㈢第52-53頁，原審卷㈠第225 頁），並提出臺灣臺北 地方法院檢察署104年度偵字第4138號、104年度偵續字第770 號 不起訴處分書，及臺灣臺北地方法院104年度聲判字第261號裁定 為憑（見原審卷㈠第253-292 頁）。究竟楊耀暉如何盜取系爭著 作之檔案，並予改作？顏正和取得系爭侵權文章之來源？其與楊 耀暉間有無由顏正和將系爭侵權文章以「楊瞻」名義發表於系爭 部落格之共同意思？凡此與楊耀暉是否侵害被上訴人之公開發表 權及公開傳輸權攸關，然事實尚有未明。原審未詳查細究，即為 不利楊耀暉之判決，亦嫌速斷。楊耀暉上訴論旨，指摘原判決關 此不利於其部分違背法令，求予廢棄，非無理由。 關於駁回上訴（即被上訴人請求上訴人連帶給付126 萬6,000 元 本息，及京都同仁堂公司不得使用系爭商標，並除去網頁等物標 示之系爭商標）部分： 按繼續性契約，若當事人之一方發生給付遲延或給付不能，雖無 終止契約之明文規定，但對於不履行契約之債務人，債權人對於 將來之給付不安，應得類推適用民法第254條至第256條規定，許 其終止將來之契約關係。又取捨證據、認定事實係屬事實審法院 之職權，若其取捨、認定並不違背法令，即不許任意指摘其採證 或認定不當，以為上訴第三審理由。原審本其採證、認事及解釋 契約之職權行使，綜據事證，認定被上訴人與京都同仁堂公司間 有系爭商標授權之不定期契約存在，該公司未依樂氏聯盟第1 次 （99年12月9日）、第3次（100 年4月6日）會議之決議提出商品 提報單，有債務不履行情事，致被上訴人無法控管商標品牌價值 ，乃於100 年12月14日函知京都同仁堂公司終止系爭商標授權契 約，應屬合法。該公司仍使用系爭商標，係侵害被上訴人之商標 權，被上訴人自得請求排除侵害。另審酌京都同仁堂公司於契約 終止後使用系爭商標之商品漸少，前已給付被上訴人授權費之數 額等一切情狀，以契約終止後系爭商品之零售單價總額100 倍即 126萬6,000元，為應賠償被上訴人損害之金額，該公司負責人邱 猛詩等2 人亦應負連帶賠償責任，因以上揭理由，為不利上訴人 之判決，經核於法並無違背。上訴人上訴論旨，係就原審採證、 認事及解釋契約之職權行使，指摘原判決關此不利於其等部分違 背法令，聲明廢棄，非有理由。 據上論結，本件楊耀暉之上訴一部為有理由，一部為無理由；京 都同仁堂公司、邱猛詩之上訴為無理由。依民事訴訟法第477 條 第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決 如主文。 中 華 民 國 108 年 8 月 7 日 最高法院民事第七庭 審判長法官 王 仁 貴 法官 李 寶 堂 法官 滕 允 潔 法官 周 玫 芳 法官 林 金 吾 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 108 年 8 月 16 日