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最高法院民事判決　　　　　　　　　　107年度台上字第755號 上　訴　人　宏正自動科技股份有限公司（下稱宏正公司） 法定代理人　陳尚仲 訴訟代理人　吳上晃律師 上　訴　人　佑霖科技股份有限公司（下稱佑霖公司） 法定代理人　關秉炎 訴訟代理人　陳群顯律師 　　　　　　許凱婷律師 上列當事人間使用專利權權利金事件，兩造對於中華民國105年4 月28日智慧財產法院第二審判決（ 104年度民專上字第20號）， 各自提起一部上訴或上訴，本院判決如下： 主 文 原判決關於廢棄第一審命上訴人佑霖公司給付上訴人宏正公司新 臺幣二百五十七萬五千五百二十八元本息及駁回上訴人佑霖公司 對第一審命其給付新臺幣六百萬零九千五百六十七元本息之上訴 ，暨各該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產法院。 上訴人佑霖公司其他上訴駁回。 第三審訴訟費用關於駁回上訴部分，由上訴人佑霖公司負擔。 理 由 本件上訴人宏正公司主張：兩造於民國 98年5月20日就伊美國專 利第0000000B2號、第0000000號、第0000000號（下分稱112、28 7、275專利，合稱系爭專利）簽署專利技術授權合約書（下稱系 爭合約），約定就對造上訴人佑霖公司過去侵權行為達成賠償新 臺幣（下同）580萬元之和解，並自同日起至 104年5月19日，授 權佑霖公司使用授權產品即原判決附件（下稱附件）所示「包括 但不限於所有佑霖公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，和任何 佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之 產品。USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02 A（下稱系爭產品）」，佑霖公司應於該期間每季結束後30 日內 ，針對授權產品之銷售數量、銷售價格和總銷售量向伊提出報告 ，並於45日內依所有授權產品實際銷售價格7.5%給付權利金。詎 佑霖公司僅給付賠償金 580萬元，未給付權利金，亦未交付銷售 報告書，經伊催告無效，乃通知自103年5月20日起終止合約等情 。爰依系爭合約，求為命㈠佑霖公司提出如附件所例示之系爭產 品自 98年5月20日起至103年5月19日之銷售數量、銷售價格及總 銷售之完整且詳細紀錄〔包括但不限於系爭產品於美國境內銷售 發票、出口報單、代工（ OEM/ODM）契約之交貨單、發票〕，供 伊查核（下稱提出紀錄）；㈡佑霖公司應給付858萬5,095元，及 各自原判決附表（下稱附表）一（裁定更正後）、二所示起算日 起加計法定利息之判決〔關於宏正公司請求佑霖公司給付權利金 中之18萬3,271元（其中 5萬0,585元為於原審擴張請求）本息部 分，經原審駁回後，該公司未聲明不服，以下不贅。至宏正公司 第三審追加部分，另以裁定駁回〕。 佑霖公司則以：依系爭合約約定，宏正公司就授權產品所使用技 術提供專利授權，並承諾系爭專利之每一專利均應有效且可行使 權利，伊則就授權產品所使用技術之專利授權支付權利金，二者 立於互為對待給付之關係，且宏正公司所授權之技術應為授權產 品所使用之技術，始符合契約本旨。惟兩造簽約後，275專利於1 02年間美國專利商標局複查後，撤銷請求項至僅餘第5、7項，另 112及287專利於100年8月10日經美國加州中區地方法院作成專利 範圍之限縮解釋，系爭專利即有上開瑕疵，宏正公司應負權利瑕 疵擔保責任，除去該瑕疵後，該專利剩餘請求項之所有技術，對 伊無任何利益，系爭產品亦未使用，爰主張同時履行抗辯，拒絕 支付權利金，並解除合約，另依民法第226條第2項規定，拒絕宏 正公司提供該剩餘請求項之授權，請求全部不履行之損害賠償。 縱認宏正公司得請求權利金，亦應以銷售至美國地區為限，且有 情事變更原則之適用等語，資為抗辯。 原審維持第一審所為命佑霖公司提出紀錄及給付600萬9,567元本 息之判決，駁回佑霖公司對此部分之上訴，另廢棄第一審命佑霖 公司給付之其餘257萬5,528元本息部分之判決，改判駁回宏正公 司該部分在第一審之訴，係以：系爭合約乃佑霖公司可能遭宏正 公司控訴侵害系爭專利所為，依第1 條約定，宏正公司授權佑霖 公司及其子公司、分公司和關聯公司得於美國地區製造、使用、 進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分（經銷）授權產品。 授權產品即附件所示「包括但不限於所有佑霖公司使用自己或客 戶品牌經銷之產品，和任何佑霖公司使用自己或客戶品牌會侵害 至少一個授權專利請求項之產品」，亦即佑霖公司任何授權產品 有使用系爭專利任一請求項，均在系爭合約授權範圍。275 專利 部分請求項雖於102年3月10日美國專利商標局複查後撤銷，惟尚 存請求項5、7，且兩造於另案美國專利侵權訴訟中，係協議由宏 正公司撤回275 專利之請求，並非法院駁回該專利之所有主張。 因275專利請求項 5、7及112專利、287專利（下合稱剩餘請求項 ），均未遭美國專利商標局或法院宣告無效，佑霖公司復未證明 系爭專利剩餘請求項被實質限制範圍，即不存在系爭合約第 4條 「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」之情形， 佑霖公司自無權免除所有合約義務。是宏正公司之系爭專利剩餘 請求項，於系爭合約簽訂後既仍有效，雖佑霖公司之系爭產品均 未使用系爭專利剩餘請求項之技術，然此係其對宏正公司所提供 可使用之系爭專利有效請求項，捨棄不用，難謂對佑霖公司無利 益，即無民法第226條第2項「給付一部不能者，若其他部分之履 行，於債權人無利益」之情形，佑霖公司自不得拒絕宏正公司該 部分之給付，亦不得依民法第 256條解除契約。其次，系爭合約 為專利授權契約，佑霖公司並無專屬授權之權利，且有系爭合約 第4 條約定，佑霖公司不得以權利瑕疵或不完全給付為由，主張 同時履行抗辯、拒付權利金，其依民法第 359條規定解除合約， 亦顯失公平，於法不合。宏正公司依系爭合約第3條及其附約第2 條約定，請求佑霖公司提出紀錄，及自 98年5月12日起至100年5 月11日、100年5月12日起至103年5月19日，各按授權產品銷售量 及銷售金額6%、7.5%計付權利金，即屬有據。而佑霖公司陳報資 料之系爭產品（除USB-SP02、USB-SP04外）於上開期間之銷貨期 報表、進耗存統計表、歷史交易紀錄表，如附表一、二所示；附 表一有關兩造主張互異及與陳報狀所附證據不符者，則以附表三 「本院認定之銷售數量欄」為準。另審酌佑霖公司未依約提出紀 錄供宏正公司查核，復未依原法院103年度民聲字第1號保全證據 裁定提出完整之紀錄，且所陳報者僅為部分銷售資料，亦未舉證 有將其他地區銷售額納入計算之情形，依民事訴訟法第 345條規 定，認宏正公司以附表一、二合計之權利金為真，經依附約第 2 條約定扣抵180萬元，佑霖公司應給付宏正公司之權利金合計858 萬5,095 元。佑霖公司所辯以附表一計算即足，為不可採；且佑 霖公司未提出全部銷售額資料，其嗣後所提「非美國地區銷售額 」資料，既為宏正公司所否認，該資料並無意義，自不應扣除該 「非美國地區銷售額」。又依系爭合約第4 條約定，顯見佑霖公 司就契約履行中，系爭專利請求項可能發生全部被實質限制範圍 或被宣告無效，其有權免除該合約所有義務之情事，已能預料， 本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，而系爭 專利請求項既無全部被實質限制範圍或被宣告無效，與系爭合約 第4條之要件不合，佑霖公司自不得依民法第 227條之2規定請求 免除給付；但考量該第4 條就系爭專利有部分請求項無效之情形 ，未約定得否減少給付權利金，且兩造簽約後，即發生 275專利 請求項部分無效之情事變更，非佑霖公司於簽約時所得預料，依 其原有效果亦顯失公平，應准佑霖公司依民法第227條之2規定請 求減少給付權利金3 成。綜觀系爭合約及附約，佑霖公司付清該 合約第2條約定之「總賠償金額」580萬元，並非權利金（或預付 款），而係締約前爭端之賠償金，宏正公司自無不當得利，佑霖 公司不得據以抵銷應付之權利金。從而，宏正公司依系爭合約， 請求佑霖公司提出紀錄及給付600萬9,567元本息，為有理由，逾 此範圍之請求，為無理由等詞，為其判斷之基礎。 關於廢棄發回（即宏正公司請求佑霖公司給付權利金858萬5,095 元本息）部分： 按取捨證據、認定事實固屬事實審法院之職權，惟法院為判決時 ，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以判斷事實之真偽，且 須合於論理法則與經驗法則，否則其事實之認定，即屬違背法令 。查系爭合約附件所示授權產品為「包括但不限於所有佑霖公司 使用自己或客戶品牌經銷之產品，和任何佑霖公司使用自己或客 戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品」，佑霖公司依系 爭合約第3.1條、第3.2條及其附約第2條約定，自98年5月12日起 至100年5月11日、100年5月12日起至103年5月19日，各按授權產 品銷售量及銷售金額6%、7.5%計付權利金等情，為原審確定之事 實。則佑霖公司銷售之產品，是否屬於授權產品之範疇，攸關其 應給付權利金之計算標的。惟佑霖公司之系爭產品均未使用系爭 專利剩餘請求項之技術，既為原審所認定，果爾，系爭產品似非 屬於授權產品之範疇，此與佑霖公司就上開期間銷售之系爭產品 應否給付權利金，所關頗切。原審未予詳加審究，遽以附表一、 二所示系爭產品（除USB-SP02、USB-SP04外）為計算權利金之標 的，所為不利於佑霖公司之判斷，自有認定事實不憑證據及違反 論理法則之違背法令。次按民法第 227條之2第1項所規定之情事 變更原則，旨在對於契約成立或法律關係發生後、法律效力終了 前，因不可歸責於當事人之事由，致發生非當初所得預料之變動 ，如仍貫徹原定之法律效力，將顯失公平時，賦與法院依公平原 則予以裁量，並合理分配契約當事人間之風險及不可預見之損失 ，進而為增減給付或變更其他原有之效果，以調整當事人間之法 律關係。倘於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能 性，為當事人所能預料者，當事人本得自行風險評估以作為是否 締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，不得於契約成立 後，始以該原可預料情事之實際發生，再依據情事變更原則，請 求增減給付。查依系爭合約第4 條約定，顯見佑霖公司就契約履 行中，系爭專利請求項可能發生全部被實質限制範圍或被宣告無 效，其有權免除該合約所有義務之情事，已能預料，而兩造締約 後，系爭專利雖發生 275專利請求項部分經撤銷，但請求項5、7 仍屬有效，不符合該第4 條約定全部免除給付之要件等情，亦為 原審所確認。依上說明，前揭情事既仍在佑霖公司原可預料之範 圍，未超出其依系爭合約原有效果足以承受之風險評估，自難認 有何情事變更之可言。乃原審徒以系爭合約第4 條僅就系爭專利 全部請求項無效始可免除佑霖公司之給付義務為約定，未就系爭 專利部分請求項無效為減少佑霖公司給付義務之情形為約定，且 275 專利於簽約後即發生請求項部分無效之情事變更，非佑霖公 司於簽約時所得預料，遽依民法第227條之2規定，減少佑霖公司 給付權利金，非惟矛盾，且係將能否預料之事實問題，與免除或 減少給付之法律效果，混為一談，所為不利宏正公司之認定，自 有不當適用該規定之違誤。兩造上訴論旨，各自指摘原判決上開 不利於己部分為不當，求予廢棄，均為有理由。而本件事實仍有 未明，本院無從為法律上判斷，爰將此部分發回原審另為適法之 處理。 關於駁回佑霖公司其他上訴（即宏正公司請求佑霖公司提出紀錄 ）部分： 原審斟酌全辯論意旨，以上述理由認定：系爭專利剩餘請求項， 於系爭合約簽訂後仍有效，不存在系爭合約第4 條「所有授權專 利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」之情形，佑霖公司無權 免除所有合約義務，自不得以權利瑕疵或不完全給付為由，主張 同時履行抗辯或解除合約，宏正公司自得依系爭合約第 3.3條約 定，請求佑霖公司提出紀錄，並說明兩造其餘攻擊防禦方法毋庸 逐一論斷，所為佑霖公司該部分敗訴之判決，經核於法洵無違誤 。末查系爭合約第 1.2條係約定宏正公司承諾「每一個授權專利 」係有效且可執行，核與第 4條、附件記載「所有授權專利請求 項」、「至少一個授權專利請求項」之文義尚有不同（見第一審 卷㈡186、187頁），且系爭專利部分請求項被實質限制範圍或被 宣告無效之情形下，尚有剩餘請求項可供使用，仍應認該專利有 效且可執行，佑霖公司依系爭合約第 4條約定，既無權免除所有 合約義務，自不得以宏正公司違反系爭合約第 1.2條約定，應負 權利瑕疵或不完全給付責任為由，而主張解除合約。原審就此縱 未詳加論述，惟因不影響判決之結果，依民事訴訟法第477條之1 規定，本院自不得廢棄原判決此部分。佑霖公司上訴論旨，仍就 原審取捨證據、認定事實及解釋契約之職權行使，暨其他與判決 基礎無涉之理由，並就原審已論斷者，泛言未論斷或矛盾，或論 斷違反證據、論理及經驗法則，指摘原判決關此部分為不當，求 予廢棄，非有理由。 據上論結，本件宏正公司之上訴為有理由，佑霖公司之上訴為一 部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第477條第1 項、第478條 第2項、第481條、第449條第2項、第78條，判決如主文。 中 華 民 國 107 年 8 月 8 日 最高法院民事第六庭 審判長法官 沈 方 維 法官 魏 大 喨 法官 周 玫 芳 法官 陳 靜 芬 法官 張 競 文 本件正本證明與原本無異 書 記 官 中 華 民 國 107 年 8 月 20 日