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臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　 101年度重訴字第44號 原　　　告　中環股份有限公司 法定代理人　翁明顯 訴訟代理人　蕭富山律師 　　　　　　廖郁茹律師 被　　　告　美氟科技股份有限公司 　　　　　　（原名台氟科技股份有限公司） 法定代理人　何日興 訴訟代理人　洪明儒律師 上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國101 年8 月6 日言 詞辯論終結，判決如下： 主 文 被告應給付原告美金壹佰零肆萬捌仟零貳元，及自民國一百零一 年二月五日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。 訴訟費用由被告負擔。 本判決於原告以新臺幣壹仟零伍拾柒萬壹仟伍佰肆拾伍元供擔保 後，得假執行。但被告如以新臺幣參仟壹佰柒拾壹萬肆仟陸佰參 拾柒元為原告預供擔保後，得免為假執行。 事實及理由 甲、程序方面： 一、按因契約涉訟者，如經當事人定有債務履行地，得由該履行 地之法院管轄，民事訴訟法第第12條定有明文，此乃民事訴 訟法關於因契約涉訟特別審判籍之規定，是項約定雖不以書 面或明示為必要，即言詞或默示為之，亦非法所不許。所謂 因契約涉訟，即本於債權契約及物權契約而提起之民事訴訟 。至所謂債務履行地，專指當事人以契約訂定之清償地而言 。又同一訴訟，數法院有管轄權者，原告得任向其中一法院 起訴，同法第22條亦有明文。查，本件原告中環股份有限公 司（以下簡稱：中環公司）起訴主張其向被告美氟科技投份 有限公司（以下簡稱：美氟公司）採購之Dye 染料使用於其 所生產之CD-R光碟後，經美商CIBA公司主張侵害其專利權， 致原告中環公司因此賠償並支出律師費用，而依被告美氟公 司出具之保證聲明及買賣之法律關係，請求被告美氟公司應 給付美金1,048,002 元等語，足見本件係屬因契約涉訟事件 。另觀之原告中環公司提出之採購單上記載「出貨地址：桃 園縣○○鄉○○○路○○號」，並經被告美氟公司蓋印確認（ 見臺灣高等法院民國100 年度抗字第1812號卷第8 頁），且 被告美氟公司之出貨單上亦記載「送貨地址：桃園縣○○鄉 ○○○路○○號」等語（見同上卷第9 頁、第10頁）。顯見兩 造已以書面約定上開債務之履行地為桃園縣，是本院就本件 訴訟自有管轄權，合先敘明。 二、被告台氟科技股份有限公司於100 年3 月2 日更名為美氟科 技股份有限公司，此有股份有限公司變更登記表1 份附卷可 稽（見本院卷第12頁至第14頁），併此敘明。 乙、實體方面： 一、原告起訴主張： ㈠緣原告中環公司於94年11月起陸續向被告美氟公司採購Dye 染料，用於原告為客戶代工生產之CD-R光碟片上。被告美氟 公司並就其出售予原告之Dye 染料出具「保證聲明」，載明 「中環因使用台氟商品製造生產CD-R所衍生之相關專利爭議 ，或有侵害他人智慧財產權之虞，而造成有任何賠償、損失 、代理訴訟費之情事，台氟皆應保障中環使其免責」等語， 是被告美氟公司就其售予原告中環公司之Dye 染料，應負智 慧財產權侵權之瑕疵擔保責任。詎料，原告中環公司之客戶 於96年4 、5 月間先後接獲美商Ciba Specialty Chemicals Corporation（以下簡稱：美商CIBA公司）之通知，略謂原 告中環公司代工生產之CD-R光碟片所使用之染料，涉嫌侵害 其美國專利云云。原告中環公司獲悉美商CIBA公司所為染料 專利侵權之指控時，立即請被告美氟公司提出足資證明其所 供應之Dye 染料出廠結構與美商CIBA公司專利有所不同之相 關資料，俾協助原告中環公司向美商CIBA公司證明原告中環 公司所生產之CD-R並無侵害其專利權之情事。然被告美氟公 司除提供化學式外，遲未提出其他Dye 染料之出廠結構與專 利分析等得以證明不侵權之佐證文件，致使原告中環公司與 美商CIBA公司就此侵權爭議協商時，無從答辯反駁，嗣更於 缺乏Dye 染料供應商即被告美氟公司提供不侵權之證明下， 面對美商CIBA公司提起之侵權訴訟，原告中環公司幾無勝訴 之可能，而被迫與美商CIBA公司簽訂和解契約，賠償美商CI BA公司美金200 萬元。另原告中環公司為處理此染料專利侵 權爭議，委任美國律師，因而支出高達美金59,749元之律師 費用，合計原告中環公司之損失共為美金2,059,749 元。且 於被告美氟公司前於臺灣臺北地方法院對原告起訴請求貨款 時，原告中環公司即以受有賠償美商CIBA公司之損害主張抵 銷，案經臺灣臺北地方法院（案號：97年度重訴字第671 號 ）及臺灣高等法院（案號：98 年 度重上字第661 號）審理 後，均判決確認此一專利侵權之事實，認原告中環公司以系 爭染料專利侵權之瑕疵損害賠償請求權與被告美氟公司之貨 款主張抵銷為有理由，並已判決確定在案（以下簡稱：前案 貨款訴訟案件）。從而，被告美氟公司自應依其「保證聲明 」及民法第349 條、第353 條、第226 條第1 項及第227 條 第1 項等權利瑕疵擔保及不完全給付之規定，賠償原告中環 公司所受之損害。 ㈡本件之重要爭點與前案貨款訴訟案件完全相同，自有爭點效 之適用： 原告中環公司於前案貨款訴訟案件中抗辯因被告美氟公司出 售之系爭Dye 染料侵害美商CIBA公司之美國專利，致原告中 環公司受有損害，應賠償原告中環公司之損失，故原告中環 公司主張抵銷被告美氟公司對原告中環公司之貨款債權，經 臺灣臺北地方法院判決認為被告美氟公司於94年起陸續售予 原告中環公司之系爭染料有侵害第三人美商CIBA公司之美國 專利權之瑕疵，而該瑕疵顯屬可歸責於被告美氟公司之事由 所致，是被告美氟公司所交付Dye 染料顯已構成不完全給付 中之「加害給付」，且因該瑕疵屬不能補正，原告中環公司 自得依不完全給付之規定，請求被告美氟公司負損害賠償責 任，並與被告美氟公司請求之貨款債權抵銷。被告美氟公司 對該項判決不服而提起上訴，惟經臺灣高等法院審理後，仍 認被告美氟公司銷售之染料侵害美商CIBA公司專利權，原告 中環公司依不完全給付之規定請求被告美氟公司負損害賠償 責任自屬有據，原告中環公司執此損害賠償與被告美氟公司 請求之貨款本息為抵銷為有理由，而駁回被告美氟公司之上 訴，並已確定在案，則基於爭點效原理，被告美氟公司自不 得再就相同爭點為爭執。 ㈢被告美氟公司另辯稱原告中環公司未敘明兩造間何次買賣契 約，認為被告美氟公司應負瑕疵擔保及不完全給付之賠償責 任，且未敘明95年4 月5 日、00年0 月00日生產之光碟片， 係自兩造間何時成立之買賣契約而來，故訴訟標的範圍不明 ；且被告美氟公司非原告中環公司CD-R染料之唯一供應來源 ，原告中環公司應說明美商CIBA公司蒐證之侵權光碟，係兩 造何時成立之買賣契約云云。惟查，有關美商CIBA公司蒐證 涉有侵害其專利之產品，即為原告於95年4 月5 日及00年0 月00日生產之光碟片，此已經被告美氟公司於前案貨款訴訟 案件中表示「不爭執CIBA公司蒐證光碟片，係中環公司林口 二廠所生產」；至於生產系爭光碟片所使用之染料，臺灣高 等法院於前案貨款訴訟案件中已查明Dye 染料之塗料編號、 染料進貨使用紀錄及原告中環公司林口二廠、三廠已獲ISO9 001 國際認證等事實，因而認定「客觀上足認上開工廠生產 作業流程、物料控管及產品序號等節，已符合國際標準具有 國際品質，則中環公司提出上開進貨使用紀錄，自足以證明 上開工廠生產光碟片確實使用向美氟公司採購塗料之事實， 美氟公司空言否認上情云云，已無可採。」在案。是以，美 商CIBA公司蒐證之侵權光碟片既已可明確特定係原告中環公 司於95年3 月28日及同年4 月5 日使用被告美氟公司提供之 系爭Dye 染料所製作致侵害他人專利，且此一瑕疵顯屬可歸 責於被告美氟公司之事由，致原告中環公司受有賠償美商CI BA公司及因而支付美國律師費用之損害，被告美氟公司自須 就其自94年起出售予原告中環公司之所有Dye 染料，依其出 具之「保證聲明」及權利瑕疵擔保與不完全給付之規定負擔 損害賠償之責，故本件訴訟標的之範圍至為明確而特定。 ㈣被告美氟公司又辯稱原告中環公司與美商CIBA公司和解前， 從未向被告美氟公司提及美商CIBA公司之爭執及要求被告美 氟公司說明與協助進行訴訟，而兩造往來之電子郵件僅為有 關染料申請美國專利事宜；若被告美氟公司有任何不協助原 告中環公司解決侵權爭議之情者，原告中環公司卻反而要求 被告美氟公司降價，嗣更下單購買Dye 染料；依系爭「保證 聲明」第2 條之規定，原告中環公司因使用被告商品製造生 產CD-R所衍生相關專利爭議，致使利害關係人對原告中環公 司進行索賠之情事，被告美氟公司應以自己名義出面協調處 理，惟原告中環公司並未要求被告美氟公司出面協調處理， 故該和解不能拘束被告美氟公司云云。惟查： 1.原告中環公司於96年4 月間接獲國外客戶告知所生產之CD -R涉有侵害美商CIBA公司專利後，除以口頭通知被告美氟 公司外，並以電子郵件通知被告美氟公司提供資料，請求 協助向美商CIBA公司證明被告美氟公司之染料並不侵害其 專利，此由原告中環公司採購人員賴怡君（即Mina Lai） 於96年4 月30日致被告美氟公司之電子郵件已載明請被告 美氟公司提供「a.UG具體證明出廠結構與CIBA結構的不同 處b.HP LC 的分析結果（包含CIBA的圖譜）。」即可得知 原告中環公司要求被告美氟公司提供者，乃被告美氟公司 Dye 染料與CIBA專利結構不同處，且被告Dye 染料之HPLC 分析結果，需包含CIBA染料專利之圖譜以為對照，顯見原 告中環公司上開信函之真意，乃係使被告美氟公司知悉美 商CIBA公司主張之專利侵權爭議，並要求被告美氟公司說 明及協助答辯。設若上開信函僅為有關被告美氟公司申請 美國專利事宜，則原告中環公司何需於信函中指明被告美 氟公司之資料需能說明與美商CIBA專利結構之不同處？被 告美氟公司混淆事實，將專利侵權爭議之協助答辯事宜強 解為申請美國專利云云，顯與信函內容不符而無可採。 2.再者，被告美氟公司96年4 月24日內部電子郵件記載「今 日與王博確認，煩請提供三個LC圖譜給我1.CIBA原廠100 ％2.P01 100 ％3.CIBA50％P01 50％」等語，足證早於96 年4 月24日之前，被告美氟公司即已因原告中環公司告知 CIBA公司主張侵權情事，而著手準備CIBA公司與被告美氟 公司染料圖譜資料，以進行比對，是原告中環公司請求被 告美氟公司協助證明不侵權之事實，至為明確。又被告美 氟公司96年5 月11日之內部電子郵件復明揭「請您協助提 供中環專利與CIBA專利之差異性」等語，被告美氟公司顯 然已接獲原告中環公司通知CIBA公司主張染料侵害專利乙 事，故內部聯繫要求提供染料與CIBA專利間具差異性之資 料，俾協助原告中環公司為不侵權之證明。抑且，原告中 環公司因美商CIBA公司之專利侵權主張，乃於96年5 月2 日函請被告美氟公司提供保證書，以保證若因被告美氟公 司供應之產品侵害他人專利，被告美氟公司應賠償原告中 環公司因此所受之損害，被告美氟公司並因此提出日期為 96年5 月17日之「保證聲明」書。由此可見，設若原告中 環公司從未通知被告美氟公司有關美商CIBA公司主張專利 侵權之情事，則被告美氟公司焉會在原告中環公司之請求 下，出具保證不侵害他人專利之損害聲明書？ 3.至原告中環公司接獲美商CIBA公司主張染料侵權之通知後 ，並未立即停止採購被告美氟公司之產品，反而要求降價 乙節，係因染料為CD-R製程之重要原料，不同染料供應商 之產品，其品質亦不相同，驟然更換染料供應商，將因染 料品質不同而對製程、良率等產生嚴重影響。因此，若非 覓得新供應商後，進行分析、確認其染料性質，並完成製 程上之相關調整準備，否則無法立即更換供應商。況被告 美氟公司一再對原告中環公司表示其染料並未侵權，甚至 出具保證聲明書，保證若侵權將賠償原告中環公司因此所 受之損害，原告中環公司基此才於短期內續向被告美氟公 司採購染料。是以，原告中環公司未立即停止採購被告美 氟公司產品，既不得作為被告美氟公司染料並未侵害美商 CIBA公司專利之證明，更無從解為被告美氟公司已依原告 中環公司要求提供不侵權證明之資料。況被告美氟公司自 承依其出具之「保證聲明」，原告中環公司因使用被告美 氟公司之商品製造生產CD-R致生相關專利爭議，或有侵害 他人智慧財產權之虞，造成任何賠償、損失，致使利害關 係人對原告中環公司進行索賠之情事，被告美氟公司應以 自己之名義出面協調處理，而系爭染料之侵權爭議又已經 原告中環公司通知並請求被告美氟公司協助證明不侵權之 事實，被告美氟公司卻遲遲不提出系爭染料不侵權之證明 文件，益徵其未依系爭「保證聲明」保障原告中環公司得 以免責，致原告中環公司受有損害，則被告美氟公司再以 原告中環公司未要求被告美氟公司出面協調為由置辯，即 屬無稽。 ㈤台灣經濟科技發展研究院（以下簡稱：台經院）之鑑定是否 可採? 被告美氟公司前於前案貨款訴訟案件中，即以台經院係原告 中環公司自行委請，非法院指定，而鑑定之對象是否為被告 美氟公司生產之染料無從知悉，且是否侵害美國專利，應依 美國法律作為論斷依據，我國專利法就專利保護範圍之解釋 及適用，與美國法並非全然相同，台經院不當然具備鑑定美 國專利之能力為由，主張台經院之鑑定報告不可採云云。惟 查： 1.原告中環公司係將被告美氟公司96年5 月11日電子郵件所 寄送CD-R專利比較表所載之「CD-R染料化學結構式」送鑑 定，此與系爭鑑定報告附件2 所示「美氟染料化學結構式 」相同，被告美氟公司迄未提出證據證明所出售予原告中 環公司之染料化學式有何改變之處，足證系爭鑑定報告之 待鑑定物「CD-R染料化學結構式」確係被告銷售予原告之 染料結構式。且我國「專利侵害鑑定要點」係參酌美國專 利法及實務所訂定，且互核卷附我國專利侵害鑑定要點與 美國法及其判例Graver Tank v.MFG. Vo.V. Linde Air P roudcts Co., 339U.S.605 （1950）案對鑑定流程及文義 讀取之說明，均係以解釋申請專利範圍、判斷待鑑定物是 否落入申請專利範圍當中而構成「文義侵害」及「均等侵 害」來認定，且其中就「文義侵害」之判斷標準、兩者實 係相同，是我國關於判斷是否構成侵害之鑑定流程及原則 ，實與美國法一致。是被告美氟公司上開抗辯，並無理由 。 2.至被告美氟公司辯稱就系爭專利申請專利範圍第1 項部分 ，台經院鑑定報告第46、49頁所記載之待鑑定對象並非相 同之化學結構式，另該報告第50頁、第53頁（申請專利範 圍第9 項部分）及第55頁、第58頁（申請專利範圍第13項 部分）亦同此情形云云。經查，比較第46頁待鑑定物化學 結構式之說明與第49頁之化學結構式，可知兩者實質相同 ，前案貨款訴訟案件中法院均為此是認。是被告美氟公司 辯稱台經院鑑定報告之待鑑定對象前後不一致，其鑑定不 可採云云，即無足採。至於該報告第50頁、第53頁及第55 頁、第58頁，亦同此情形。 3.被告美氟公司雖辯稱其就鑑定單位無表示意見之機會，訴 訟參與權受到侵害云云。惟查，於前案貨款訴訟案件程序 中，因承審法官要求應對主張被告美氟公司染料侵害第三 人專利權提出舉證，原告中環公司乃將被告提供之「CD-R 染料化學結構式」送請台經院鑑定，嗣因鑑定所需化學分 析作業繁複，致鑑定單位無法於預定時程完成，原告中環 公司乃向法院陳報延展庭期，此期間完全未見被告美氟公 司就此鑑定單位、鑑定程序提出任何主張或抗辯，足見被 告美氟公司明知且同意由台經院進行侵權鑑定。詎台經院 作成鑑定報告，其結果對被告不利後，被告美氟公司始故 為此項爭執，實無可採。 ㈥被告美氟公司之染料產品有無侵害美商CIBA公司之專利： 被告美氟公司自行提供之「CD-R染料化學結構式」，經台經 院將之與美商CIBA公司美國專利第US 6,790,593 B2 號專利 （以下簡稱：系爭專利）進行鑑定分析後，作成該染料結構 式之構成要件落入系爭專利請求項第1 、9 、13項專利權範 圍之鑑定結論，嗣系爭鑑定報告則經法院踐行調查證據程序 後採為判決之依據。詎被告美氟公司猶辯稱其染料產品並未 侵害美商CIBA公司之專利，其所執之理由無非其自行委託之 美國專利法律事務所作成鑑定報告，認為系爭專利之獨立項 1 、9 、13不具可專利性，則無必要再論述系爭染料是否落 入該專利權之範圍，且附屬項2 、3 、4 、6 、8 、10、11 、12、14、15、16於字義及均等論均無符合，故不侵權，從 而無賠償CIBA公司之必要。惟查，被告美氟公司於前案貨款 訴訟案中提出之美國專利法律事務所KIRTON & McCONKIE 之 意見書，已經法院審酌，認此非司法院指定之專利侵害鑑定 機構，本身已不符合我國鑑定機構之資格，況該報告並未直 接以被告美氟公司生產染料與原告中環公司主張待鑑定物， 是否侵害CIBA公司之系爭專利進行比對，僅以CIBA公司之專 利權係屬無效，作為其染料並未侵害之理由，自難憑上開報 告即認被告美氟公司銷售染料並未落入系爭專利權之範圍。 再者，被告美氟公司提出之美國專利法律事務所鑑定報告， 全文雖長達37頁，其中竟有高達八成以上篇幅係檢討該專利 是否有效，至於有關被告美氟公司之染料是否侵害系爭專利 獨立項1 、9 、13之侵害比對分析，卻僅出現在第26、33頁 若干段落，甚至僅在敘述獨立項1 、9 、13無效，至於「被 告之染料」與「獨立項1 、9 、13之權利範圍」之比對分析 則完全付諸闕如，如此，何能證明被告美氟公司之染料不侵 害系爭專利之獨立項1 、9 、13？ ㈦並為聲明：⑴被告美氟公司應給付原告美金1,048,002 元及 自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5 ％計算 之利息。⑵願供擔保，請准宣告假執行。 二、被告抗辯稱： ㈠本件無爭點效之適用： 1.依美國專利法第282 條第2 項規定：「涉及專利權之效力 或侵害之訴訟，得以下諸款理由，據以提出抗辯。⑴無侵 權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權之情事者。⑵ 以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中 主張專利權或任何申請專利範圍項目為無效者。⑶因不符 第112 條或251 條之要件，而使專利權或任何申請專利範 圍項目為無效者。⑷其他依本法足以構成答辯之事實或行 為者。」其中，第二章有關取得專利要件之規定係指第10 1 條至103 條之規定，可為有用性（Inventions patenta ble ）、新穎性（Conditions for patentability；nove lty and loss of right to patent ）以及非顯而易見性 （Conditions for patentability；non-obvious subjec tmatter ）。足見依美國專利法第282 條規定，被告得於 訴訟中，以該專利是否具有用性、新穎性以及非顯而易見 性之理由，為專利無效之抗辯，且專利之有效性乃為專利 侵害損害賠償之前提要件，是美國聯邦法院即須對於專利 權有效性與否進行裁判。因美國專利侵權訴訟，被告均會 於侵權訴訟中主張專利無效之抗辯，美國聯邦地方法院並 得於訴訟中先行判斷系爭專利是否有效，且經審查後，專 利無效之比率甚高。就此，原告中環公司與美商CIBA公司 之專利侵權爭議中，原告中環公司並未先與被告美氟公司 研討美商CIBA公司之專利是否有無效事由，即逕與美商CI BA公司和解，其和解實屬草率，且更不得據以認定被告美 氟公司生產之產品有侵害CIBA公司之專利。 2.專利侵權之被告依美國專利法之規定，既得於訴訟中主張 系爭專利有無效之事由，而無待於是否有第三人提出舉發 ，則前案貨款訴訟案件中法院卻稱：「系爭專利權在未經 第三人提出舉發其無效前，尚無從徒憑美氟公司所自行委 託美國律師製作上開片面報告，遽以認定CIBA公司之系爭 專利權為無效」云云，顯有違誤。況台經院所為之鑑定報 告，僅屬私文書，實不具民事訴訴訟法第324 條所規定之 鑑定效力；且被告美氟公司於該案件中，亦已詳述原告自 行委請之台經院之鑑定報告不可採之理由，惟前案法院判 決均僅就「化學結構式」為審認，並未就被告所生產之染 料是否侵及美商CIBA公司之專利範圍，是其所認，亦有違 誤。準此，前案法院對於系爭專利是否有無效事由之審認 既有違誤，且未就「系爭專利是否有無效事由」、「被告 所提供美國專利法規定及書面資料，證明專利無效於專利 侵權認定中，係屬先決條件」、「被告所生產之染料是否 確有侵害系爭專利」、「原告是否依原證1 所示之保證聲 明第2 條規定，由被告以自己名義出面協調處理系爭專利 」等爭議予以斟酌，並經兩造各為充分之舉證，並為完全 之辯論，是本件實不應適用爭點效。 ㈡依兩造往來電子郵件，原告中環公司僅要求被告美氟公司提 供結構式，並未曾告知被告美氟公司伊業遭CIBA公司求償而 要求被告美氟公司協助處理：被告美氟公司係於96年4 月17 日經原告中環公司客戶TDK 公司通知被告氟公司所生產之光 碟片侵害美商CIBA公司後，原告中環公司始於96年4 月30日 以電子郵件向被告美氟公司人員（Peter ）要求提供「UG（ 按：為被告美氟公司自訂之產品名稱）具體證明出廠結構Ci ba結構不同處」、「HPLC的分析結果（包含Ciba的圖譜）」 等，並無一語關涉原告中環公司告知被告美氟公司所生產之 光碟片已侵害CIBA公司。是被告美氟公司即認原告中環公司 所要求者，乃就所出售之Dye 染料，除須取得中國大陸之專 利權以外，亦應於美國申請專利，並說明被告美氟公司之產 品結構與美商CIBA公司已取得之美國專利範圍有何不同。原 告中環公司稱「上開信函之真意，乃使被告美氟公司知悉CI BA公司主張專利侵權爭議…」云云，顯然有誤。因此，被告 美氟公司人員（Peter ）於96年5 月11日上午3 時32分即以 電子郵件向被告美氟公司王博士要求：「中環表示本周一提 到最後提供日期為本周五，也就是今天，故煩請您協助提供 中環專利與CIBA專利之差異性供品管葉博士與該公司法務部 及郭副總進行確認。另外提到請您盡快協助提供申請美國專 利之申請號。」等語，及同日上午11時53分由王博士（署名 ：Seven ）致被告美氟公司人員（Peter ），副本致被告美 氟公司承辦人員賴小姐，其內容略以：「今天專利文件會給 CMC （即原告），預計下午，關於申請美國專利部分，已經 著手處理，預計最慢需要2 個月拿到申請號。」等語，且被 告美氟公司人員王博士於同日（96年5 月11日）下午8 時43 分，又以電子郵件將雙方聯繫所需資料提供予原告中環公司 ，並表示：「貴司（指原告）提及弊司（指被告）申請美國 專利一案，目前與專利事務所談定，預計下個月即可拿到申 請案號」等語。綜上，被證1 號及原證4 號所示雙方人員往 來之電子郵件，實僅要求被告美氟公司提供化學式及申請專 利，原告中環公司從未告知被告美氟公司所出售予伊之CD-R 染料侵害CIBA公司之專利，且其現正與美商CIBA公司發生專 利侵權爭議。否則，被告美氟公司即會對是否侵權一事表示 意見，豈會僅於往來之電子郵件中向原告中環公司回報申請 美國專利之進度？況依被告美氟公司出具之「聲明書」第2 項所載「如有任何因為上述狀況致使利害關係人對中環進行 索賠之情事，台氟應以自己名義出面協調處理並同意對此進 行賠償等語。」足見依雙方約定，如原告中環公司因被告美 氟公司之產品而與第三人發生爭執者，原告中環公司即應告 知被告美氟公司，並由被告美氟公司以「自己名義」出面協 調處理，惟原告中環公司卻始終未向被告美氟公司提及「售 予伊之CD-R染料侵害美商CIBA公司之專利，且其現正與美商 CIBA公司發生專利侵權爭議，而要求被告美氟公司出面協助 處理」，即擅自與第三人成立和解，此和解既未經被告美氟 公司參與協調，則原告中環公司與美商CIBA公司間之和解即 不能拘束被告美氟公司，被告美氟公司應無須賠償原告中環 公司任何損害。 ㈢本件涉及被告美氟公司所生產染料是否侵害美商CIBA公司之 專利權，是本件實應依美國法律之規定，判斷被告美氟公司 所生產之染料，究有無侵害美商CIBA公司之專利權： 本件原告中環公司係以美商CIBA公司之侵權鑑定報告認被告 美氟公司所生產之染料侵害其專利權，則本件實應以美國法 律規定作為論斷依據，原告中環公司以臺灣法律規定認被告 美氟公司所生產之染料侵害美商CIBA公司在美國之專利權， 實有論理上與邏輯上之謬誤。蓋因專利權有屬地之特性，故 發明創作人需依各國之專利法向各該國主管機關註冊始能受 到各該國之保護，且在一國取得之專利權，其期間、效力、 無效、撤銷等，與在他國取得之權利，彼此互相獨立，不受 影響，此即工業財產權獨立之原則，而美國與我國專利審查 之過程及侵害鑑定之結果，可能因國情不同而有相異之結果 ，是本件專利侵害之鑑定，實應依美國專利法之規定進行鑑 定，方屬合理。本件訴訟既因被告美氟公司所生產之染料疑 似侵害美商CIBA公司之美國專利，則原告中環公司應提出被 告美氟公司所生產之染料，依美國專利法之規定，確有侵害 美商CIBA公司之美國專利之證明。惟原告中環公司卻捨此不 為，竟以臺灣法律規定，認被告美氟公司所生產之染料侵害 美國之專利權，此不無邏輯上之謬誤。基此，本件台經院所 作成之「鑑定研究報告」，並未依美國專利法進行鑑定，反 係依臺灣法律規定進行鑑定，實有邏輯上之謬誤。反觀被告 美氟公司所委請美國專利法律事務所「KIRTON＆McCONKIE」 係屬美國知名之專業專利法律事務所，其作成之鑑定意見書 乃係依據美國法令作成鑑定報告，較諸原告中環公司提出之 鑑定研究報告，實更具可信度。 ㈣訴外美商CIBA公司專利權具無效事由，且被告美氟公司所生 產銷售之產品亦未侵害美商CIBA公司之專利權： 1.原告中環公司提起本件請求，係源於原告中環公司指稱其 以被告美氟公司所供應之Dye 染料製成之產品，侵害美商 CIBA公司之專利權，原告中環公司遂與美商CIBA公司以美 金200 萬元成立和解，原告中環公司嗣後即以該和解金額 對被告美氟公司請求損害賠償。是本件應探討者，乃為「 被告美氟公司所供應之Dye 染料，是否確有侵害CIBA公司 之專利權」。查，依上開美國專利法之規定，美國聯邦地 方法院得就專利是否有無效事由進行審理，且主張專利無 效之方式有二：一為專利權者提起專利侵害訴訟時以抗辯 或反訴之方式提起；另一為有侵害之虞時提出專利無效確 認訴訟。是原告中環公司陳稱：「美國專利既係經美國專 利商標局依法審查給予專利權，於未經美國相關法令程序 撤銷前，自不得僅依台氟公司委請之律師片面之詞即稱該 專利無效」云云，實有違誤。次查，被告美氟公司所提之 鑑定報告第16頁略謂：「有合理證據顯示美國0000000 號 專利案的Claim 1 、9 、13基於美國專利法103(a)條係顯 而易知。…分子示I 結合已知成分的方式，及基與茂金屬 ，乃是先前技術所建議，且產生可預期之結果，分子式I 及由其產生的光記錄介質及製備方法係屬顯而易知。」。 且鑑定報告第23頁以下，並分別舉出「Wolleb 128案」「 Newkome 案」「Veegel案」，在593 專利案之前，基與茂 金屬取代基早為已知。再查，鑑定報告第26頁有效性結論 中明載：「…儘管結構相似，但Wolleb 593案的申請人沒 有基於先前技術所揭露的橋接單元，指出其所請求的橋接 單元所能提供的任何無法預期之改良效果。而且，先前技 術之組成成分及橋接單元的性質及特徵，教示了組成成分 及橋接單元的功效，以及提供製造另一極相似物的動機， 像是分子式I 的組成成分及橋接單元。因此我們相信有合 理的證據顯示Wolleb 593案之Claim 1 、9 及13的申請標 的，對於當時發明所屬技術領域中具有通常知識者而言， 根據美國專利法第103(a)條是顯而易知的，這樣的Claim 1 、9 、13依據美國專利法是顯而易知且不具可專利性的 。」準此，藉由被告美氟公司所提之鑑定報告可知，縱認 系爭專利案涉及文義性及均等論之要件，惟其仍可能因為 「非顯而易見性」，被美國聯邦地方法院認定不具專利性 。 2.原告中環公司雖主張：「被告出具之美國律師之法律意見 書僅係以系爭美國專利無效為由，主張該公司之TFT 染料 並未落入系爭專利申請專利範圍第1 、9 、13項，根本未 能就系爭染料為何未落入系爭申請專利範圍第1 、9 、13 項提出任何實體抗辯。」云云。惟查，依被告美氟公司提 出之鑑定報告可知：「『Claim 1 ，係為一種製備具有至 少一記錄層的光記錄介質的方法，其包括將分子式I 所定 義的金屬茂基菁混入記錄層之步驟』。『Claim 9 描述一 種具有含分子式I 所示之金屬茂基菁之紀錄層的光記錄介 質』。『Claim 13描述一種具有含分子式I 所示之金屬茂 基菁之紀錄層的光記錄介質，且該光記錄介質實質上由一 透明基板、該基板上之的紀錄層、該紀錄層上的反射層以 及一最終保護層所組成』」，足認系爭專利並非純以「化 學結構式」為申請專利範圍。況依原告所供台經院之鑑定 報告第15頁創作目的明載：「本發明的目的，在以菁為原 料的光記錄介質基礎上，利用茂金屬單元取代添加的菁以 提高記錄材料之性能」、第16頁載明「…其中，M1為一二 價金屬、一非過氧金屬中間體群、一鹵代金屬群或羥基金 屬群或二氫原子」，足認系爭專利主要應以可提高記錄材 料性能之茂金屬單元為專利範圍，而非以化學結構式是否 「實質相同」為專利範圍。次查，原告中環公司之鑑定報 告第37頁就證物描述係載明：「M1：可為一二價過渡金屬 或二氫原子所構成」，與上開系爭專利範圍「M1為一二價 金屬、一非過氧金屬中間體群、一鹵代金屬群或羥基金屬 群或二氫原子」相較，被告公司之染料所稱之過渡金屬是 否含蓋系爭專利所稱之金屬；系爭專利係由一鹵代金屬群 或羥基金屬群或二氫原子組成；此與原告鑑定報告所稱係 由二氫原子構成之意是否相同，已屬有疑。再查，原告鑑 定報告第49頁、第53頁明載：「專利主張基材為均聚或共 聚塑膠…證物的基材可為均聚或共聚塑膠」等語，系爭專 利之發明目的既可提高記錄材料性能，則基材之特定應亦 為發明目的之一，是原告中環公司之鑑定報告第31頁（項 次1-3 ）、第33頁（項次9- 3）、第34頁（項次13-2）始 均有美商CIBA公司申請專利範圍之基材敘述（第1 、9 項 為均聚或共聚塑膠，第13項為透明基材），足認原告中環 公司之專利主張應僅限均聚或共聚塑膠之基材，被告美氟 公司染料可適用之基材則不限於均聚或共聚塑膠。末查， 原告中環公司鑑定報告第38頁明載：「依據委託單位表示 ，證物（即被告染料產品化學結構式）係用於光碟燒錄片 上之染料，而一般碟片具有透明基材（可為均聚或共聚塑 膠）記錄層及最後保護層，而染料可附著於上述之結構上 。」等語。益徵系爭專利與系爭產品所附著之基材間之關 係實屬重要，檢視系爭專利是否侵權尤須注意基材與染料 化學結構式間之關係。而依原告中環公司之鑑定報告第45 頁所敘「文義讀取」之成立要件，須先符合「全要件原則 」，始有成立可能。比對申請專利範圍與待鑑定對象時， 應以解析後之申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對 應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對。待鑑定對象 欠缺解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文 義讀取」。如前述之美商CIBA公司專利權技術特徵既均包 括基材在內，原告中環公司之染料產品化學結構式並無關 於基材之敘述，則被告美氟公司之染料產品，就美商CIBA 公司專利權技術特徵中之「基材」，即欠缺對應關係，而 不符合「全要件原則」。因此，原告中環公司之鑑定報告 亦僅能表示「依委託人所提供之資料，證物的基材可為均 聚或共聚塑膠…，二者於此分析項應鑑定為『符合文義讀 取』。」等語，而未能由待鑑定對象之分析中直接得到結 論。由此可證，原告中環公司之鑑定報告曲意迎合原告隔 環公司之主張，無從證明被告美氟公司之染料產品有侵害 他人專利權之瑕疵。綜上，原告中環公司與美商CIBA公司 間之侵權訴訟，是否確如被原告中環公司所稱「幾無勝訴 可能性」、「原告與美商CIBA公司間之和解是否有其必要 」；果如此，原告是否仍有侵害CIBA公司專利權，誠屬有 疑。 ㈤並為聲明：⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵如受不利 之判決，願供擔保請准宣告免於假執行。 三、本件原告中環公司起訴主張伊自94年11月11日起至96年7 月 26日止向被告美氟公司採購Dye 染料，並將被告美氟公司交 付之Dye 染料使用於原告中環公司所生產及為他人代工生產 之CD-R光碟片上，被告美氟公司並就其出售予原告中環公司 之Dye 染料出具「保證聲明」，該保證聲明內容載明「中環 因使用台氟商品製造生產CD-R所衍生之相關專利爭議，或有 侵害他人智慧財產權之虞，而造成有任何賠償、損失、代理 訴訟費之情事，台氟皆應保障中環使其免責」；嗣原告中環 公司代工生產之CD-R光碟片所使用之染料，涉嫌侵害美商CI BA公司之專利，經原告中環公司就侵害專利權事宜與美商CI BA公司簽訂和解契約，共賠償美商CIBA公司美金200 萬元， 原告中環公司已以匯款方式，依約全額賠償美商CIBA公司， 並另因此支出美國律師費用美金59,749元等情，已據原告中 環公司提出保證聲明影本1 紙、美商CIBA公司起訴狀影本1 份、原告中環公司與美商CIBA公司簽訂之和解契約影本節本 1 份、匯款予美商CIBA公司之水單影本1 份、委任美國律師 之費用請款單據影本1 份、銷貨交易表影本1 份（見本院10 0 年度重訴字第392 號卷第8 頁、第22頁至第40頁，及本院 卷第164 頁至第166 頁），並為被告美氟公司所不爭執。是 原告中環公司上開主張之事實，堪信為真實可採。惟被告美 氟公司以前開各詞置辯，是本件首應審究者為兩造於前案貨 款訴訟案件中（見本院卷第18頁至第23頁、第157 頁至第16 1 頁），法院就㈠美商CIBA公司蒐證侵權光碟片是否為原告 中環公司使用被告美氟公司銷售之染料所生產之光碟片？㈡ 被告美氟公司生產銷售予原告中環公司之染料，有無侵害美 商CIBA公司美國專利權？㈢原告中環公司以瑕疵損害賠償債 權與被告美氟公司主張貨款債權為抵銷抗辯，有無理由？等 3 項之判斷，於本件有無爭點效之適用？ 四、本院判斷如下： 按「法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張 或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果， 除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判 斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴 訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，此源 於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反 覆發生，以達『一次解決紛爭』所生之一種判決效力（拘束 力），即所謂『爭點效』，亦當為程序法所容許。」、「民 事訴訟法第400 條第1 項規定確定判決之既判力，惟於判決 主文所判斷之訴訟標的，始可發生。若訴訟標的以外之事項 ，縱令與為訴訟標的之法律關係有影響，因而於判決理由中 對之有所判斷，除同條第2 項所定關於抵銷之情形外，尚不 能因該判決已經確定而認此項判斷為有既判力。又學說上所 謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外 當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷 時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推 翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提 起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判 斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭點效之適用， 必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭點之判斷非顯 然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷等 情形始足當之。」（最高法院96年度台上字第2569號、97年 度台上字第2688號判決意旨參照）。經查： ㈠前案貨款訴訟案件之原告為本件被告美氟公司及訴外人佳年 貿易有限公司，被告為本件原告中環公司，訴訟標的為被告 美氟公司請求原告中環公司給付96年7 、8 月間出售Dye 染 料之貨款新臺幣355,500 元，訴外人佳年貿易有限公司請求 原告給付96年8 、9 月間出售Dye 染料之貨款新臺幣12,515 ,000元，原告中環公司於該案訴訟中以其自94年起向被告美 氟公司採購Dye 染料，並將該Dye 染料使用於原告中環公司 所生產及為他人代工生產之CD-R光碟片上，惟因遭美商CIBA 公司指控侵害該公司之專利，經原告中環公司與美商CIBA公 司協商後簽訂和解契約，共賠償美商CIBA公司美金200 萬元 ，及支出美國律師費用美金59,749元為由，主張與被告美氟 公司請求之貨款中抵銷。本件訴訟之當事人則為原告中環公 司、被告美氟公司，訴訟標的為被告美氟公司應就其出售予 原告中環公司之Dye 染料因侵害美商CIBA公司之專利，致原 告中環公司所受之損害負賠償責任。是前案貨款訴訟案件與 本件訴訟案件之前後兩訴訟當事人均相同。 ㈡美商CIBA公司蒐證侵權光碟片是否為原告中環公司使用被告 美氟公司銷售之Dye染料所生產之光碟片部分： 前案貨款訴訟案件第二審判決以美商CIBA公司主張侵權之光 碟片，尚包括原告中環公司替IMATION 、HP等公司代工之光 碟片，原告中環公司林口三廠（代號LK3 ）向被告美氟公司 採購塗料編號為「00000000」，再撥交林口二廠（代號LK2 ）生產使用，此與被告美氟公司提出採購單上塗料編號及原 告中環公司提出之染料進貨使用紀錄之記載相符；而原告中 環公司所屬林口二廠及林口三廠，已先後於89年7 月、91年 7 月獲有ISO9001 國際認證，客觀上足認上開工廠生產作業 流程、物料控管及產品序號等節，已符合國際標準具有國際 品質等為由，認定依原告中環公司提出上開進貨使用紀錄， 已足以證明上開工廠生產光碟片確實使用向被告美氟公司採 購塗料之事實。又美商CIBA公司所出具侵權報告就其中IMAT ION 公司銷售品牌「Memorex 」光碟片（台灣製造）、序號 編碼「LA3106KD0000000D1 」，原告中環公司表示序號編碼 「LA」係指光碟尺寸為80min 、「3 」代表係林口二廠生產 、「KD05」代表00年0 月0 日生產。另其中HP光碟片（台灣 製造）、序碼編號「LH3104KC0000000D6 」，原告中環公司 則表示序號編碼「LH」係指光碟尺寸為80min 、「3 」代表 係林口二廠生產、「KC28」代表00年0 月00日生產；且被告 美氟公司並不爭執美商CIBA公司蒐證光碟片，係原告中環公 司林口二廠所生產等情，進而認定美商CIBA公司蒐證光碟片 確實係使用原告中環公司向被告美氟公司採購之塗料，並認 被告美氟公司之辯詞為不可採〔見本院卷第20頁，判決書之 ㈡所載〕。 ㈢被告美氟公司生產銷售予原告中環公司之Dye 染料，有無侵 害美商CIBA公司美國專利權部分： 原告中環公司於前案貨款訴訟案件中主張伊自94年起向被告 美氟公司購買染料化學結構式，其構成要件係落入美國專利 第US0000000B2 號「metalloce nyl-phthalocyanines 」專 利請求項第1 、9 、13項之專利權範圍，侵害美國CIBA公司 之專利權，並提出臺經院98年1 月15日（97）專侵字第1202 1 號專利權侵權鑑定研究報告書1 份為憑（以下簡稱：系爭 鑑定報告）。被告美氟公司則主張系爭鑑定報告並非經法院 指定所作成，不得作為本件判斷之依據，況臺經院並無鑑定 美國專利之能力，且待鑑物品並非其所生產之染料；又美商 CIBA公司之系爭專利權E 中”-O- ”醚基與”-C（=O）- ” 酮基兩結構之結合無法得出被告美氟公司產品中化學結構式 為”-OC （O ）- ”的酯類結構，並無文義侵害系爭美國專 利云云；且被告美氟公司所生產之染料化學結構式經文義比 對後，並未落入系爭專利權範圍，亦即並未侵害美商CIBA公 司之系爭專利權云云。惟臺灣高等法院於審理後認為「臺經 院係司法院指定之專利侵害鑑定機構，自屬公正客觀之鑑定 機構。又我國『專利侵害鑑定要點』係參酌美國專利法及實 務所訂定，可見我國判斷專利侵害之鑑定流程及原則，係以 解釋申請範圍、判斷待鑑物，有無『文義侵害』或『均等侵 害』是否落入專利權範圍，來認定有無構成專利侵害，而其 中文義侵害之判斷標準，依智財局發佈專利侵害鑑定要點所 載：「文義讀取係確認解釋後申請範圍中之技術特徵的文字 意義是否完全對應表現在待鑑定對象中」，此與美國判例Gr aver Tank&MFG.Co.V.Lin de Air Proudcts Co.,339U.S.60 5 （1950）案對文義侵害解釋「In determining whether a n accused device or composition infringes a valid pa tent,resort must be had in the first instance to the words of the claim. If accused matt er falls clearly within the claim,infri ngement is made out,and that is the end of it」一致。基上，臺經院具有鑑定專利侵害 之機構，且我國採行專利侵權判斷之鑑定流程及原則，又與 美國法一致，則臺經院所出具系爭鑑定報告，經法院踐行調 查證據程序後，自得採為裁判之依據。」、「且中環公司係 將美氟公司96年5 月11日電子郵件所寄送CD-R專利比較表所 載之『CD-R染料化學結構式』送鑑定，此與系爭鑑定報告附 件2 所示『美氟染料化學結構式』相同，美氟公司迄未提出 證據證明所出售予中環公司之染料化學式有何改變之處，足 證系爭鑑定報告之待鑑定物『CD-R染料化學結構式』確係美 氟公司銷售與中環公司之染料結構式。雖美氟公司稱系爭鑑 定報第46、49頁所載之待鑑定對象並非相同之化學結構式， 卻均認為符合系爭美國專利之獨立項文意，顯然前後有所矛 盾云云。然依系爭鑑定報告對第46頁之待鑑定物化學結構式 之說明：『證物構成內容：證物為一種茂金屬絡合物- 菁（ metallocenyl- phthaloc yanines）化學結構式圖說，其結 構如下：…，其主結構為一茂金屬絡合物- 菁，於其主結構 上含有M1、[X]x、[Y]y、[R2]z 四部分：一、M1：可為一二 價過渡金屬或二氫原子所構成。二、[X ]x ：為鹵素所構成 ，且x 介於0-8 之間。三、[Y]y：可為-OR1，且y 介於0-8 之間。Y 中之R1可為烴基，而此烴基為未取代的或由鹵素、 羥基、烷氧基、烷氨基取代。四、[R2]z ：結構為…，其中 z 介於0-4 之間。』，再將上開說明與第49頁的化學結構式 比較可知：第49頁的化學結構式之Cu（可為一二價過渡金屬 ）是第46頁化學結構式之M1，其Brx 則是第46頁化學結構式 之[X]x，其-O（H ）C （CHMe2 ）2 中之（H ）C （CHMe2 ）2 ，對於所屬技術領域者而言就是第46頁化學結構式[Y]y 之R1烴基，而第49頁化學結構式圖示亦可看出第46頁化學結 構式[R2] z之結構。可見第46頁之化學結構式與第49頁的化 學結構式實質相同。」、「美氟公司產品中之”-OC （O ） - ”實質上即為”-O-C（=O）- ”的化學結構式，而”-O-C （=O）- ”並非美氟公司所稱之「酯類」，而為「酯基」， 蓋其並非一種化合物之結構，而僅為一種「官能基」（func tional group）。又依系爭美國專利之申請專利範圍說明書 所示，該專利結構式中之E可 由下述結構中任選兩部分，包 含-CH2- 、-C（=O）- （酮基）、-CH （C1-C4 烴基）- 、 -C（C 1-C4烴基）2-、-NH-、-S- 、-O- （醚基）和-CH=CH - 組成（見鑑定報告第29頁及附件一之系爭美國專利公報影 本第36頁），堪認系爭美國專利範圍包含-O- （醚基）與-C （=O）- （酮基）的組合。又由-O- （醚基０與-C（=O）- （酮基）所組合形成之共價鍵形式，即應為”-O-C（=O）- “（酯基），蓋因此時氧原子（O ）與碳原子（C ）的外層 電子軌域達到電子飽合狀態，因而分子最穩定並符合八隅體 法則（見原審2 卷44頁，秦道堅著，實用高等有機化學第1 頁）。是美氟公司產品中之化學結構式”-OC （O ）- ”即 ”-O-C（=O）- ”完全可對應系爭專利主張E 中”-O- ”醚 基與”-C（=O）- ”酮基兩結構之結合。」、「美氟公司雖 主張其生產染料並無侵害系爭專利權，並提美國專利法律事 務所『KIRTON&McCON KIE』製作之鑑定報告為證。惟查，上 開報告係由美氟公司自行委任美國律師所製作，並非司法院 指定之專利侵害鑑定機構，本身已不符合我國鑑定機構之資 格，況該報告並未直接以美氟公司生產染料與中環公司主張 待鑑定物，是否侵害CIBA公司之系爭專利『獨立項』1 、9 、13進行比對，僅以CIBA公司之系爭專利權係屬無效，作為 美氟公司染料並未侵害上述各獨立項之理由，自難憑上開報 告即認為美氟公司銷售染料並未落入系爭專利權之範圍。再 者，系爭專利權既經美國專利商標局核准審定，則在未經第 三人提出舉發其無效前，尚無從徒憑美氟公司所自行委託美 國律師製作上開片面報告，遽以認定CIBA公司系爭專利權為 無效。從而，美氟公司既未能具體指摘臺經院出具系爭鑑定 報告有何違誤之處，或提出其他證據證明所銷售染料未侵害 CIBA公司之系爭專利權。則中環公司抗辯美氟公司銷售染料 侵害CIBA公司系爭專利權，自屬可採。」等語（見本院卷第 20頁至第22頁），進而認定被告美氟公司前開所辯各節並無 可採。 ㈣原告中環公司以瑕疵損害賠償債權與被告美氟公司主張貨款 債權為抵銷抗辯，有無理由部分： 前案貨款訴訟案件中，臺灣高等法院判決中亦認為「美氟公 司自94年起陸續出售染料，既有侵害CIBA公司系爭專利權之 瑕疵，已如前述，而該瑕疵顯屬可歸責於美氟公司所致，是 美氟公司所銷售染料顯已構成不完全給付中之「加害給付」 ，且屬不能補正，則中環公司依不完全給付之規定，請求美 氟公司負損害賠償責任，自屬有據。而中環公司因前述專利 侵權案件，業依和解契約給付美金200 萬元賠償金予CIBA公 司，及支出美金59,749元之律師費等情，並提出和解書為證 ，美氟公司對上開金額及和解書均表不爭執，則中環公司執 此損害賠償債權與美氟公司請求之貨款355,500 元本息為抵 銷，為有理由，美氟公司請求中環公司再給付上開貨款，自 屬無理由，應予駁回。」等語〔見本院卷第22頁之㈣〕。 ㈤綜上可知，前案貨款訴訟案件中，臺灣高等法院之確定判決 理由中，既已就前揭㈡至㈣之重要爭點，經兩造辯論後，本 於兩造辯論之結果所為之判斷，本件被告美氟公司既未舉證 證明前案貨款訴訟之確定判決有何顯然違背法令之處，或者 提出足以推翻原判斷之新訴訟資料，於同一當事人就與該重 要爭點有關所提起之他訴訟，依前開說明，被告美氟公司於 本件原告請求買賣物品瑕疵之損害賠償事件中，就前開㈡至 ㈣之重要爭點，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之 判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。 五、又按因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人 得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。又因可歸 責於債務人之事由，致給付不能者，債權人得請求賠償損害 ，民法第227 條、第226 條第1 項分別定有明文。本件被告 美氟公司自94年起陸續出售染料，既有侵害CIBA公司系爭專 利權之瑕疵，已如前述，而該瑕疵顯屬可歸責於被告美氟公 司所致，是被告美氟公司所銷售染料顯已構成不完全給付中 之「加害給付」，且屬不能補正，則原告中環公司依不完全 給付之規定，請求被告美氟公司負損害賠償責任，自屬有據 。又原告中環公司因前述專利侵權案件，業依和解契約給付 美金200 萬元賠償金予美商CIBA公司，及支出美金59,749元 之律師費，所受損害共美金2,059,749 元等情，並提出和解 契約節錄影本1 份、匯款予美商CIBA公司之水單影本1 份、 美國律師之費用請款單據影本1 份等為證（見本院卷26頁至 第40頁），被告美氟公司對此均表不爭執，則原告中環公司 執此損害金額美金2,059,749 元，於扣抵被告美氟公司於前 開貨款訴訟案件所請求之貨款金額新臺幣355,500 元（以美 金兌換新臺幣之匯率1 比30.262換算，換算後之金額為美金 11,747.41 元）後，請求被告美氟公司應賠償前開損害中之 美金1,048,002 元，自屬有理由。 六、綜上所述，原告中環公司本於不完全給付之規定，請求被告 美氟公司應給付美金1,048,002 元，及起訴狀繕本送達翌日 （即101 年2 月5 日）起至清償日止，按年息5 ％計算之利 息，為有理由，應予准許。 七、原告勝訴部分，原告陳明願供擔保聲請宣告假執行，被告亦 陳明願預供擔保聲請准告免為假執行，經核於法均無不合， 經以美金兌換新臺幣之匯率1 比30.262計算後，爰分別酌定 相當擔保金額後准許之。 八、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及未經援用 之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果， 自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。 九、據上論結，本件原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條、 、第390 條第2 項、第392條，判決如主文。 中 華 民 國 101 年 9 月 5 日 民事第二庭 法 官 高明德 以上正本係照原本作成 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 中 華 民 國 101 年 9 月 5 日 書記官 陳秀鳳