智慧財產法院行政判決
108年度
行商訴字第108號
原 告 恒新
法律國際
專利商標事務所
代 表 人 李榮唐
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
訴訟代理人 孫重銘
彭清波
參 加 人 陳宏義
上列
當事人間因
商標評定事件,原告不服經濟部中華民國108年
7月11日經訴字第10806306910號
訴願決定,提起
行政訴訟,並經
本院
裁定命參加人獨立參加被告之訴訟,本院判決如下:
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要:
原告前於民國105年5月11日以「恒新HENG XIN及圖」商標,
指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類
表第45類「代理智慧
財產權申請及有關事務之處理、法律服
務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的
書寫、代撰書狀」服務,向被告申請註冊。經被告審查,准
列為註冊第0000000號商標(下稱
系爭商標)。參加人
嗣以
系爭商標之註冊,有違商標法第30條第1項第10款、第11款
及第12款規定,對之申請評定。案經被告審查,核認系爭商
標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之
適用,以108年
4月26日中台評字第1060225號商標評定書為系爭商標之註冊
應予
撤銷之處分。原告不服被告所為
行政處分,為此提起訴
願,經濟部嗣以108年7月11日經訴字第10806306910號
訴願
決定駁回,原告不服訴願決定,遂向本院提起行政訴訟。因
本院認本件判決結果,倘認原告不服原處分及訴願決定部分
,應予撤銷時,將影響參加
人權利或法律上之利益,
爰依職
權命參加人獨立參加本件被告之訴訟(見本院卷第87至92頁
)。
貳、原告聲明請求訴願決定及原處分均撤銷,其主張
略以:
一、參加人並無先使用據以評定商標之事實:
參加人前於88年5月16日申請核准據以評定「恒新」註冊第
109750商標(下稱據以評定商標),據以評定商標於98年5
月15日因商標權到期未申請展延而消滅。參加人「恒新法律
事務所」臉書帳號內容,其於
兩造進入評定爭議前極少更新
,參加人於兩造衍生爭議後,始於臉書進行少數更新內容,
原告未曾在臉書上看過參加人之臉書粉絲團。況於網路上搜
尋參加人之姓名可知,參加人在網站上係以陳宏義
律師事務
所經營部落格與對外宣傳。
二、兩商標圖樣不成立近似:
系爭商標與據以評定商標間,並無近似處。系爭商標圖樣包
含「恒新」圖樣中文、「HENG XIN」圖樣英文。原告委託平
面設計師設計「H」文字特殊之LOGO。而據以評定商標圖樣
為「恒新」之圖樣中文。準此,兩商標有英文字樣及事務所
LOGO之不同,可判斷兩商標間有不同處。
三、原告不知據以評定商標之存在:
(一)檢索動作不等同知悉據以評定商標之存在:
原告代表人李榮唐律師與參加人陳宏義律師,主要執業場所
分別為高雄市、臺南市,雙方從未有訴訟案件接觸而認識對
方。準此,雙方並無任何契約、業務往來或地
緣關係,實無
可能知悉參加人曾使用「恒新」文字而搶先註冊。申請商標
前使用被告之商標檢索系統進行檢索,應係申請系爭商標前
之基本流程。而商標檢索系統上所呈現之資訊,為參加人於
88年5月16日申請「恒新」圖樣中文之商標權,商標權於98
年5月15日屆滿後,未經參加人申請延展註冊,商標權自商
標權
期間屆滿後消滅。被告應明知據以評定商標之權利消滅
已有7年,始准許原告申請系爭商標。此檢索動作是否因契
約、地緣、業務往來或其他關係,而知悉他人商標存在,應
屬無關。
(二)原告不認識參加人:
參加人之臉書粉絲團非著名粉絲團,原告未曾在申請系爭商
標前看過參加人之粉絲團,法律並無明文規定,商標申請者
有義務於臉書上搜尋,是否有相同名稱之粉絲團。原告於申
請商標日105年5月11日前,參加人之臉書粉絲團僅有4篇簡
短貼文,足徵原告不知參加人商標使用狀況。依法務部之統
計資料,截至105年年底,全臺灣地區之累計領取律師證人
數達15,693人,倘非因承辦案件而接觸或年紀相近就學時就
已認識,多數律師間無相識情事,況論原告與參加人之事務
所設置於不同縣市。原告於申請系爭商標前,僅知據以評定
商標之商標權已消滅7年,就參加人之業務狀況、是否仍有
使用據以評定商標
等情事,均無從所悉。
四、原告無仿襲據以評定商標之意圖:
參加人固於88年5月16日申請據以評定「恒新」中文商標圖
樣取得商標權,然商標權於98年5月15日屆滿到期後,未經
參加人申請延展註冊,參加人之商標權利已消滅,原告嗣於
105年5月11日申請註冊「恒新HENG XIN」圖樣中文及英文,
參加人除未辦理延展註冊外,亦未重新申請商標權,是原告
並無乘機或搶先註冊之行為。
參諸原告使用系爭商標之原因
,係其與合夥人共同開設事務所時,付費委託祥雲齋決疑顧
問中心之命理老師秦瑞生,協助到場視察事務所內之風水格
局,並請其提供事務所名稱之建議。秦瑞生於約1週後,提
供10組建議名稱,供原告與其合夥人選擇,建議名稱包含鼎
宸、典範、恒新等。經討論後決定事務所以「恒新」文字冠
名,英文名稱為HENG XIN,同時請平面設計師設計事務所專
屬LOGO圖案。職是,原告申請使用系爭商標,係依命理老師
之建議,進而選取「恒新」作為事務所名稱。經查詢被告之
系統可知,參加人之據以評定商標已消滅7年,故原告認知
參加人不再使用據以評定之商標,始申請系爭商標,並無意
圖仿襲而搶先註冊之情事。職是,原告並無意圖仿襲據以評
定商標之意圖。
參、被告聲明請求駁回原告之訴,並答辯略以:
一、系爭商標有先使用之事實:
被告審酌參加人申請評定時所檢送各項證據可知,參加人之
據以評定商標於98年5月15日屆期消滅後,仍持續以「恆新
」為名,嗣於臺南地區經營法律事務所,提供各種訴訟代理
及法律諮詢顧問服務。且經濟部依職權調查參加人以「恆新
法律事務所」為名,經營臉書粉絲專頁,可知參加人於102
年12月14日起以「恆新法律事務所」為名,經營臉書粉絲專
頁至今,依貼文內容可認定其有提供法律諮詢顧問服務。準
此,原告於105年5月11日申請系爭商標註冊前,參加人已有
先使用據以評定商標於各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等
相關法律服務之事實。所謂先使用之商標,係指在他人之商
標申請日前,已使用之商標,原不以獲准註冊,且有效存續
為必要。縱先使用之商標曾取得註冊,嗣因商標權期間屆滿
未延展,其僅生商標權消滅之效果,倘商標權人於商標權期
間屆滿後,仍持續使用商標,使用商標之事實,應依商標法
予以保護。準此,參加人於據以評定商標權期間屆滿後至系
爭商標申請註冊前,仍有持續使用據以評定商標。
二、據以評定商標具相當
識別性:
據以評定商標所使用之中文「恆新」,除非常見組合字詞外
,亦無證據顯示與所指定使用服務,有直接或間接之關聯性
,相關消費者應會直接將之視為表彰商品或服務之標識。職
是,據以評定商標具有相當識別性。
三、兩商標構成高度近似:
系爭商標與參加人先使用之據以評定商標相較,前者主要識
別部分之中文「恒新」,相較後者之中文「恆新」,兩者起
首字讀音相同,前者「恒」字為後者「恆」字之異體字,後
一字同為「新」,字型外觀相近,且前者之外文「HENG XIN
」與後者之中文「恆新」讀音相仿,倘將其標示在相同或類
似的商品或服務上時,以具有普通知識經驗之相關消費者,
於消費時施以普通之注意,可能會誤認兩者來自同一來源,
或雖不相同而有關聯之來源,應屬構成高度近似之商標。
四、兩商標服務相類似:
系爭商標指定使用「代理
智慧財產權申請及有關事務之處
理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、
私人信函的書寫、代撰書狀」服務,相較據以評定商標實際
使用之「法律訴訟服務」,兩者在滿足相關消費者需求及服
務提供者或其他因素,具有共同或關聯處,倘標示相同或近
似商標,依一般社會通念及市場交易情形,易使接受服務者
誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者,應屬具有
類似關係之服務。
五、原告知悉據以評定商標之存在而申請註冊:
原告與參加人同為執業律師,屬競爭同業關係,依原告法律
事務所名稱「國際專利商標事務所」,可知原告有從事專利
商標業務。原告之合作人員有從事智慧財產業務者,且於申
請系爭商標前,曾於被告商標檢索系統進行檢索,原告對相
關商標申請註冊,具有相當專業能力。況參加人有持續使用
據以評定商標表彰所提供之法律服務,依一般
經驗法則判斷
,參諸網路上搜尋之客觀事證可知,足
堪認原告於系爭商標
申請註冊前,事實上對參加人之商標應有相當程度之瞭解及
認識,知悉據以評定商標存在。
肆、參加人於準備期日及言詞辯論期日均未到場,亦未就本案提
出書狀為具體陳述。
伍、本院得
心證之理由:
一、
程序事項:
(一)參加人經合法通知未到庭:
按訴訟代理人除受
送達之權限受有限制者外,送達應向代理
人為之。但審判長認為必要時,得命送達於當事人本人。送
達,而於應受送達人之住居所、事務所或營業所行之。但在
他處會晤應受送達人時,得於會晤處所行之。應受送達人有
就業處所者,亦得向該處所為送達。行政訴訟法第66條及第
71條第1項、第3項分別定有明文。查參加人經合法通知,此
有本院
送達證書回證附卷
可稽(見本院卷第107至108、143
至144頁)。而參加人於109年1月4日之
準備程序與109年2月
27日之言詞辯論程序,均未到庭,此有行政報到單
可證(見
本院卷第111、157頁)。準此,參加人經本院合法通知,無
正當理由不到庭。
(二)本件為一造辯論程序:
按訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟之
人。言詞辯論期日,當事人之一造不到場者,倘無民事訴訟
法第386 條規定,不得一造辯論判決之事由,得依到場當事
人之
聲請,由其一造辯論而為判決,行政訴訟法第23條、第
218條
準用民事訴訟法第385條第1項前段與第386條分別定有
明文。參加人受合法通知,無正當理由,其分別於準備程序
與言詞辯論期日,均無理由未到庭。準此,爰依原告之聲請
,由其一造辯論而為判決(見本院卷第159頁)。
二、整理當事人爭執與不爭執事項:
按受命法官為闡明訴訟關係,得整理並協議簡化
爭點,民事
訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文,行
政訴訟法第132條準用之。職是,法院於言詞辯論期日,依
據兩造主張之事實與證據,經簡化爭點協議,作為本件訴訟
中攻擊與防禦之範圍(見本院卷第113至128頁之109年1月14
日之準備程序筆錄)。
(一)本件不爭執事項:
原告前於105年5月11日以系爭商標,指定使用於當時商標法
施行細則第19條所定商品及服務分類表第45類「代理智慧財
產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、代
辦地政登記、法律諮商、私人信函的書寫、代撰書狀」服務
,向被告申請註冊。經被告審查,准列為系爭商標。嗣參加
人以系爭商標之註冊,有違商標法第30條第1項第10款、第
11款及第12款規定,對之申請評定。案經被告審查,核認系
爭商標之註冊有商標法第30條第1項第12款規定之適用,嗣
於108年4月26日為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不
服處分,提起訴願,經濟部嗣於108年7月11日以訴願決定駁
回,原告不服訴願決定,遂向本院提起行政訴訟。準此,系
爭商標是否適用商標法第30條第1項第10款與第11款規定,
均未經被告與經濟部審查認定,基於
行政機關之第一次審查
權及
司法權與行政權分立原則,本院審理系爭商標是否具評
定事由,其範圍僅為系爭商標有無適用商標法第30條第1項
第12款規定?是否構成商標評定成立之事由。
(二)本件主要爭執事項:
本件當事人主張爭點,
厥為系爭商標有無違反商標法第30條
第1項第12款規定。
申言之:1.參加人有無先使用據以評定
商標之事實?2.系爭商標與據以評定商標間,是否構成近似
?3.兩商標是否使用於同一或類似商品?4.原告是否因契約
、地緣、業務往來或其他關係,而知悉據以評定商標之存在
?5.原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標?
三、參加人為本件商標評定之
利害關係人:
(一)利害關係人之範圍:
按商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3
項規定之情形者,利害關係人或審查人員得申請或提請商標
專責機關評定其註冊,商標法第57條第3項定有明文。經濟
部為適用商標法第57條規定,特訂定商標法利害關係人認定
要點(下稱認定要點)。利害關係人之範圍如後:1.因系爭
商標涉訟之訴訟當事人。2.與系爭商標相關之其他商標爭議
案當事人。3.經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服
務之競爭同業。4.主張其商標或標章與系爭商標相同或近似
且為先使用之人,
暨其受讓人、被授權人或代理商。5.主張
其註冊商標或標章與系爭商標相同或近似之商標權人,暨其
被授權人或代理商。6.主張其姓名或名稱與系爭商標相同或
近似之個人、商號、法人或其他團體。7.系爭商標之申請註
冊,係違反商標權與他人之契約約定者,契約之
相對人。8.
商標專責機關以系爭商標為據,駁回其申請商標註冊案之申
請人。9.主張其商標與系爭商標相同或近似,指定使用於同
一或類似商品或服務,尚
繫屬於申請中之商標註冊申請人。
10.其他主張因系爭商標之註冊,而其權利或利益受影響之
人。認定要點第1條與第2條分別定有明文。準此,利害關係
人為具體訴訟之適格當事人,當事人適格為訴權存在之要件
,始可申請商標專責機關評定違反商標法第30條第1項第12
款之註冊商標,本院應依職權調查,倘欠缺當事人適格要件
,原告之訴為無理由,應予以駁回。
(二)原告與參加人為利害關係人:
商標之註冊是否對於其權利或利益有影響,應由主張自己為
利害關係者檢證釋明之。申請人是否為利害關係人,由商標
專責機關就其檢證內容,進行形式審查。是否為利害關係人
,原則應以申請時或
行政救濟時為準。例外情形,商標專責
機關處分時或
行政救濟程序,已具備利害關係者,得認為係
利害關係人。認定要點第3條至第5條分別定有明文。所謂
行
政程序或救濟程序之利害關係人,係指違法行政處分之結果
,致其現已存在之權利或法律上之利益受影響者而言,不包
含僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者(
參照最
高
行政法院101年度裁字第178號行政裁定)。職是,本院應
審查原告與參加人間是否為本件商標評定事件之利害關係人
。
1.參加人主張先使用據以評定商標:
參加人為律師事務所主持律師,前於81年間在臺中設立,除
以陳宏義律師事務所為名外,另以恆新法律事務所為名,其
所營事業為法律服務等律師業務,其在臺南市與高雄市均有
營業所。參諸原告以「恆新」為名,其所營事業為代理智慧
財產權申請及有關事務之處理、法律服務、代辦工商登記、
代辦地政登記、法律諮商、私人信函之書寫、代撰書狀,同
屬律師業務。原告與參加人分別經營系爭商標、據以評定商
標指定使用之同一或類似服務,參加人主張據以評定商標與
系爭商標近似,參加人為先使用之人。準此,參加人主張其
先使用據以評定商標,足徵原告與參加人為利害關係人。
2.兩商標近似與指定服務同一或類似:
⑴系爭商標圖樣與服務項目:
原告為律師事務所而以「恒新」作為商標,並獲准註冊使用
在第42類之商品及服務。系爭商標以中文「恒新」、英文「
HENG XIN」與類似英文「H」黑底圖樣上下組合而成,其指
定使用於「代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律服
務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、私人信函的
書寫、代撰書狀」服務,如附圖所示。
⑵據以評定商標圖樣與服務項目:
參加人於88年6月16日提出據以評定商標圖樣申請註冊,註
冊號為第109750號,指定使用於第42類「法律問題解答、常
年法律顧問、專利商標著作之登記申請、民商刑事訴訟及行
政救濟、契約撰擬與見證、勞資糾紛、票據糾紛、執行事件
、非訟事件處理、房地產法律問題、
存證信函、律師函、代
擬訴狀、債權會議之召開協調」服務,如附圖所示。參加人
復於106年11月14日提起本件商標評定案,符合主張其商標
與系爭商標相同或近似,指定使用於同一或類似商品或服務
,原告與參加人為競爭同業。職是,
益徵參加人為本件訴訟
之適格利害關係人。
四、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定:
按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標
,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者,不得註
冊。但經其同意申請註冊者,不在此限。商標法第30條第1
項第12款定有明文。其要件有四:㈠相同或近似於他人先使
用之商標。㈡使用於同一或類似商品或服務。㈢申請人因與
他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商
標存在。㈣未經他人同意申請註冊。原告雖主張參加人並無
先使用據以評定商標之事實,兩商標不成立相似,原告亦不
知據以評定商標之存在,自無意圖仿襲
云云。
惟被告抗辯稱
據以評定商標有先使用事實,據以評定商標具相當識別性,
兩商標成立高度近似,指定同一或類似服務,原告意圖仿襲
而為系爭商標之註冊等語。職是,本院應審酌系爭商標之註
冊,是否有商標法第30條第1項第12款規定之評定事由,應
撤銷系爭商標註冊(參照本院整理當事人爭執事項1至5)。
(一)據以評定商標有先使用之事實:
商標法第23條第1項第14款前於86年5月7日修正公布,87年
年11月1日施行,其為現行商標法第30條第1項第12款規定。
本款增訂之
立法理由,係因與他人有特定關係,知悉係他人
先使用之商標,而加以
抄襲,倘持之註冊者,有違商業
交易
秩序,應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他
人創用之商標而搶先註冊,防止不公平競爭行為或投機者,
利用特定關係,知悉他人未於國內註冊商標,進而搶先申請
註冊,以阻撓他人使用該商標,以維護交易秩序與商業道德
,故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時,有權利救
濟機會(參照最高行政法院99年度判字第938號、第1012號
行政判決)。原告雖主張其於申請註冊系爭商標前,參加人
無先使用據以評定商標之事實云云。然被告抗辯稱參加人先
使用據以評定商標,原告違反商標法第30條第1項第12款規
定等語。準此,本院自應審酌參加人使用據以評定商標,是
否有先於系爭商標使用之事實(參照本院整理當事人爭執事
項1)。
1.商標法第30條第1項第12款適用先使用主義:
我國商標法採取註冊主義,
而非使用主義,先使用而未註冊
之商標,原則上雖不予保護。然因商標之使用,為商標存在
之意義及其價值所在,為避免過度僵化產生流弊。本款對於
未註冊而於國內外先使用之商標,應酌予以保護,此為商標
註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標,係指在他
商標申請註冊前,有使用商標以表彰商品來源之事實,並非
商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。不論是否為
著名
商標,不分國內外,亦不問註冊
與否,僅要因契約、地緣、
業務往來或其他關係,知悉他人先使用商標存在而搶註者,
均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何,法條為
例
示規定,除契約、地緣或業務往來之關係外,並概括規定其
他關係。所謂其他關係,係指商標權人與他人間因有契約、
地緣或業務往來等類似關係,進而知悉他人商標,並搶先註
冊而言;或者雖無業務往來,然在國內外相關或競爭同業間
,因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者,均
屬其他關係之範圍(參照最高行政法院101年度判字第286號
、103年度判字第710號行政判決)。準此,被告或參加人首
應證明參加人有先使用據以評定商標之事實,倘有先使用之
事實存在,繼而探討原告因與參加人間具有契約、地緣、業
務往來或其他關係,知悉據以評定商標存在,意圖仿襲而申
請系爭商標註冊。
2.參加人先使用據以評定商標:
⑴參加人先使用據以評定商標之事實:
參加人之據以評定「恒新」商標,雖於98年5月15日屆期,
因未延展註冊而消滅後,然參加人仍以「恆新」為名稱,持
續於臺南地區經營法律事務所,提供各種訴訟代理及法律諮
詢顧問服務
迄今之事實,此有參加人提出如後事證
附卷可稽
:①「恆新法律事務所」參加人名片;②「專屬法律顧問之
恆新法律事務所主持律師陳宏義律師」文字之88年2月27日
中華日報;③記載「協辦單位:恆新法律事務所」文字之19
99至2000年間座談會文件;④自97年至105年期間,記載聘
任恆新法律事務所律師為常年法律顧問文字之常年法律顧問
聘任書;⑤88年、89年、94年期間,記載聘任恆新法律事務
所律師為常年法律顧問文字之法律顧問聘任契約書;⑥「恆
新法律事務所」網頁之104年10月10日、102年12月20日貼文
等證據資料(見評定卷第27至69、142至144頁;本院卷第
183至184頁)。
⑵參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標:
經濟部前於訴願程序期間,依職權調查參加人以「恆新法律
事務所」為名經營之臉書粉絲專頁,得知參加人於102年12
月14日起以「恆新法律事務所」為名經營臉書粉絲專頁至今
,依臉書粉絲專頁貼文內容,可認定其有提供法律諮詢顧問
服務(見訴願卷第34至40頁)。職是,
堪認系爭商標於105
年5月11日申請註冊前,參加人已有先使用據以評定商標於
各種訴訟代理及法律諮詢顧問服務等相關法律服務之事實。
⑶先使用事實不因據以評定商標消滅而受影響:
原告雖主張參加人之據以評定商標屆期未延展消滅後,已不
得排除他人以「恒新」圖樣註冊商標,且法律顧問證書非公
開文件,不得作為本件證據云云。惟商標法第30條第1項第
12款之先使用商標,係指在經異議或評定之商標申請日前,
已使用之商標而言,原不以獲准註冊在案,且有效存續為必
要。縱先使用之商標曾取得註冊,嗣因商標權期間屆滿未延
展,其僅生商標權消滅之效果,倘商標權人於商標權期間屆
滿後,仍持續使用商標,使用商標之事實,依使用主義之規
範,應依法予以保護。
衡諸交易常情,受任或合作公司收受
律師事務所法律顧問證書後,通常會懸掛於明顯可見處示眾
,表示其有聘請律師為法律顧問,以保護其權益,核其性質
應為公開文件。準此,參加人於據以評定「恒新」商標權期
間屆滿後,至系爭商標申請註冊前,仍有持續使用據以評定
商標之事實,是參加人有先使用據以評定商標之事實,原告
上開主張,容有誤解。
3.系爭商標註冊不符合商標法第30條第1項第12款但書:
按商標申請人經商標先使用人同意其申請註冊者,不違反同
條項本文規定,商標法第30條第1項第12款但書定有明文。
參加人有先使用據以評定商標,
揆諸前揭規定,系爭商標之
申請註冊登記,應經先使用人之參加人同意,始可合法登記
。因原告未取得參加人之同意,足徵系爭商標之註冊登記,
不適用商標法第30條第1項第12款但書規定。
(二)兩商標圖樣成立高度近似性:
1.判斷商標圖樣近似之基準:
所謂商標圖樣近似者,係指異時異地隔離與通體觀察,兩商
標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處,具備普通知識經
驗之相關消費者,施以通常之辨識與注意,有致混淆誤認
之
虞,此為不准商標註冊之消極要件。申言之,兩商標予人之
整體印象有其相近之處,倘其標示在相同或類似之商品或服
務上時,具有普通知識經驗之相關消費者,在購買時施以普
通之注意,可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務,來自同
一來源或誤認不同來源之間有所關聯,應構成近似。職是,
本院應審究系爭商標與據以評定商標是否近似?兩商標之近
似程度為何(參照本院整理當事人爭執事項2)。
2.兩商標構成高度近似商標:
就系爭商標與據以評定商標之外觀、觀念及讀音比較如後:
⑴所謂外觀近似,係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色
等近似,有產生混淆誤認之虞。系爭商標之主要識別部分之
中文「恒新」,相較據以評定商標之中文「恆新」,兩者起
首字讀音相同,前者「恒」字為後者「恆」字之異體字,後
一字同為「新」,兩者字型外觀相近。⑵商標之讀音有無混
淆誤認之虞,應以連貫唱呼為標準。商標所用之文字包括讀
音在內,審究商標所用之文字是否近似,自應以其文字之形
體與讀音有無混淆誤認之虞,以為判斷商標所用之文字,包
括中文、外文或臺語之讀音在內。系爭商標之中文「恒新」
與外文「HENG XIN」,均與據以評定商標之中文「恆新」讀
音相仿。⑶所謂觀念近似,係指商標圖樣之實質意義有產生
混淆誤認之虞者。系爭商標之中文「恒新」與據以評定商標
之中文「恆新」,恒為恆之俗字,兩者均有日久恆新之涵義
。準此,系爭商標與據以評定商標就外觀、觀念及讀音,均
有高度之相似性,倘將其標示在相同或類似之服務時,以具
有普通知識經驗之相關消費者,其於消費時施以普通之注意
,可能會誤認兩者來自同一來源,或雖不相同而有關聯之來
源,應屬構成高度近似之商標,且其近似程度極高。
(三)兩商標指定使用服務同一或類似:
1.判斷服務類似之基準:
因社會及產業分工之常態及細緻,無法以抽象概念就商品或
服務類似與否作適切之判斷,應依各產業別性質及具體個案
判斷之(參照最高行政法院105年度判字第614號行政判決)
。所謂服務類似者,係指服務在滿足相關消費者之需求及服
務提供者或其他因素,具有共同或關聯處,倘標示相同或近
似商標,依一般社會通念與市場交易情形,易使接受服務者
誤認其為來自相同,或雖不相同而有關聯之來源者。原告雖
不爭執兩商標指定使用之服務相類似。然被告抗辯稱兩商標
指定之服務成立高度類似性。職是,本院應審究系爭商標與
據以評定商標指定之服務,是否類似及其類似之程度(參照
本院整理當事人爭執事項3)。
2.兩商標指定使用服務構成同一或類似:
系爭商標指定使用於「代理智慧財產權申請及有關事務之處
理、法律服務、代辦工商登記、代辦地政登記、法律諮商、
私人信函的書寫、代撰書狀」服務,相較與據以評定商標實
際使用於「法律問題解答、常年法律顧問、專利商標著作之
登記申請、民商刑事訴訟及行政救濟、契約撰擬與見證、勞
資糾紛、票據糾紛、執行事件、非訟事件處理、房地產法律
問題、存證信函、律師函、代擬訴狀、債權會議之召開協調
」服務,兩者性質均與法律事務與訴訟服務有關,兩者在滿
足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素,具有共同或
關聯處,倘標示相同或近似之商標,依一般社會通念及市場
交易情形,易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同而
有關聯之來源者,應屬具有類似關係之服務。準此,系爭商
標與據以評定商標所指定使用服務,構成同一或類似之服務
。
(四)兩商標致相關消費者有混淆誤認之虞:
所謂混淆誤認之虞,係指商標或標章有使相關消費者對其商
品或營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言
。其類型有二:1.相同或近似商標,使用於同一或類似商品
或服務,致相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務,係
來自同一來源。2.商品或服務之相關消費者雖不致誤認兩商
標為同一商標,然極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一
來源之系列商品或服務,或誤認兩商標之使用人間存在關係
企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。查系爭商標與
據以評定商標就外觀、觀念及讀音,均有高度之相似性,兩
者所指定使用服務,構成同一或類似之服務,原告與參加人
之營業事務所,均位於臺灣南部之臺南市與高雄市,具有相
當之地緣性,將致相關消費者誤認原告與參加人提供法律事
務與訴訟服務相關服務,來自同一營業處所,或者原告與參
加人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係
。
(五)原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標:
1.先使用人之
舉證責任:
商標法第30條第1項第12款之立法目的在於防止投機者,利
用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標,進而搶先申請註
冊,以阻撓他人使用該商標,以維護交易秩序與商業道德,
故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊(參照
最高行政法院105年度判字第545號行政判決)。先使用人應
舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知
悉先使用商標之存在等事實。原告雖主張其無因契約、地緣
、業務往來或其他關係,而知悉據以評定商標存在云云。惟
被告抗辯稱原告與參加人為同業,亦知悉據以評定商標存在
等語。準此,本院應審酌原告是否因與參加人間具有契約、
地緣、業務往來或其他業務,知悉據以評定商標之存在(參
照本院整理當事人爭執事項4)。
2.原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實:
⑴申請商標註冊應盡相當注意義務:
商標權採登記及公告制度,處於任何人均可得知悉之狀態,
申請商標註冊應盡相當注意義務,避免侵害他人之註冊商標
或先使用商標之權利,此為現代企業經營所應面臨之風險。
原告與參加人同為法律事務所,應屬具有競爭同業之關係,
況原告法律事務所名稱為「國際專利商標事務所」,可知原
告有從事商標業務之專業能力。參諸原告於原處分階段答辯
稱合作人員有從事智慧財產業務者,且於申請系爭商標前曾
於被告商標檢索系統進行檢索(見評定卷第79頁)。是原告
熟悉相關商標申請註冊,知悉參加人前於88年5月16日申請
據以評定「恒新」中文商標圖樣,並取得商標在案。
⑵知悉之判斷因素:
商標法第30條第1項第12款之規範意旨,係基於民法之
誠實
信用原則、防止消費者混淆誤認及不公平競爭行為,故賦予
先使用商標者救濟之權利,以避免申請人剽竊仿襲他人創用
之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註
冊時,因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關
係,而知悉先使用商標存在,且仍基於仿襲之意圖申請註冊
商標之事實,負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後
商標申請註冊時之事實狀態,而非申請註冊後之事實狀態,
本院依
論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用
之商標,進而襲以註冊(參照最高法院108年度判字第224號
、第447號行政判決)。所謂知悉包含直接接觸與間接接觸
之知悉,除直接知悉外,亦包含依據社會通常情況,應有合
理之機會或合理之可能性見聞者,均屬知悉之範圍。被告或
參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實,
應負舉證責任,不論係直接證據或
間接證據均可。直接證據
之舉證係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事
實;間接證據之舉證,係指競爭同業得自市場之平常途徑知
悉據以評定商標之存在與先使用之事實,即滿足接觸之舉證
。
⑶參加人提出客觀證據證明先使用據以評定商標之事實:
本院審酌參加人網頁資料可知,參加人有持續使用據以評定
商標表彰所提供之法律服務,且同時可於網路上搜尋等客觀
事證觀察(見評定卷第142至144頁;本院卷第183至184頁)
。依原告之商標業務專業能力判斷,堪認原告於系爭商標申
請註冊前,應知悉商標法對先使用商標之權利保護,除進行
商標註冊檢索外,亦應查詢網頁資料是否有先使用商標之事
實。原告已知悉據以評定商標於98年5月15日屆滿到期後,
未經參加人申請延展註冊,商標權利
業已消滅。基於商標法
第30條第1項第12款適用先使用主義,原告自應查詢參加人
有無繼續使用據以評定商標之事實。因參加人經營法律事務
與訴訟服務,長期使用據以評定商標,縱未延展據以評定商
標註冊,依事業經營常情與客戶之需求,參加人為延續據以
評定商標所建立之商譽,自有可能繼續使用據以評定商標經
營事業,基於原告具備之商標專業能力,自可合理知悉參加
人會繼續使用據以評定商標。準此,原告與參加人為經營法
律業務之競爭同業,經由業務經營或地緣關係,對於參加人
之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識,是本院審酌參
加人提出之客觀證據,依論理法則與經驗法則判斷,可證明
系爭商標申請註冊時,原告已可知悉據以評定商標之存在,
參加人有繼續使用據以評定商標之事實。
(六)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標:
1.意圖仿襲之判斷:
商標之主要功能在表彰自己之商品或服務,
俾以與他人之商
品或服務相區別,申請註冊商標或使用商標,其目的亦應在
發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認
其來源,甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源,而為申
請註冊商標者,其申請即非屬善意。原告雖主張其無意圖仿
襲據以評定商標,而申請註冊系爭商標云云。然被告抗辯稱
原告於系爭商標申請註冊前,對參加人之商標有相當程度之
瞭解及認識,知悉據以評定商標存在等語。職是,本院自應
審究原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標(參照本院整理
當事人爭執事項5)。
2.據以評定商標具有相當強之識別性:
⑴據以評定商標為隨意性商標:
商標依識別性之強弱,分為通用名稱商標、描述性商標、暗
示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之
商標,商品或服務之相關消費者的印象越深,他人稍有攀附
,即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂隨意性商標,係指
所使用文字、圖形為一般社會大眾所熟悉者,用於特定商品
或服務作為商標使用時,而與該商品或服務並無關聯,因其
未有描述或暗示商品或服務本身,其具有與其他商品或服務
相區隔之識別性,故具有相當強之識別性。因據以評定商標
「恆新」文字為一般社會大眾所熟悉者,用於法律事務所之
商標使用時,而與服務並無關聯,因其未有描述或暗示服務
本身,其具有與其他服務相區隔之識別性,故據以評定商標
為隨意性商標,具有相當強之識別性。
⑵原告意圖仿襲據以評定商標之事實:
原告與參加人為競爭同業,原告從事商標之相關法律業務,
知悉參加人之據以評定商標存在,系爭商標與據以評定商標
有高度之相似性,所指定使用服務,構成同一或類似之服務
,而原告與參加人之營業事務所,均位於臺灣南部之臺南市
與高雄市,因據以評定商標有相當強之識別性,兩商標有高
度之相似性,參諸
上揭客觀存在之事實,自可合理
推定原告
意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標。
五、本判決結論:
綜上所述,經本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果,認參加
人有先使用據以評定商標、系爭商標註冊登記未經參加人同
意、兩商標有高度近似性、兩商標指定使用之服務同一或類
似、原告與參加人間同業競爭關係、原告從事商標相關業務
、原告由經營或地緣關係知悉據以評定商標、系爭商標仿襲
攀附據以評定商標等事實,
足證系爭商標之註冊,違反商標
法第30條第1項第12款規定。職是,原處分所為系爭商標註
冊,應予撤銷之處分,其於法
有據,訴願決定予以維持,
洵
屬無誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定,為無理
由,應予駁回。
六、本件
無庸審酌部分說明:
原告雖主張其並無因契約、地緣、業務往來或其他關係,而
知悉據以評定商標存在云云。並提出建業法律事務所合夥契
約、公司行號選取鑑定建議書、line對話紀錄、原告事務所
LOGO圖案等資料為憑(見本院卷第41至50、185至194頁)。
然原告因業務、地緣或商標專業關係知悉參加人先使用據以
評定商標,而該等證據均為私文書,僅能說明其申請系爭商
標之部分程序,實難據以作為證明原告未知悉參加人先使用
據以評定商標之理由。準此,本件事證已明確,當事人其餘
攻擊防禦方法,均與本件判決結果不生影響,爰不逐一論述
,併此敘明。
據上論結,本件原告之訴為無理由,爰依智慧財產案件審理法第
1條,行政訴訟法第98條第1項前段,判決如主文。
中 華 民 國 109 年 3 月 12 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 汪漢卿
法 官 彭洪英
法 官 林洲富
以上
正本係照原本作成。
如不服本判決,應於送達後20日內,向本院提出
上訴狀並表明上
訴理由,其未表明上訴理由者,應於提起上訴後20日內向本院補
提上訴理由書;如於本判決宣示後送達前提起上訴者,應於判決
送達後20日內補提上訴理由書(均須按
他造人數附
繕本)。
上訴時應委任律師為訴訟代理人,並提出
委任書(行政訴訟法第
241條之1第1項前段),但符合下列情形者,得例外不委任律師
為訴訟代理人(同條第1項但書、第2項)。
┌─────────┬────────────────┐
│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 │
│代理人之情形 │ │
├─────────┼────────────────┤
│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│
│ 者,得不委任律師│ 格或為教育部
審定合格之大學或獨│
│ 為訴訟代理人 │ 立學院公法學教授、副教授者。 │
│ │2.
稅務行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備會計師資格者。 │
│ │3.
專利行政事件,上訴人或其法定代│
│ │ 理人具備專利師資格或依法得為專│
│ │ 利代理人者。 │
├─────────┼────────────────┤
│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│
│ 形之一,經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。│
│ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件,具備會計師資格者│
│ ,亦得為上訴審訴│ 。 │
│ 訟代理人 │3.專利行政事件,具備專利師資格或│
│ │ 依法得為專利代理人者。 │
│ │4.上訴人為
公法人、中央或地方機關│
│ │ 、公法上之非法人團體時,其所屬│
│ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業│
│ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │
├─────────┴────────────────┤
│是否符合㈠、㈡之情形,而得為
強制律師代理之例外,上訴│
│人應於提起上訴或委任時釋明之,並提出㈡所示關係之釋明│
│文書影本及委任書。 │
│ │
└──────────────────────────┘
中 華 民 國 109 年 3 月 12 日
書記官 蔡文揚