110年度上字第135號
上 訴 人 英屬維京群島商創意點子數位股份有限公司(BVI)
劉允正 律師
代 表 人 洪淑敏
代 表 人 程世嘉
訴訟代理人 簡榮宗 律師
詹義豪 律師
上列
當事人間發明
專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年11月19日智慧財產法院109年度行專訴字第29號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
主 文
理 由
一、事實概要：
緣第三人陸意志前於民國101年9月13日以「互動式影片商務的發佈方法及其發佈系統」向被上訴人申請
發明專利（申請專利範圍共14項，第1、9項為獨立項，其餘為附屬項）。
嗣陸意志於103年7月15日將
上開專利申請權讓與上訴人，經被上訴人編為第101133426號審查，於103年11月26日核准專利，並於104年3月1日發給第0000000號專利證書（下稱
系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違
專利法第22條第2項規定，而對之提起舉發。案經被上訴人審查，以108年11月20日（108）智專三（二）04227字第10821105160號專利舉發
審定書為「請求項1至14舉發成立，應予
撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起
行政訴訟，
並聲明：撤銷
訴願決定及原處分，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）以109年度行專訴字第29號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人
暨參加人於原審之答辯，均引用原判決
所載。
三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠證據2足以證明系爭專利請求項1、9不具
進步性。依證據2第1圖內容，並
參照說明書第6頁記載、第7頁記載等內容，已
揭露系爭專利請求項1「其特徵在於該發佈方法包含下列步驟：步驟1：該發佈系統接收由該電子裝置上傳的數資料封包」、系爭專利請求項9「一傳輸模組，接收由該電子裝置上傳的數資料封包」之技術特徵。㈡證據2說明書第6頁記載、第8頁記載等內容，則揭露系爭專利請求項1「步驟2：該發佈系統根據預設的版面條件媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」、「步驟3：該發佈系統儲存該互動式影片」，以及系爭專利請求項9「一商品模組，媒合前述資料封包，及根據預設的版面模式合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」、「一儲存模組，儲存該互動式影片」之技術特徵。㈢系爭專利將線上影音播放介面區分為呈分離狀態之播放面版及商品顯示面板，係為解決先前技術之置入性廣告會擋住播放影片內容之問題。而證據2說明書第7頁記載、第8頁記載，
參酌證據2請求項6之記載，即已揭露系爭專利請求項1之「步驟4：該發佈系統通過該網頁嵌入供瀏覽該互動式影片的一線上影音播放介面，該線上影音播放介面包含……用於瀏覽前述視頻的一播放面版，及顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板」及系爭專利請求項9「一發佈模組，通過該網頁嵌入供瀏覽該互動式影片的一線上影音播放介面，該線上影音播放介面包含用於瀏覽前述視頻的一播放面板，及顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板」之技術特徵。系爭專利請求項1相較於證據2，並未產生功效之增進，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2輕易完成系爭專利請求項1、9之發明。㈣證據2足以證明系爭專利請求項2至4、7、12、13不具進步性。由證據2所示
前揭技術內容可知，YouTube網站為多媒體網頁編輯技術領域之習知技術，而YouTube網站係提供使用者申請帳號後，使用該帳號在其網站上發佈影片，是其設置有帳號、驗證碼等所有權歸屬憑證，以利使用者管理屬於其所有影片之事實為公眾已知，而已對應系爭專利請求項2、3所界定之技術特徵，且證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則本發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2所揭示技術內容輕易完成系爭專利請求項2、3之發明。已對應於系爭專利請求項7所界定之技術特徵，且證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則本發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2所揭示技術內容輕易完成系爭專利請求項7之發明。已對應於系爭專利請求項12、13所界定之技術特徵，且證據2足以證明系爭專利請求項9不具進步性，則本發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2所揭示技術內容輕易完成系爭專利請求項12、13之發明。證據2足以證明系爭專利請求項5、6、10、11不具進步性，證據2、5之組合足以證明系爭專利請求項8、14不具進步性等語，判決駁回上訴人在原審之訴。
四、上訴意旨略謂：㈠原判決矛盾地認定系爭專利所屬技術領域為「多媒體網頁編輯技術」，忽視系爭專利係實現「於網頁中嵌入一線上影音播放介面，而在該播放介面中播放視頻與音頻及資料封包」之功能。況系爭專利早於101年即提出申請，當時之多媒體網頁編輯技術為何，原判決未置一詞，又系爭專利之相對應專利已取得美國專利
商標局核准，顯然亦與此判斷標準之認定有關，原判決未論述系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者於系爭專利申請日前之技術水平究
竟為何，即泛以「熟習多媒體網頁編輯技術之人」即可輕易完成系爭專利之發明，逕認定系爭專利不具進步性，當係理由不備、且足以影響原判決關於進步性之認定。㈡原判決認定證據2之多媒體視訊與商品/服務資訊係「分別」儲存於二不同之資料庫，而未將二者合併、儲存於同一資料庫，則證據2所揭示的方法，顯然未將商品/服務資訊與多媒體視訊合併而成為單一互動式影片，而係分別存在、分別儲存，證據2與系爭專利請求項1顯然完全不相同，證據2根本不可能已揭露系爭專利請求項1步驟2及步驟3之全部技術特徵。原判決當係錯誤解釋系爭專利之申請專利範圍，漏未將系爭專利請求項1之重要技術特徵納入考量，因而錯誤認定證據2已為充分揭露。證據2顯然並未揭示系爭專利請求項1（至少）步驟2及步驟3中之重要技術特徵「合併並儲存一互動式影片」，而原判決在未附任何理由的情況下逕作出證據2已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，除有理由不備之當然違背法令外，更係錯誤解釋系爭專利之申請專利範圍。㈢上訴人於原審已說明並舉證系爭專利確已獲得商業上之巨大成功，且已達成人們對於隨看即買之購物需求，解決過去長期存在線上購物體驗不便、消費者難以被過往網路廣告形式激起購物慾、進而決定購物等等問題，然原判決於判斷時，明顯忽略上開主張，未審酌進步性的輔助判斷因素，逕為不利於上訴人之認定，顯屬
判決理由不備之當然違背法令。㈣原判決未依循進步性審查步驟，判決理由不備，原判決未分別請求項1、與請求項9逐項審查。另就系爭專利之附屬項比對進步性，自應就附屬項附加的技術特徵，
而非就被附屬之請求項論斷，致使未能正確比對進步性
云云。
五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無
違誤，
茲就上訴理由再予論述如下：
㈠
按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。系爭專利係於101年9月13日申請，核准審定日為103年11月26日，而系爭專利核准審定時所
適用之專利法第22條第2項規定，係於100年12月21日修正公布、102年1月1日施行（專利法於102年6月11日係修正公布第32、41、97、116、159條規定，103年1月22日修正、103年3月24日施行之條文，則為第143條及第97條之1至第97條之4規定），故系爭專利有無專利法第22條第2項規定之撤銷原因，應以核准時所適用之100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷，原判決雖以103年3月24日修正施行之專利法第22條第2項規定為判斷基準時法，然條文內容並無不同。次按，利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核准時專利法第21條及第22條第1項前段所明定。又發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得發明專利，復為核准時同法第22條第2項所明定。而發明專利權違反上開專利法之規定者，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。
㈡系爭專利的互動式影片商務的發佈方法及其發佈系統具有下列優點及功效：⑴使用者可以在一邊觀看影片的同時，一邊就能夠藉由本發明的互動式影片對正在播放中的影片裡所出現的商品做電子商務的動作，如此可大大的提升影片置入性行銷的共通性與實用性。⑵使用者可以在任何時刻依照自行的喜好關閉或開啟互動式影片，並且不會破壞使用者觀賞影片的畫面，進而提升觀賞時的方便性。⑶在影片播放的行進中就能夠隨時並且即時的以「所見即所得」的方式讓使用者可以對影片中所出現並且感興趣的商品立即的選購與了解商品資訊。系爭專利申請專利範圍共計14個請求項，其中請求項1、9為獨立項，其餘為附屬項。本件關於證據2足以證明系爭專利請求項1至7、9至13不具進步性，證據2、5之組合足以證明系爭專利請求項8、14不具進步性
等情，
業據原審一一論明，經核並無違
經驗法則、
論理法則或
證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有
判決違背法令之情形。
㈢次按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍，並得審酌說明書及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。查系爭專利專利說明書均未載有「單一互動式影片」即為「一互動式影片」，
是以「一互動式影片」不應解釋為「單一互動式影片」，上訴人主張系爭專利請求項1為資料封包與視頻與音頻合併而成為單一互動式影片、並儲存該單一互動式影片，顯然不當增加系爭專利請求項1之限制條件，
並無可採。上訴意旨另主張系爭專利請求項1「……媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片……線上影音播放介面，該線上影音播放介面包含呈分離狀態且用於瀏覽前述視頻的一播放面版，及顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板」技術特徵參照申請歷史檔案之
申復說明書等等內部證據情況下，「媒合」應解釋「使檔案間建立關聯」、「合併」應解釋二個分別獨立之檔案（資料封包31與視頻與音頻5) 合併在相同的線上影音播放介面中而形成全新的互動式影片，因此，系爭專利請求項1「……媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」應解釋「……檔案間建立關聯並將前述資料封包與一視頻與音頻合併在相同的線上影音播放介面中而形成一互動式影片」，「線上影音播放介面」應解釋為「影音播放器」云云。
惟查，系爭專利專利說明書第11頁第6行「步驟69：該商品模組22根據前述內容資料或商品圖示32……與前述商品內容屬性媒合前述資料封包31，並合併一視頻與音頻5轉換成以預定輸出格式為基本單位的互動式影片3」，由上述內容「預定輸出格式為基本單位的互動式影片3」亦無法得知「合併」應解釋二個分別獨立之檔案（資料封包31與視頻與音頻5 ) 合併在「相同」的線上影音播放介面「中」而形成「全新」的互動式影片，「合併」充其量解釋二個分別獨立之檔案（資料封包31與視頻與音頻5) 在以預定輸出格式為基本單位的互動式影片3而已。上訴理由顯然不當增加系爭專利請求項1關於「合併」之限制條件為在「相同」的線上影音播放介面「中」。其次，系爭專利專利說明書均未載有「線上影音播放介面」即為「影音播放器」，是以「線上影音播放介面」不應解釋為「影音播放器」，上訴理由顯然不當增加系爭專利請求項1關於「線上影音播放介面」之限制條件。又原判決就系爭專利之申請專利範圍並無解釋錯誤之情事，則被上訴人及原審107年度民專訴字第51號排除侵害專利權事件之解釋是否相同，即毋庸審究。上訴意旨主張各有權解釋之解釋均不相同，原判決違背法令乙節，並非
有據。
㈣再查，依證據2第1圖內容，並參照說明書第6頁記載「參閱圖1，為本發明應用於多媒體視訊服務之置入性行銷方法及其系統之系統架構圖，包括一資訊處理單元1……資訊處理單元1 負責處理匯入之影片/商品資訊6」、第7頁記載「……須匯入多媒體視訊、多媒體視訊的相關資訊及商品/服務資訊於系統中，此部分可由系統業者、影片供應商、廣告商以及電視頻道業者等提供與編輯。而匯入的格式可以系統易於辨識、儲存、操作等文件格式，例如：XML、JSON、CSV等」等內容，已揭露系爭專利請求項1「其特徵在於該發佈方法包含下列步驟：步驟1：該發佈系統接收由該電子裝置上傳的數資料封包」之技術特徵。證據2說明書第6頁記載「……資訊處理單元1負責處理匯入之影片/商品資訊6，分別儲存至多媒體視訊資料庫2及商品/服務資訊資料庫3，並將多媒體視訊播放時間點與商品對應關係之資訊，儲存於多媒體視訊資料庫2中，……」、第8頁記載「……為了於適當時機出現商品/服務資訊，必須整合多媒體視訊及其相關資訊和商品/服務資訊……」等內容，則揭露系爭專利請求項1「步驟2：該發佈系統根據預設的版面條件媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」、「步驟3：該發佈系統儲存該互動式影片」以及系爭專利請求項9「一商品模組，媒合前述資料封包，及根據預設的版面模式合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」、「一儲存模組，儲存該互動式影片」之技術特徵。證據2其中服務介面5 即對應系爭專利請求項1之播放面板，提示圖文51則對應系爭專利請求項1商品顯示面板，參酌證據2請求項6亦記載「如申請專利範圍第1項所述之應用於多媒體視訊服務之置入性行銷方法，其中該商品/服務資訊的呈現方式，可依資訊的揭露程度設計不同的商品/服務資訊介面，以不影響使用正常觀看為前提，……」之技術內容，即已揭露系爭專利請求項1之「步驟4：該發佈系統通過該網頁嵌入供瀏覽該互動式影片的一線上影音播放介面，該線上影音播放介面包含……用於瀏覽前述視頻的一播放面版，及顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板」及系爭專利請求項9「一發佈模組，通過該網頁嵌入供瀏覽該互動式影片的一線上影音播放介面，該線上影音播放介面包含用於瀏覽前述視頻的一播放面板，及顯示前述資料封包內容的一個商品顯示面板」之技術特徵等情，為原審依其調查證據之結果所確認，已詳述得
心證之理由，經核並無不合。原判決並就上訴人主張證據2整合多媒體視訊及其相關資訊和商品/服務資訊的方式係由系統業者、影片供應商、廣告商以及電視頻道業者提供，或由一般使用者進行編輯方式來達成，並無任何有關根據預設的版面條件或自動化執行之教示，故證據2並未教示系爭專利之「該發佈系統根據預設的版面條件媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」技術內容等節，何以不足採取，指駁甚明，經核與卷內證據尚無不符，亦無違反經驗法則、論理法則或理由不備之情事。再者，系爭專利專利說明書均未載有「單一互動式影片」即為「一互動式影片」，是以「一互動式影片」不應解釋為「單一互動式影片」，已如前述。上訴意旨主張：證據2所揭示的方法顯然未將商品/服務資訊與多媒體視訊合併而成為單一互動式影片，而係分別存在、分別儲存，並未揭示系爭專利請求項1（至少）步驟2及步驟3中之重要技術特徵「合併並儲存一互動式影片」，而原判決在未附任何理由的情況下逕作出證據2已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，錯誤解釋系爭專利之申請專利範圍。原判決就系爭專利請求項1及請求項9與證據2比對錯誤云云，
無非以其一己主觀之見解，對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。
㈤又查，原判決已分就系爭專利申請專利範圍第1至14項逐項審查，先比對各請求項之技術特徵，與證據2所揭示差異，再就系爭案各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，而認證據2、證據2、5各如原判決所載，為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成者，不具有進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均予論述，原判決係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，原判決亦已比對附屬項附加的技術特徵。又請求項1、9均為獨立項，並以整併簡潔方式撰寫，原判決已逐項審查。
上訴意旨主張原判決未依循進步性審查步驟，未分別請求項1與請求項9逐項審查，另就系爭專利之附屬項比對進步性，自應就附屬項附加的技術特徵，而非就被附屬之請求項論斷，致使未能正確比對進步性，有判決理由不備之違背法令云云，亦無可採。
㈥所謂「所屬技術領域具有通常知識者」（person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA）
乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由
兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即尚
難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。原判決經比對後，認定證據2已揭露系爭專利請求項1、9之技術特徵，並論明：證據2之服務介面5係對應系爭專利請求項1之播放面板，提示圖文51則係對應系爭專利請求項1之商品顯示面板，而依證據2說明書所記載之前述技術內容及請求項6可知，證據2並未限定其多媒體資訊與提示圖文51重疊或分離顯示，自難認證據2之提示圖文51與多媒體資訊只能在單一服務介面5不可分離地播放。何況，經參酌證據2說明書【先前技術】載明「提供多媒體視訊的網站，廣告多安插於視訊周邊的區塊」即已揭露將具有商品資訊之資料封包內容顯示於不影響使用者正常收視視頻之不同面板（例如：視訊周邊的區塊）之技術內容，足見將資料封包內容與視頻放置於呈分離狀態的不同面板之技術內容已為多媒體網頁編輯之習知技術，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者亦即熟習多媒體網頁編輯技術之人，自能由證據2輕易得知可將資料封包內容與視頻放置於呈分離狀態的不同面板之實施
態樣。將不同之多媒體資訊（例如：商品廣告資訊與影片）於同一網頁
予以疊加播放實係多媒體編輯技術領域之習知技術，而證據2已揭露系爭專利之「該發佈系統根據預設的版面條件媒合並合併前述資料封包與一視頻與音頻為一互動式影片」技術特徵，多媒體網頁編輯技術領域之通常知識者，參酌證據2之技術內容，自可輕易思及於同一網頁疊加播放並媒合商品廣告資訊與影片之多媒體資訊。證據2說明書第5頁記載「抓住使用者觀賞多媒體視訊時所產生的購物慾，在使用者對視訊內容產生購買衝動的當下，適時秀出相關商品，讓使用者可以輕鬆的記下欲購買的商品，更進一步產生購買行為」實與系爭專利所欲達成之主要功效（見系爭專利說明書第8頁）相同，是系爭專利請求項1相較於證據2，並未產生功效之增進，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2輕易完成系爭專利請求項1、9之發明等情。本件原判決就系爭專利所屬技術領域具通常知識者之技術水平考量因素，
業已說明
綦詳，對於所屬技術領域具通常知識者如何參考證據2揭示之技術內容，即可輕易完成系爭專利請求項1、9之發明，亦已論述明晰。再者，系爭專利說明書均未載有「線上影音播放介面」即為「影音播放器」，已如前述。上訴意旨主張：系爭專利所屬技術領域應著重在「用以播放互動式影片之線上影音播放介面」之程式編寫技術。原判決卻一反其對系爭專利之技術分析，矛盾地認定系爭專利所屬技術領域為「多媒體網頁編輯技術」。原判決對系爭專利所屬技術領域認定前後不一，且漏未判斷系爭專利所屬技術領域通常知識者之技術水準為何，有判決理由不備及矛盾之違誤云云，均無可採。
㈦另按進步性之判斷首重確定申請專利之發明範圍，進而確認申請專利之發明與相關先前技術之差異，且以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識後，判斷是否能輕易完成申請專利之發明。至於「商業上的成功」僅為進步性的輔助判斷因素，並非唯一因素，且專利產品在商業上成功
與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素相關聯。查證據2足以證明系爭專利請求項1至7、9至13不具進步性，證據2、5之組合足以證明系爭專利請求項8、14不具進步性，為原判決依法所認定，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無再參考之必要。上訴人主張系爭專利之美國對應案經多年審查，最終仍獲美國專利商標局認定具進步性而核准公告，足見系爭專利之發明精神及目的確實值得保護，上訴人於原審說明舉證系爭專利確已獲得商業上之巨大成功，且已達成人們對於隨看即買之購物需求，解決過去長期存在線上購物體驗不便等問題，然原判決明顯忽略上開主張，完全未審酌進步性的輔助判斷因素，顯屬判決理由不備之當然違背法令云云，亦無可採。
㈧本院為
法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，除別有規定外，本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎，
當事人在本院原則上不得提出新
攻擊防禦方法，資為上訴之
理由。上訴人於提起本件上訴後，始提出
訴外人林國塘制作之專家意見書，核係於上訴審提出之新攻擊防禦方法，本院無從審究。
㈨
綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴論旨，仍執前詞，
指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 111 年 8 月 30 日
最高行政法院第三庭
審判長法 官 胡 方 新
法 官 李 玉 卿
法 官 蕭 惠 芳
法 官 曹 瑞 卿
法 官 林 惠 瑜
中 華 民 國 111 年 8 月 30 日
書記官 林 郁 芳