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最　高　行　政　法　院　判　決 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100年度判字第249號 上　訴　人　力竑科技股份有限公司 （即原審參加人） 代　表　人　施郁鏘 訴訟代理人　陳群顯　律師 　　　　　　朱玉文　律師 上　訴　人　經濟部 （即原審被告） 代　表　人　施顏祥 被 上訴 人　圓剛科技股份有限公司 （即原審原告） 代　表　人　郭重松 訴訟代理人　黃章典　律師 　　　　　　簡秀如　律師 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國99年4月 15日智慧財產法院98年度行專訴字第41號行政判決，提起上訴， 本院判決如下： 　　主 文 原判決廢棄，發回智慧財產法院。 　　理 由 一、被上訴人（即原審原告）於民國93年2月18日以「影音信號 傳接處理裝置」向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱原處 分機關）申請發明專利，經原處分機關編為第00000000號審 查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I240169號專 利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人力竑科技股份有限公司 （下稱上訴人力竑公司，即原審參加人）提出舉發證據1之 系爭專利說明書、舉發證據2之Philips公司之SAA7135晶片 產品說明書公證書及舉發補充證據1之Philips公司之SAA714 6晶片說明網頁公證本，並提出附件1之系爭專利申請專利範 圍第2項至第14項與舉發證據2之比對表、附件2之系爭專利 申請專利範圍第16項至第17項與舉發證據2之比對表、附件3 之系爭專利申請專利範圍第19項與舉發證據2之比對表、附 件4之CardBus匯流排介面規格相關資料及PC Card匯流排介 面工業規格說明書摘要、附件5之被上訴人於訴訟中自承將 SAA7134晶片使用於CardBus介面電視卡之照片及發票、附件 6之Philips SAA7135晶片實際應用直接輸出符合PCI匯流排 介面規格之接腳對應電路圖（Project Number LR306)、附 件7之Philips SAA7135晶片實際應用直接輸出符合PCMCIA CardBus匯流排介面規格之接腳對應電路圖（Project Number LR502）、附件8之網路百科全書對PCI匯流排介面規 格及CardBus匯流排介面規格之定義、附件9之Philips SAA7 133（與Philips SAA7135相容）接腳定義與組態圖、附件10 之被上訴人於94年11月22日向臺灣臺北地方法院（下稱臺北 地方法院）聲請假扣押（臺北地方法院94年度智裁全字第30 號）所提出由財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於94 年11月7日所出具之專利侵害鑑定報告書、附件11之被上訴 人於95年2月24日就系爭專利侵權訴訟（臺北地方法院95年 度智字第19號）所提出由財團法人臺灣經濟發展研究院經智 研究所於95年2月24日所出具之專利侵害鑑定報告書、附件 12之被上訴人於95年12月20日產銷之圓剛三頻PCI電視卡樣 品照片、附件13之被上訴人於95年12月19日產銷之圓剛三頻 CardBus PCI電視卡樣品照片、附件14之95年6月7日財團法 人臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定報告節錄本、附件15之 被上訴人於96年8月27日提送臺北地方法院之專利侵害鑑定 事項及說明、附件16之被上訴人於94年8月24日自承圓剛三 頻CardBus PCI電視卡使用系爭專利技術新聞稿等為證，主 張系爭專利有違系爭專利核准時專利法第21條、第22條第1 項第1款及第4項、第26條第2項及第4項之規定，對之提起舉 發。案經原處分機關審查，於97年3月31日以（97）智專三 (二)04059字第09720170470號專利舉發審定書為「舉發不成 立」之處分。上訴人力竑公司不服，提起訴願，經上訴人經 濟部（即原審被告）即訴願機關為原處分撤銷，由原處分機 關另為適法處分之決定。被上訴人對之不服，向原審法院提 起行政訴訟，經原審法院依職權裁定命上訴人力竑公司獨立 參加本件上訴人經濟部之訴訟後，判決撤銷訴願決定。上訴 人力竑公司不服，乃提起本件上訴。 二、被上訴人起訴主張：系爭專利於99年1月25日提出申請專利 範圍更正本，其更正申請專利範圍第1項、第15項及第18項 ，加入「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」。 上訴人經濟部認定橋接器乃一習知構件，即介於影音解碼器 及輸出匯流排介面之間，惟未提出先前技術文獻以證其說， 況據上訴人力竑公司於舉發時所提出之先前技術文獻所載， 並未具有系爭專利之「可將訊號轉換為符合PCMCIA或 CardBus或Express Card匯流排介面並輸出至電腦」之限制 條件之特定橋接器，是上訴人經濟部之訴願決定顯有理由不 備之違誤。又上訴人經濟部雖僅據臺灣經濟發展研究院2006 年6月7日第三版鑑定書之內容，即認定SAA7135晶片已揭露 影音解碼器、橋接器及匯流排介面，然因未實質審酌SAA713 5晶片之技術說明書，上訴人經濟部顯有認定事實不依證據 之違誤。又上訴人經濟部認定由SAA7135晶片規格、舉發附 件4及「PC CARD STANDARD Release 8.1」之組合，足證系 爭專利不具進步性，惟上訴人經濟部未審酌本件舉發證據之 真正內容，僅泛稱SAA7135晶片及CardBus等匯流排規格、 PCI與CardBus匯流排介面之相容應用及轉換均屬習知，而對 SAA7135晶片真正之技術內容，及技藝人士在系爭專利申請 日之前，有無可能思及可以省略CardBus等外插電視卡中必 須具備之壓縮處理元件或功能等均未審酌，且訴願決定之內 容與事實不符，並有違專利法上進步性之判斷準則。況本件 舉發附件4所示之CardBus匯流排規格依循PCI匯流排介面規 格相關資料及PC Card匯流排介面工業規格說明書摘要，與 上訴人力竑公司所稱之CardBus工業規範或PCI如何轉換為 CardBus並不相及，詎上訴人經濟部指摘原處分機關未論明 舉發證據2之SAA7135組合與舉發附件4得能輕易推導出系爭 專利，顯有認定事實不依證據之違誤。且系爭專利所屬技術 領域係具有通常知識者，無法僅藉由參酌SAA7135晶片之規 格及上訴人經濟部所認定之CardBus規格等文獻，即可輕易 完成系爭專利之發明。再者，舉發證據2之SAA7135晶片產品 規格書，經訴外人陳政大於本件訴願決定前提出舉發案，業 經原處分機關作成舉發不成立之行政處分確定在案。詎上訴 人經濟部於訴願決定時加以審酌，並認為SAA7135晶片單獨 已揭示系爭專利影音解碼器、橋接器及匯流排介面者，不符 合專利法第67條第4項規定之一事不再理原則。另系爭專利 發明之貢獻，係在於觀念之突破，並非在於提出全新之電視 卡技術，而其技術手段，則係省略習知技術所須具備之壓縮 處理。況迄今為止之9件舉發案，並未證明在系爭專利申請 前已有此種省略壓縮處理之技術或省略壓縮處理之CardBus 電視卡產品，故系爭專利具有進步性。另上訴人經濟部所持 以撤銷原處分及論斷系爭專利不具進步性之相同證據及理由 ，業經原審法院98年度行專訴字第32號判決認定無可採等語 ，求為判決撤銷訴願決定及原處分。 三、上訴人經濟部則以：由舉發附件10、11之財團法人臺灣經濟 發展研究院經智研究所於94年11月7日及95年2月24日所出具 之專利侵害鑑定報告書均記載「SAA7135晶片包含影音解碼 器及橋接器二部分，其中該匯流排介面屬於PCMCIA CardBus （或CardBus）介面。」另依被上訴人提出原證14所示之臺 灣經濟發展研究院在2006年6月7日出具第三版本之鑑定書， 其內容已明確說明SAA7135晶片，係包含可作為影音解碼器 以及橋接器等兩個部分，同時在電路板中則存在有一用以將 PCI介面轉換為PCMCIA或CardBus介面之電路，最後再經由 PCMCIA或CardBus匯流排介面輸出至一電腦，且被上訴人亦 不否認SAA7135晶片含有系爭專利「橋接器」之一部分，足 見舉發證據2之SAA7135晶片已揭露影音解碼器、橋接器及匯 流排介面。又被上訴人主張SAA7135晶片係使用「PCI」輸出 ，此與系爭專利係以PCMCIA或CardBus或Express Card作為 匯流排介面之特定橋接器完全不同。然不論係PCI、PCMCIA 、CardBus或Express Card匯流排介面均為先前技術規格。 況據舉發附件4與被上訴人所提及2002年12月之PCCARD STANDARD Release 8.1均有教示PCI匯流排介面與CardBus匯 流排介面間之相容應用及轉換，足見PCI匯流排介面與 CardBus匯流排介面間之相容應用及轉換為所屬技術領域中 具有通常知識者基於系爭專利申請時的通常知識及相關先前 技術，所能輕易完成。復以橋接器本即為習知介於影音解碼 器及輸出匯流排介面之間，作為數位信號之轉換處理，而系 爭專利申請專利範圍僅記載其橋接器係用以接收一數位信號 ，並將之轉換為符合一匯流排介面規格之信號輸出到電腦， 然並未載明其橋接器構造如何符合該等匯流排之技術手段或 方法，及有何限制或特定之處，且其在實際施行時，僅能擇 一匯流排介面來施行，不同時輸出符合PCMCIA及CardBus及 Express Card匯流排介面規格之訊號至電腦，顯難認定系爭 專利具進步性。其次，被上訴人主張系爭專利之NO3號舉發 案（經原處分機關編為第000000000N03專利舉發案，下稱N0 3舉發案）及N05號舉發案（經原處分機關編為第000000000N O5專利舉發案，下稱NO5舉發案）之引證與本件NO6號舉發案 （經原處分機關編為第000000000N06專利舉發案，下稱N06 舉發案）不相同，自不得相提並論。另依臺北高等行政法院 97年度訴字第1333號判決意旨，可知該判決就N03案僅稱SAA 7135晶片與系爭專利非屬完全相同，並非認定SAA7135晶片 完全未揭露系爭專利之技術內容，是被上訴人之主張，自不 足採。又舉發附件4第1頁至第8頁雖係Microsoft所提供之設 計規範，其內容均有提及PCI流排介面與CardBus流排介面間 之相容應用及轉換，故上訴人經濟部稱舉發附件4為「 CardBus流排介面規格相關資料及PC Card流排介面工業規格 說明書摘要」，並無不符合之處等語，資為抗辯。求為判決 駁回被上訴人之訴。 四、上訴人力竑公司則以：系爭專利申請範圍涵蓋「不需壓縮處 理」及「需壓縮處理」之範圍，與習知之「影音解碼器」、 「橋接器」、「PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介 面」構件並無任何差異。然因「不需壓縮處理」並非系爭專 利申請專利範圍第1項、第15項及第18項之限定技術特徵， 被上訴人擅自執以作為系爭專利具有進步性之依據，本屬無 據。被上訴人所謂之「不需壓縮信號」、「熱插拔」等功能 ，均係採用習知技術CardBus匯流排介面所必然具備且可視 需求選用之功能，並非系爭專利之設計所獨有。又被上訴人 一方面將SAA7135晶片認定為PCI晶片而與系爭專利相區隔， 另方面卻又主張SAA7135晶片未能揭示PCI電視卡所具備不需 壓縮信號之特徵，顯有矛盾。是被上訴人主張就系爭專利之 解釋，應參考發明說明及圖式之記載，排除先前技術之範疇 ，而解釋為「不需壓縮處理」之影音信號傳接處理裝置，顯 與專利法第56條第3項之規定不符。該SAA7135晶片已揭示系 爭專利申請專利範圍第1項之影音解碼器習知構件，被上訴 人主張系爭專利之橋接器係以特定之匯流排介面PCMCIA或 CardBus或Express Card作為限制條件，惟PCI、PCMCIA、 CardBus或Express Card匯流排介面均為先前技術規格，而 橋接器輸出符合CardBus匯流排介面之數位影音信號已為習 知技術，至於PCMCIA與Express Card匯流排介面則僅為類似 功能之匯流排介面選擇，亦為習知技術，是系爭專利各種匯 流排介面實施態樣之構件及連結關係均已見於習知技術，系 爭專利自無任何技術上之貢獻。另據上訴人力竑公司與被上 訴人合意所選定之鑑定機關即國立臺灣科技大學所為之鑑定 結果可知，PCI匯流排介面在轉換成CardBus匯流排介面之使 用，可經由熟悉該項技術領域者根據CardBus工業規範，實 施簡單電路設計即可完成PCI與CardBus匯流排之轉換，故待 鑑定對象之PCI匯流排介面可相容於CardBus匯流排介面，且 待鑑定對象之技術要件二之PCI匯流排介面有揭示本專利之 技術要件二之CardBus匯流排介面，足見SAA7135晶片已揭示 系爭專利申請專利範圍第1項、第15項及第18項之橋接器習 知構件。至被上訴人舉其他判決以證其說，惟其他案件之訴 訟當事人、待證事實、舉證程度、有無專業機關出具鑑定意 見等方面，均與本案不同，自無比附援引之餘地等語。 五、原審為撤銷訴願決定之判決，係以：(一)本件被上訴人前於 93年2月18日以「影音信號傳接處理裝置」向原處分機關申 請發明專利，經原處分機關編為第00000000號審查，准予專 利，並於公告期滿後，發給發明第I240169號專利證書。查 系爭專利申請專利範圍共計19項，其中第1、15、18項為獨 立項，其餘則為附屬項。被上訴人於取得系爭專利後，因屢 遭舉發，遂於99年1月25日提出申請專利範圍更正本，更正 申請專利範圍第1、15及18項，加入「該影音信號傳接處理 裝置不作信號壓縮之處理」之限制條件（參附件圖式）。本 件上訴人力竑公司舉發之證據主要為二，一為證據2之 Philips公司之SAA7135晶片產品說明書公證書，一為附件4 之CardBus匯流排介面規格相關資料及PC Card匯流排介面工 業規格說明書摘要，至其餘各項證據資料，則均係上開證據 之補充資料，並非獨立存在之個別證據。是以，就本件舉發 證據之審酌，自仍以證據2及附件4為比對依據。(二)系爭專 利申請專利範圍第1項是否為手段功能用語請求項，以及其 對於原處分之審定結果有無影響之爭議一節：本件系爭專利 申請專利範圍第1項，其中「影音解碼器」與「橋接器」雖 未有「裝置」一詞，惟其與「影音解碼器裝置」與「橋接器 裝置」於語意上並無不同，況且，此一「裝置」等手段功能 用語乃係翻譯自「means for」等外文，仍應就其上下文個 案判斷。以本件而言，「影音解碼器」與「橋接器」所表達 之功能應已符合專利審查基準第2-9-18頁至2-9-22頁第1項 條件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵，應無疑義。系 爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接 器」皆為電子裝置之功能方塊，每一功能方塊可由特定之電 子電路硬體完成，其可獨立封裝為IC，亦可藉由軟體執行解 碼或橋接之信號轉換。系爭專利申請專利範圍第1項之「影 音解碼器」揭示輸入類比信號並據以產生數位信號，即揭示 了將類比轉數位之特定功能。而「橋接器」部分則揭示將輸 入之數位信號轉換成符合一匯流排介面規格之新數位信號之 特定功能描述，故其亦符合第2項條件之該用語中必須記載 特定功能。系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼 器」與「橋接器」僅記載其輸入與輸出信號及處理該些信號 之功能，惟未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材 料，是其亦符合上揭第3項判斷條件之該用語中不得記載足 以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由上述之說明 可知，對於系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼 器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語。經檢視系 爭專利說明書，未能找到對應該前揭功能的結構與材料，惟 因系爭專利明確性要件並非本案爭點，故本件是否為「手段 功能用語請求項」，實質上而言對於系爭專利申請專利範圍 之解讀並無不同。至被上訴人於99年1月25日提出系爭專利 之申請專利範圍更正本，請求更正申請專利範圍第1、15及 18項，因其更正內容係請求在申請專利範圍請求項中加入之 一排除先前技術之負面表列技術特徵，此種部分功能排除之 更正行為，內容亦為一功能性描述，更正後亦不影響其是否 屬手段功能用語請求項之判斷，換言之，更正前與更正後對 於系爭專利申請專利範圍是否為「手段功能用語請求項」， 以及其專利申請範圍之解讀並無不同。(三)又本件被上訴人 系爭專利曾於94年12月23日經第三人陳政大提出舉發，經原 處分機關編為第000000000N02專利舉發案（下稱N02舉發案 ）審查，並為舉發不成立之處分，且未經提起訴願而告確定 ，此部分事實為兩造所不爭執，並經原審法院於另案（即98 年度行專訴字第32號）中調閱該NO2舉發案卷宗核閱屬實， 依該N02舉發案之舉發理由書及審定書中內容記載，該N02舉 發案之舉發人所提之證據7為飛利浦公司於2002年12月發行 之資料即SAA7135晶片產品說明書，該案舉發人執該證據用 以證明系爭專利不具進步性，而本件上訴人力竑公司提出之 舉發證據2亦為飛利浦(Philips)公司西元2002年12月之SAA7 135晶片技術文件之說明書，且亦係執以證明系爭專利不具 進步性，是以前開兩舉發案均係以相同之單一證據主張系爭 專利不具進步性之同一事實，兩證據應為同一證據。本件上 訴人力竑公司所提之證據2既經前開N02舉發案審定為舉發不 成立，並已確定在案，依專利法第67條第4項規定，本件上 訴人力竑公司自不得再以同一證據2主張系爭專利不具進步 性。而證據2既經認定於本件有一事不再理之適用，則證據2 是否曾經臺北高等行政法院於97年度訴字第1333號判決中經 認定，則無須再予審酌。上訴人經濟部於訴願決定中雖亦累 文論述臺北高等行政法院97年度訴字第1333號判決之理由究 係認定Philips公司之SAA7135晶片已可「完全」證明系爭專 利不具進步性，抑或僅係「不完全」能證明系爭專利不具進 步性，仍有爭議，自非不能再予審酌云云，固非無據，惟上 訴人經濟部之訴願決定就前揭已確定之N02舉發案是否有一 事不再理規定之適用，均未審酌並予論述，即率爾就同一證 據再為比對分析，顯與上開規定有違，自非可採。( 四)至 上訴人力竑公司於本件舉發程序時主張以證據2與附件4結合 證明系爭專利不具進步性云云。經查，上訴人力竑公司於本 件舉發程序主張以證據2與附件4結合證明系爭專利不具進步 性，形式上固係不同於NO2舉發案之證據7，而難認係同一證 據。又因附件4並未揭示系爭專利以電腦軟體執行數位信號 編碼以替代習知之硬體編碼及編碼成MPEG2之技術特徵，自 亦無法證明系爭專利第2項與第3項不具進步性。況附件4之 目的僅在於說明系爭專利中之PCMCIA、CardBus或Express Card等匯流排介面乃是系爭專利申請前早為發明所屬技術領 域中具有通常知識者所熟知之事實，而關於系爭專利中之 PCMCIA、CardBus或Express Card等匯流排介面為系爭專利 申請前之先前技術一節，已可由系爭專利第1圖所揭示之習 知技術中得知，無待乎附件4之證明。至於PCMCIA與Express 匯流排介面則僅為類似功能之匯流排介面選擇，該等匯流排 介面實際上皆為系爭專利申請前之先前技術。綜上而論，附 件4係僅參加人提出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系 爭專利申請前之先前技術，該附件4並未揭露其他與系爭專 利相關之任何技術特徵，亦即其僅是PCMCIA等匯流排介面之 規範文件，而並非係與系爭專利影音信號傳接處理裝置相關 之技術領域文件，自未揭露其他與系爭專利相關之任何技術 特徵，亦非系爭專利之主要核心技術特徵，是以，附件4結 合證據2亦無法證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。綜 上所述，原處分並無違誤，訴願決定予以撤銷發回，自有未 洽，被上訴人提起本件請求，即有理由，爰將訴願決定撤銷 。 六、上訴人上訴意旨及補充理由略謂：（一）上訴人於95年4月2 5日對系爭專利提起本件N06號舉發案，至被上訴人申請更正 之日（99年1月25日）已近4年，然原判決對於被上訴人申請 專利範圍更正之申請應否准許，未予以判斷，即逕將系爭專 利與引證證據為比對，且其比對究係依據更正前或更正後之 申請專利範圍，不僅無從得知，亦未敘明其理由，原判決顯 有判決不備理由之當然違背法令。（二）又上訴人提出參證 1號係舉發附件4「PC Card Standard Release 8.1相關匯流 排介面規格工業規範」部分原文，參證2號係舉發附件4「PC Card Standard Release 8.1相關匯流排介面規格工業規範 」全本電子檔案供原審參酌，以作為增強或擔保舉發附件4 證據能力及證明力之補強證據，然因原判決對參證1號、2號 未予審酌，且亦未說明何以未予審酌之原因，亦有判決理由 不適用法規及判決不備理由之違背法令。（三）原判決一方 面將「系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語，對於原 處分之審定結果有無影響？」列為本案爭點，另一方面卻於 認定「經檢視系爭專利說明書，並未找到對應前揭功能的結 構與材料」，實屬專利審查基準所稱請求項不明確且無法為 發明說明所支持，而具有違反專利法第26條第2、4項之情形 下。亦即，原判決先肯認上訴人已合法提出系爭專利有違反 專利法第26條第2、4項此一撤銷事由在先，其後原判決竟再 以系爭專利明確性（違反專利法第26條第2項）並非本案爭 點為由，未再續予論斷，僅論及「更正前與更正後對於系爭 專利申請專利範圍是否為『手段功能用語請求項』，以及其 專利申請範圍之解讀並無不同」，未就當事人主張系爭專利 有無違反專利法第26條第2、4項此一重要攻擊防禦方法予以 論斷，原判決對於系爭專利說明書有無充分揭露「影音解碼 器」與「橋接器」功能之結構未予審酌，自有判決不適用法 規及理由不備之違背法令。（四）本案舉發提起之引證證據 －證據2「飛利浦SAA7135晶片」單獨或結合舉發附件4「 CardBus匯流排介面規格相關資料及PC Card匯流排介面工業 規格說明書摘要」，於本件N06號舉發案提起當時（95年4月 25日）並無任何其他舉發案以同一證據、事實提起並經審定 舉發不成立之情形，原判決所據以論斷一事不再理之N02號 舉發案，係由第三人所提起，且遲於96年9月27日始作成審 定，依實務見解，本件N06號舉發案自非「再為舉發」，當 無專利法第67條第4項「一事不再理」原則之適用。然原判 決對於證據2是否有適用專利法第67條第4項「一事不再理」 規定之論斷，有適用法規錯誤之判決違背法令。（五）原判 決未對證據2與系爭專利為任何比對，更遑論將「證據2與附 件4」組合後與系爭專利比對，析言之，原判決僅直接將「 附件4」與系爭專利比對後，即逕予作出「證據2與附件4」 之結合無法證明系爭專利不具進步性之結論，全然未就該證 據組合是否足以證明系爭專利不具進步性予以實質論斷。原 判決對於證據2結合附件4之證據組合中，證據2應否審酌之 認定，未作任何論述及說明，顯有判決理由矛盾及判決理由 不備之判決違背法令。（六）上訴人提出由兩造合意之鑑定 機關-國立臺灣科技大學鑑定報告之目的在擔保證據2之證據 能力與證據力，以佐證證據2以及CardBus工業規範確實已揭 露系爭專利之技術特徵，惟原判決就此一對上訴人有利之證 據完全恝置不論，遽為對上訴人不利之判決，原判決此部分 之論斷自有認定事實未依證據之違背法令。而有判決不適用 法規及判決不備理由之違誤。（七）上訴人提出附件4之目 的，係以其對「PCI與CardBus匯流排介面間之相容應用與轉 換」之技術教示，結合證據2對「影音解碼器、橋接器、匯 流排介面」之技術教示以證明系爭專利申請專利範圍第1項 不具進步性。縱原判決認定附件4無法證明系爭專利申請專 利範圍第2項與第3項不具進步性，並不代表系爭專利申請專 利範圍第1項具有進步性，且原判決何以未就獨立項（第1項 ）先為比對，即跳躍至附屬項（第2、3項）進行比對？原判 決為何未就「證據2結合附件4」與第2、3項比對，而僅就附 件4與第2、3項比對？顯有違常理。又原判決該等比對方式 似將附屬項第2、3項之技術特徵加入獨立項第1項中，且僅 以附件4與之比對，不顧上訴人係以證據2（飛利浦SAA7135 晶片）作為主要證據，結合附件4（系爭工業規範）揭示「 PCI與CardBus匯流排介面間之相容應用與轉換」之公知技術 ，證明獨立項第1、15、18項之重要攻擊防禦方法，故原判 決對於「進步性」之判斷，顯有違背專利法第22條第4項之 規定。是原判決對於證據2結合附件4之證據組合中，附件4 無法證明系爭專利不具進步性之認定，有判決不備理由之違 背法令。（八）原訴願決定中並未將證據2（單一證據）是 否可證明系爭專利不具進步性列為爭點予以比對分析，所提 及證據2之部分，實係為論述分析「證據2結合附件4」是否 足以證明系爭專利不具進步性此一爭點時所為之比對分析， 而非將證據2（單一證據）是否可證明系爭專利不具進步性 列為爭點所為之比對分析。原判決對證據2（單一證據）可 否證明系爭專利不具進步性之判斷，有判決不適用法規之違 背法令。且訴願決定中既從未將證據2（單一證據）是否可 證明系爭專利不具進步性列為爭點予以比對分析並作出決定 （而係將證據2結合附件4是否可證明系爭專利不具進步性予 以分析比對並作出決定），原判決卻將此逕列為爭點之一並 予以判斷，顯係對於當事人所未聲明之事項而為判決，有違 行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第388條訴外裁判禁止之 規定。（九）本件所涉N06號舉發案之舉發證據及舉發理由 ，與被上訴人所提出之其他舉發案不完全相同，自無受其他 舉發行政訴訟判決結果拘束之必要，亦無被上訴人所稱「一 事不再理」之情形。再者，N07舉發案（經原處分機關編為 第000000000NO7專利舉發案，下稱NO7舉發案）雖於行政訴 訟階段始援用本案N06舉發案之部分證據，然其並未主張本 案N06舉發案之所有證據組合（亦未提出補強證據），且其 所欲主張之待證事實、應撤銷事由與本案N06舉發案亦不完 全相同，則原審採取與N07舉發案相同認定，顯係對上訴人 重要攻擊防禦方法恝置不論，顯有判決理由不備之違背法令 。又原判決審酌之證據範圍並非本件上訴人主張系爭專利有 應撤銷原因之全數證據及其組合，顯有判決裡由不備之違背 法令。（十）又原判決對於證據提出人之適格性認定，已違 背智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，且原判決對於 上訴人所提出之證據未予審酌，亦未說明不予審酌之原因， 而有判決理由不備與不適用智慧財產案件審理法第33條第1 項之違背法令等語。 七、本院查： ㈠、本件原審撤銷訴願決定係以：系爭專利曾於94年12月23日經 第三人陳政大提出舉發，經原處分機關為舉發不成立之處分 確定，該兩舉發案均係以相同之單一證據主張系爭專利不具 進步性之同一事實，兩證據應為同一證據，依專利法第67條 第4項規定，本件上訴人力竑公司自不得再以同一證據2主張 系爭專利不具進步性，上訴人經濟部之訴願決定就前揭已確 定之N02舉發案是否有一事不再理規定之適用，均未審酌並 予論述，即率爾就同一證據再為比對分析，顯與上開規定有 違，至上訴人力竑公司於本件舉發程序時主張以證據2與附 件4結合證明系爭專利不具進步性部分，附件4係僅參加人提 出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系爭專利申請前之先 前技術，該附件4並未揭露其他與系爭專利相關之任何技術 特徵，亦即其僅是PCMCIA等匯流排介面之規範文件，而並非 係與系爭專利影音信號傳接處理裝置相關之技術領域文件， 自未揭露其他與系爭專利相關之任何技術特徵，亦非系爭專 利之主要核心技術特徵，附件4結合證據2亦無法證明系爭專 利申請專利範圍不具進步性資為論據，固非無見。 ㈡、惟查，原審已載明上訴人力竑公司主張被上訴人系爭專利不 具進步性，並提出下列證據資料以資證明，其中證據1乃為 系爭專利之說明書，而證據2則為Philips公司之SAA7135晶 片產品說明書公證書，另附件1為系爭專利申請專利範圍第2 至14項與證據2之比對表、附件2為系爭專利申請專利範圍第 16至17項與證據2之比對表、附件3為系爭專利申請專利範圍 第19項與證據2之比對表，附件4為CardBus匯流排介面規格 相關資料及PC Card匯流排介面工業規格說明書摘要，附件5 則為被上訴人於訴訟中自承將SAA7134晶片使用於CardBus介 面電視卡之照片及發票，附件6為Philips SAA7135晶片實際 應用直接輸出符合PCI匯流排介面規格之接腳對應電路圖( Project Number LR306)，另附件7為Philips SAA7135晶片 實際應用直接輸出符合PCMCIA CardBus匯流排介面規格之接 腳對應電路圖(Project Number LR502)，附件8為網路百科 全書中對PCI匯流排介面規格及CardBus匯流排介面規格之定 義，附件9乃Philips SAA7133(與Philips SAA7135相容)接 腳定義與組態圖，附件10為94年11月22日被上訴人於臺北地 方法院假扣押聲請程序（94年度智裁全字第30號）中提出由 財團法人臺灣經濟發展研究院經智研究所於94年11月7日所 出具之專利侵害鑑定報告書，附件11為95年2月24日被上訴 人於系爭專利侵權訴訟(臺北地方法院95年度智字第19號)中 附隨於民事補充理由狀提出，由財團法人臺灣經濟發展研究 院經智研究所於95年2月24日所出具之專利侵害鑑定報告書 ，附件12為95年12月20日被上訴人產銷之圓剛三頻PCI電視 卡樣品照片，附件13為95年12月19日被上訴人產銷之圓剛三 頻CardBus PCI電視卡樣品照片，附件14為95年6月7日財團 法人臺灣經濟發展研究院專利侵害鑑定報告節錄本，附件15 為96年8月27日被上訴人提送臺北地方法院之專利侵害鑑定 事項及說明，附件16為94年8月24日被上訴人自承圓剛三頻 CardBus PCI電視卡使用系爭專利專利技術新聞稿，另提出 之舉發補充證據1則為Philips公司之SAA7146晶片說明網頁 公證本。原審雖以綜觀上述證據資料，可知本件上訴人力竑 公司舉發之證據主要為二，一為證據2之Philips公司之SAA7 135晶片產品說明書公證書，一為附件4之CardBus匯流排介 面規格相關資料及PC Card匯流排介面工業規格說明書摘要 ，至其餘各項證據資料，則均係上開證據之補充資料，並非 獨立存在之個別證據等等。但查，上訴人力竑公司於96年12 月11日提出舉發補充證據1即Philips公司之SAA7146晶片說 明網頁公證本時，業已主張組合舉發證據2與舉發補充證據1 之後，被舉發案各獨立項仍欠缺進步性(參見原處分卷第3宗 第178頁)。而舉發補充證據1係Philips公司之SAA7146晶片 說明網頁公證本，該晶片型號與證據2之SAA7135晶片並不相 同，且力竑公司係以補充證據1用以證明橋接器之存在，應 屬獨立之舉發證據，而非證據2之補充資料。因此，就本件 舉發證據審查時，自應就證據2與舉發補充證據1之組合是否 足以證明系爭專利不具進步性加以判斷。且原處分亦曾就證 據2與舉發補充證據1之組合是否足以證明系爭專利各請求項 不具進步性之爭點加以判斷(原處分書第5頁倒數第7行至第6 頁第4行)。則原審認上訴人力竑公司舉發之證據主要為二， 一為證據2之Philips公司之SAA7135晶片產品說明書公證書 ，一為附件4之CardBus匯流排介面規格相關資料及PC Card 匯流排介面工業規格說明書摘要，至其餘各項證據資料，則 均係上開證據之補充資料，並非獨立存在之個別證據一節， 並非妥適。從而原審於審認證據2有同一事實同一證據不再 理之適用，而證據2結合附件4復無法證明系爭專利不具進步 性，未再就原處分關於證據2與舉發補充證據1之組合是否足 以證明系爭專利不具進步性之論點是否妥適加以判斷，即遽 認原處分機關為「舉發不成立」之處分，並無違誤，訴願決 定予以撤銷發回，自有未洽，而將訴願決定撤銷，於法尚有 未合。 ㈢、原審已敘明上訴人力竑公司於本件舉發程序時主張以證據2 與附件4結合證明系爭專利不具進步性，上訴人力竑公司於 本件舉發程序主張以證據2與附件4結合證明系爭專利不具進 步性，形式上固不同於NO2舉發案之證據7，而難認係同一證 據等語。經查，依上訴人力竑公司提出舉發證據附件4之目 的，係主張系爭專利申請專利範圍第1項雖對習用電腦匯流 排介面之規格作進一步說明，但該匯流排介面顯然可以從先 前技術已有之各種已成為工業的標準化匯流排介面中，選擇 其一並依需要直接置換，對熟悉此項技術者並無困難(舉發 申請書第8頁參照)。則原審自應依證據2與附件4之技術內容 組合是否足以證明系爭專利不具進步性加以論斷。惟查，原 審以舉發附件4並未揭示系爭專利以電腦軟體執行數位信號 編碼以替代習知之硬體編碼及編碼成MPEG2之技術特徵，論 斷無法證明系爭專利第2項與第3項不具進步系性。但對舉發 證據附件4與證據2之組合是否揭露或可輕易思及上訴人力竑 公司所指其餘系爭專利申請專利範圍各項(包括第1項)之技 術部分，原審並未加以論究，僅以附件4係僅上訴人力竑公 司提出用以加強佐證PCMCIA等匯流排介面為系爭專利申請前 之先前技術，進而遽斷附件4結合證據2亦無法證明系爭專利 申請專利範圍不具進步性，自有未洽。 ㈣、復查，系爭專利NO2舉發案之證據7雖與本件之舉發證據2相 同，但NO2舉發案審定書僅論及該案之證據7(即本件舉發證 據2)無揭露系爭專利之橋接器構造，系爭專利橋接器之功用 之技術手段未見於該證據7(即本件舉發證據2)，非所屬技術 領域中具有通常知識者所能輕易完成，故證據7(即本件舉發 證據2)無法證明系爭專利申請範圍第1、15、18等項不具進 步性(審定書第5頁理由㈥參照)。因此，NO2舉發案以該案證 據7未能證明系爭專利不具進步性之重要論據係該證據7(即 本件舉發證據2)未揭露系爭專利之橋接器。惟查，本件訴願 決定則指出橋接器乃一習知構件，並提出舉發附件10、11及 參證14號為證(訴願決定書第11頁倒數10行至8行)。雖然NO2 舉發案之審定書認該案之證據7(即本件舉發證據2)無揭露系 爭專利之橋接器構造，且該審定業已確定。但NO2舉發案僅 係就該案之證據7(即本件舉發證據2)具影音解碼功能，並可 接收類比訊號與做數位訊號之轉換，且單一證據在未能證明 有揭露系爭專利之橋接器情形下，與系爭專利作技術內容比 較後論斷其不能證明系爭專利不具進步性。而上訴人力竑公 司於本件舉發既另提出舉發附件10、11(另於訴願參加時提 出參證14號佐憑)，以及前揭舉發補充證據1用以證明橋接器 為習知構件。則舉發附件10、11、舉發證據2及舉發補充證 據1組合後之複合證據所主張證明之爭點事實與NO2舉發案之 證據7(即本件舉發證據2)單一證據所主張證明者實質上即有 所差異。訴願決定就此部分參酌系爭專利前已揭露匯流排介 面間相容應用及轉換之習知技術，並組合證據加予以實質審 查，於法尚無不合。原審以本件上訴人力竑公司所提之證據 2既經前開N02舉發案審定為舉發不成立，並已確定在案，依 專利法第67條第4項規定，本件上訴人力竑公司自不得再以 同一證據2主張系爭專利不具進步性，上訴人經濟部之訴願 決定就前揭已確定之N02舉發案是否有一事不再理規定之適 用，均未審酌並予論述，即率爾就同一證據再為比對分析， 執為撤銷訴願決定之論據，核非允洽。 ㈤、原審雖記載對於系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音 解碼器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語，經檢 視系爭專利說明書，並未能找到對應該前揭功能的結構與材 料，惟因系爭專利明確性要件並非本案爭點，故本件是否為 「手段功能用語請求項」，實質上而言對於系爭專利申請專 利範圍之解讀並無不同等等。但查，上訴人於舉發理由書已 主張系爭專利構成專利法第26條第2項以及第4項之撤銷該當 事由(舉發理由書第13-15頁、第17頁參照)。原處分就此亦 加以審究，則關於系爭專利是否具備明確性要件，自仍屬本 件爭點之一。則本件是否為「手段功能用語請求項」，對於 系爭專利申請專利範圍之界定及判斷之結論即不能謂無影響 ，自應加以論明。又原審已說明被上訴人於99年1月25日提 出系爭專利之申請專利範圍更正本，請求更正申請專利範圍 第1、15及18項，其更正內容係請求在申請專利範圍請求項 中加入之一排除先前技術之負面表列技術特徵，即：「該影 音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」，此種部分功能 排除之更正行為，內容亦為一功能性描述，更正後亦不影響 其是否屬手段功能用語請求項之判斷等情。經查，更正前與 更正後對於系爭專利申請專利範圍既已發生變動，則此更正 是否依法應予准許，本件究係依更正前，抑或更正後之申請 專利範圍作為以與舉發證據作為比對基礎，均影響結論之判 斷，自應加以論明。原審認更正前與更正後對於系爭專利申 請專利範圍之解讀並無不同部分，亦非允洽。 ㈥、末按，「(第1項)關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之 行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止 理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。(第2項)智 慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關 於該證據之主張有無理由。」智慧財產案件審理法第33條定 有明文。參照智慧財產案件審理法第2項規定智慧財產專責 機關(即經濟部智慧財產局)就同條第1項之新證據應提出答 辯書狀之法文結構相互以觀，顯然智慧財產案件審理法第33 條第1項之規定，係於對智慧財產專責機關之處分不服而以 該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用。本件被上 訴人係對經濟部之訴願決定不服而以訴願決定機關為被告所 提起行政訴訟，並非以專利專責機關為被告所提之行政訴訟 ，尚無智慧財產案件審理法第33條第1項規定之適用。上訴 人指原審未審酌其於行政訴訟中所提出新證據，於法有違一 節，尚非可採，應予敘明。 八、原判決既有上述可議之處，且影響結論之判斷，上訴人據此 指摘，求予廢棄，為有理由，自應發回原審法院依上述本院 法律見解加以究明，另為妥適之裁判。 九、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項 、第260條第1項，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　3　　 月　　3　　 日 最高行政法院第五庭 審判長法官　吳　明　鴻 法官　林　茂　權 法官　侯　東　昇 法官　黃　秋　鴻 法官　陳　國　成 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異 中　　華　　民　　國　　100　 年　　3　　 月　　4　　 日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王　史　民