113年度行商訴字第19號

民國113年10月9日辯論終結

原      告  慕康生技醫藥股份有限公司

代  表  人  沈國榮           

訴訟代理人  潘正雄律師

            李郁芬律師

被      告  經濟部智慧財產局

訴訟代理人  盧耀民           

參  加  人  以色列商安全製藥公司

代  表  人  Ron Gutterman

訴訟代理人  黃律陶律師

複 代理 人  林伯榮律師

上列當事人間商標評定事件，原告不服經濟部中華民國113年2月15日經法字第11317300400號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　原告之前手艾麗雅國際股份有限公司（下稱艾麗雅公司）於民國105年8月12日以「DT56a」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第5類之「營養補充品」商品申請註冊，經准列為註冊第01840068號商標（圖樣如附圖一所示，下稱系爭商標），復於108年5月21日核准移轉登記予原告。110年9月29日參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定申請評定。案經被告審認系爭商標有前揭規定適用，以112年10月31日中台評字第H01100115號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年2月15日以經法字第11317300400號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（本院卷第143至144頁）。　　

貳、原告主張及聲明：　　

一、參加人所提證據3至5僅是以DT56a作為商品成分名稱之標示文字，無法證明有先使用之事實。被告所提原證3、4報導尚不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標。系爭商標為艾麗雅公司依與參加人間經銷合約行銷商品時主打之重要成分，為確保DT56a之排他使用權，依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，並非基於仿襲惡意，透過艾麗雅公司使用系爭商標，消費者可認識為參加人以色列藥廠之獨家專利配方。原告係以艾麗雅公司唯一股東地位取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則，應予駁回。　　

二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷。　　

參、被告答辯及聲明：　　　

一、依參加人提出之證據4、6、7、13，被告職權調查西元2012年11月19日FEMARELLE臉書有關臺灣舉辦芙婷寶專家會議網頁、西元2013年有關大統生技與芙婷寶相關新聞及網頁資訊，佐以艾麗雅公司於系爭商標申請階段提出之答證8說明函，DT56a具有商標識別性，消費者見DT56a時，皆與芙婷寶商標並列，且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，非由原告或艾麗雅公司生產，堪認系爭商標105年8月12日申請註冊日前，據以評定商標（圖樣如附圖二所示）有先使用於更年期保健食品商品之事實。又二者商標均為相同外文數字組合，構成相同之商標，所指定使用商品具高度類似關係，再由參加人提出之證據6、7可知其與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯因業務往來關係知悉據以評定商標之存在。而依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定無法明確得知參加人有同意經銷商註冊系爭商標，雙方對約定內容文字真意，各執一詞，認知不同，參加人是否同意系爭商標申請註冊並非無疑。再依原告於系爭商標申請階段所提答證8說明函內容，艾麗雅公司表示係協助參加人申請登記商標，日後再移轉予參加人，然艾麗雅公司直至解散清算完結，並未移轉予參加人，自難認屬善意而無仿襲意圖。

二、聲明：駁回原告之訴。　　　　

肆、參加人陳述及聲明：　　

一、除援引被告答辯外，補充陳述如下：參加人於101年起為深耕臺灣市場引進芙婷寶（FEMARELLE）系列商品，時常並列FEMARELLE、DT56a作為商品識別標識，於系爭商標申請註冊前，已有將據以評定商標作為商標使用之事實。參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，經銷合約第17.1條明確約定「與FEMARELLE系列商品有關之所有智慧財產權均專屬於參加人」，參加人並未同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註冊。艾麗雅公司既無法依經銷合約第3.5、3.6條約定提出其於申請註冊前提供申請文件予參加人，抑或於獲准註冊時，以書面通知參加人，並向參加人提交官方核准文件副本，且於申請註冊階段提出之說明函中載明日後均須轉讓予參加人，惟至解散清算完結時，仍未移轉予參加人，反移轉予原告，難認屬善意而無仿襲意圖。參加人未同意或授權系爭商標之註冊，於發現艾麗雅公司擅自申請系爭商標等4個商標註冊時，曾向原告表達抗議要求改正，原告僅移轉「芙嘉寶」商標，後續就參加人之請求虛與委蛇，顯屬惡意妨害我國交易公共秩序並造成消費者混淆誤認，參加人為促進消費者辨識商品來源，保護企業商譽，提起本件評定解決紛爭。

二、聲明：駁回原告之訴。　　　　　　

伍、爭點（本院卷第178頁）：　

　　系爭商標之註冊有無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？　　

陸、本院判斷：

一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。

二、參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實：

　㈠依參加人於評定階段提出之證據4照片，可見會議現場海報標示「Femarelle（DT56a）」與「醫藥級保健食品植物性複方類雌激素調節劑」商品照片，該照片與被告查得西元2012年11月19日Femarelle臉書網頁所示照片（乙證1卷第157頁）相同，可知參加人101年11月間有實際使用據以評定商標字樣於更年期保健食品。再觀諸被告查得西元2013年6月27日鉅亨網報導（即原證3）、同年月28日yahoo!新聞報導（即原證4），於報導大統生技代理進口以色列即參加人之女性更年期保健食品芙婷寶時，將據以評定商標字樣與「芙婷寶」商標並列呈現，亦可佐證參加人於102年間已將據以評定商標使用於更年期保健食品。堪認參加人於系爭商標105年8月12日申請註冊前，有將據以評定商標使用於更年期保健食品之事實。

　㈡原告主張前揭證據不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標云云。然參佐原告所提答證8（即原證5）自承據以評定商標字樣係參加人於西元2003年間所研發之複合配方，在參加人產製及銷售前，並非任何複方之通稱，亦非同業必須或通常用以說明商品或服務之相關特性文字，具有商標識別性，常與Femarelle或芙婷寶並列，足以表彰艾麗雅公司代理銷售之商品來源等情（本院卷第61至63頁），且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，並非由原告或其前手所產製，前揭證據可佐證參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實，原告主張不可採。　

三、系爭商標與據以評定商標相較，二者均由相同之外文及數字「DT56a」所構成，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，極可能誤認二者來自同一來源，應屬構成相同之商標。

四、系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與據以評定商標實際先使用之更年期保健食品相較，二者同屬營養補充商品，於功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品。

五、本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用：

　㈠參加人於系爭商標申請註冊前，有先使用據以評定商標於更年期保健食品之事實，已如前述。而由參加人所提證據6、7與GUTCO簽訂之獨家經銷合約、艾麗雅公司承受GUTCO前開經銷契約權利義務之合約，可知參加人與GUTCO係於西元2012年6月26日就FEMARELLE系列商品簽訂經銷契約，艾麗雅公司則於西元2013年9月27日承受GUTCO上開經銷契約之所有權利義務，參加人與艾麗雅公司間具經銷關係，艾麗雅公司顯係因業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。再徵以參加人否認同意艾麗雅公司註冊系爭商標，依艾麗雅公司答證8（即原證5）意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人（本院卷第62至63頁），然直至解散清算完結艾麗雅公司並未移轉商標權。又原告自承繼受取得系爭商標（本院卷第29至30頁），理應概括承受系爭商標之權益及瑕疵（最高行政法院91年度判字第1382號行政判決意旨參照），卻於經銷關係終止已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要之情況下，以經銷合約糾紛為由，對於參加人移轉系爭商標之要求置之不理。綜觀上情，實難認系爭商標之註冊屬善意而無仿襲意圖，本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用。

  ㈡原告主張艾麗雅公司依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，係屬善意而無仿襲意圖。原告係以艾麗雅公司唯一股東地位繼受取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於艾麗雅公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則云云，並提出答證8（即原證5）、答證12至14（即原證6）為證。然查：

　⒈答證8（即原證5）係艾麗雅公司於系爭商標申請註冊階段回應被告核駁理由先行通知書之說明函，其意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人，惟迄至經銷合約終止後，系爭商標均未轉讓予參加人，實難認屬善意而無仿襲意圖，已如前述。且觀諸參加人所提經銷合約（證據6）之第3.2、3.3條約定記載商品之註冊/登記應以經銷商（按即艾麗雅公司）名義為之，經銷商取得獨家經銷權、商品進口、行銷、經銷之註冊∕登記程序應由經銷商負責等事項；第7.1條記載經銷商應確保商品包裝之文字等內容符合相關法令規定，均未就系爭商標之申請權或權利歸屬為約定，依前述契約內容，並無法得知參加人是否同意艾麗雅公司申請註冊系爭商標。再徵以經銷合約第17.1條係約定與FEMARELLE系列商品有關之智慧財產權均屬於參加人，參加人亦提出證據12之電子郵件堅詞否認同意或授權艾麗雅公司申請系爭商標註冊（本院卷第114至116頁、第196至198頁），原告就參加人知悉並同意系爭商標之註冊乙情復未提出具體事證，僅以參加人依經銷合約及增補條款而有持續供貨之事實，以及系爭商標於經銷合約期間如答證12至14（即原證6）所示使用情形，尚不足以推斷系爭商標之註冊已獲參加人同意，而為有利原告之論據。

　⒉依答證8（即原證5）之意旨，系爭商標既係為經銷參加人營養補充商品之目的而為申請註冊，於經銷合約終止後，已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要，參加人為維護據以評定商標之商標權，並避免相關消費者將二者商標誤認為相同或關聯之商品來源，依前揭商標法第30條第1項第12款規定提起本件評定，難認有原告所謂專為損害他人為目的之權利濫用或違反誠信原則情事，原告主張不足採。

柒、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日

　　                      智慧財產第一庭

　　                        審判長法  官　汪漢卿

　　                              法  官　蔡惠如

　　                              法  官　陳端宜

　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩