112年度行商訴字第22號

民國112年9月21日辯論終結

原      告  馬祖酒廠實業股份有限公司

代  表  人  陳漢樹           

訴訟代理人  王尊民律師

            賴苡安律師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威           

訴訟代理人  林政憓           

            張雅婷           

參  加  人  林建興                                 

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年2月20日經訴字第11217301530號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下： 

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就註冊第02176859號「馬祖高粱啤酒及圖」商標應作成異議成立、撤銷商標註冊之處分。

訴訟費用由被告負擔。

一、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段定有明文。查本件參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有本院送達證書在卷可稽(本院卷二第83頁、第85頁)，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依到場當事人之聲請，由到場之當事人辯論而為判決。又原告法定代理人原為陳秀華，嗣於本院審理中變更為陳漢樹，業據其具狀聲明承受訴訟在卷(本院卷一第439頁、第445頁)，經核並無不合，爰准許之。

二、事實概要：參加人前於民國110年1月25日以「馬祖高粱啤酒及圖」商標(聲明不就「馬祖高粱啤酒」文字主張商標權)，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第32類之「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第2176859號商標(下稱系爭商標，如附件編號1所示)。嗣原告以系爭商標之註冊有商標法第30條第1項第10款、第11款規定情形，對之提起異議。經被告審查，以111年8月31日中台異字第1100659號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告就上開處分不服，提起訴願，經濟部嗣以112年2月20日經訴字第00000000000號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人權利或法律上之利益，乃依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告主張略以：被告認為系爭商標以「圓形外觀之設計圖案」為主要識別部分，而中文「馬祖高粱啤酒」字樣僅表示來自產地馬祖含有高粱成分或高粱風味之啤酒，不具識別性且經聲明不專用，認系爭商標與據以異議商標近似程度極低，顯違反商標圖樣整體審查原則及主要部分審查原則。系爭商標文字是否如原處分所稱係予人「來自馬祖含有高粱成分或高粱風味的啤酒」，或係使人與馬祖酒廠所產製之高粱酒系列品牌產生聯想之錯誤印象，顯有疑問。被告一方面稱「馬祖高粱酒」、「馬祖老酒」較為消費者所熟知，又稱二商標皆有「馬祖」、「高粱」、「酒」等不具識別性部分，不生混淆誤認可能，顯有矛盾。「馬祖高粱酒」乃伊所有之據以異議商標及多件商標圖樣之一部，該「馬祖高粱酒」確為伊系列註冊商標之共同重要構成要素，經伊長期推廣宣傳，曾榮獲世界白酒烈酒國際大賽評選、連續多年獲選我國總統就職紀念酒、雙十國慶國宴酒及國內報章媒體廣泛報導，為國內知名三大高粱酒品牌，被告認據以異議商標難認為著名商標，有違證據法則及經驗法則。系爭商標申請註冊非出於善意，參加人另案申請註冊「馬祖高粱醋」商標文字，明顯意圖攀附馬祖高粱。系爭商標雖就「馬祖高粱啤酒」文字聲明不專用，惟此與識別性有無之判斷無關，仍應就其整體圖樣為判斷，系爭商標中之「馬祖高粱酒」為主要識別部分，且為消費者容易唱呼之依據，在與其他商標判斷近似程度時，仍應將聲明不專用部分納入比對。伊自西元1966年至1969年間已開始生產「馬祖高粱酒」迄今未曾中斷，馬祖當地居民或民宿業者產製高粱酒啤酒時多會避免將「馬祖」及「高粱酒」合併使用，參加人刻意攀附，應屬惡意，而被告既認據以異議商標較為消費者熟知，系爭商標中之「馬祖高粱酒」文字復與據以異議商標主要識別部分近似，自有造成消費者混淆誤認可能等語。聲明：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告就註冊第02176859號「馬祖高粱啤酒及圖」商標應作成異議成立、撤銷商標註冊之處分。

四、被告則以：馬祖乃一島名，為地理名稱，不具先天識別性，而原告所提所謂自1956年開始使用之事證，皆係以「馬祖老酒」或馬祖地區相關文化、觀光報導，未見以「馬祖」作為商標使用之證據，不足以證明「馬祖」二字有作為商標使用之事實，亦未脫離其所代表之地理意義。系爭商標係由「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」之圖案，結合中文「馬祖高粱啤酒」所組成，而其指定使用在「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，依一般社會通念係表示來自馬祖之高粱口味或成分之啤酒，乃產地及成分之說明，客觀上不足以作為表彰商品來源之標識，且經參加人聲明不專用。據以異議之註冊第01263381號商標之識別性不高，而註冊第01851467號商標為商品產地及性質之說明，亦不具識別性，另據以異議之第01968136號商標之文字意涵係表彰商品產地來自馬祖，且高粱酒為商品之通用名稱，整體識別性亦不高。系爭商標與據以異議商標相較，系爭商標另有顯著差異之「圓形外觀圖案」可供區辨，即使二造商標有相同之「馬祖」、「高粱」等中文，惟前開文字屬不具識別性部分，整體觀察時，二造商標近似程度低。至系爭商標與據以異議商標指定使用之商品相較，均屬供消費者飲用之酒類商品，在性質、用途及功能屬相同或相近，常來自相同產製者，二者應屬高度類似。另相較於系爭商標，據以異議商標應較為消費者所知悉。至參加人雖設籍於連江縣，從事導遊業，非生產或外銷啤酒相關業者，惟並無具體事證證明其申請系爭商標具有惡意。是二造商標指定使用之商品雖屬同一或類似，惟據以異議商標與系爭商標相較近似程度低，無致相關消費者誤認二者係來自同一來源或有關聯性，自無商標法第30條第1項第10款規定之適用。又原告雖提出乙證1-3之申證3、申證4、申證5、申證6、申證7、申證8、申證9、申證10、申證11、申證12、申證13、申證13-1、申證13-2、申證14、申證15，乙證2之證4、證5、證6、證7、證8、證10、證11、證12、證13、證15、證16、證17、證18、證19、證20、證21、證22、證23、證24、證25、證27、證28、證29等資料，於訴訟中更提出原證4、原證6、原證7等行銷或促銷資料，惟均無法證明據以異議之註冊第1263381號商標之使用事證，亦無法證明其餘據以異議商標於系爭商標申請註冊時已臻著名，是系爭商標之註冊亦無商標法第30條第1項第11款規定情形。至原告所提其他判決或商標評定處分書等，其案情與本件有別，個案相關因素不同，著重之參酌因素有異，或指定使用之商品類別可辨，自無從比附援引等語置辯。聲明：駁回原告之訴。

五、參加人經合法通知，未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或陳述。

六、本件爭點：系爭商標之註冊是否有商標法第30條第1項第10款、第11款規定之情形？

七、本院得心證之理由：

  ㈠按「商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，商標法第30條第1項第10款定有明文。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

  ㈡本件系爭商標係由「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」之圖案，結合中文「馬祖高粱啤酒」所組成，其中中文文字部分聲明不專用(附件附圖1)。而據以異議之第1968136號商標則係由字體明顯較大之中文「馬祖高粱酒」與字體明顯較小之英文「MATSU KAOLIANG LIQUOR」上下排列組成(附件附圖2)；另據以異議之第1263381號商標則係由書法字體「馬祖」二字置於交織之麥穗圖案中間，下方另以「馬祖高粱酒」排列組合而成(附件附圖3)；而據以異議之註冊第02212127號商標、第02212196號商標分別為橫書或直書之「馬祖高粱酒」文字(附件附圖4、5)；據以異議之註冊第02215954號商標、第02215955號商標、第02215956號商標則除「躍馬圖案」之外，亦均有直書之「馬祖高粱酒」文字(附件附圖6、7、8)。茲比較系爭商標與據以異議商標，系爭商標與據以異議商標均有相同之「馬祖高粱酒」五字，而據以異議商標所使用之「馬祖高粱酒」五字早經原告於95年、107年至109年申請註冊並經獲准在案，系爭商標於110年申請註冊時，原告至少已註冊前開據以異議商標15年餘，且我國生產高粱酒之酒廠主要僅有三家，原告即為其中之一，是相較於系爭商標，據以異議商標應屬較為消費者所熟知，殆無疑義。系爭商標雖另有「啤」字而為「馬祖高粱啤酒」，與據以異議商標之「馬祖高粱酒」不同，惟兩者差異細微，就文字部分之比對而言，前開差異不足以構成明顯不同。又系爭商標雖另有「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」之圖案，而據以異議之第1263381號商標另有書法「馬祖」二字置於交織之麥穗圖案中間，惟前開圖案僅具視覺效果，無從藉由唱呼而為區別。況對於我國消費者而言，對於含有中文文字之商標圖案仍多以其中文部分作為主要識別部分，以本件為例，我國消費者不會以系爭商標之「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」圖案或據以異議第1263381號商標之「具有麥穗及馬祖二字」圖案或其餘據以異議商標之「躍馬圖案」作為唱呼內容，而係以「馬祖高粱啤酒」或「馬祖高粱酒」文字為唱呼，亦即以文字作為主要識別部分。系爭商標與據以異議商標二者之主要識別部分僅一字之差，近似程度自屬不低。

  ㈢系爭商標係指定使用在第32類之「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，而據以異議商標1、2(即附件附圖2、3)及附件附圖4、6、7、8等據以異議商標則係指定使用在第33類之酒(啤酒除外)、高粱酒等酒類商品，兩者商品性質高度類似，且產製者常屬相同，銷售管道及所訴求之消費者亦屬高度重疊，故二者指定使用之商品應屬構成高度類似。

  ㈣前已述及，據以異議商標早於系爭商標申請註冊，並已使用經年，較為消費者所熟知。而系爭商標與據以異議商標主要識別部分近似程度不低，且指定使用之商品高度類似，自有可能致使同一或類似商品之相關消費者誤認兩商標為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。被告雖辯稱馬祖乃一島名，為地理名稱，不具先天識別性云云。惟前已述及，原告乃我國三大高粱酒生產廠商，而我國三大高粱酒廠商所生產之高粱酒產品均係以地名名之，例如「玉山高粱酒」、「金門高粱酒」及本件之「馬祖高粱酒」，且原告之據以異議商標產品經其多年使用並向被告申請商標註冊獲准，並多次登上媒體新聞，堪認具有後天識別性，是被告前開抗辯並非可採。被告復稱系爭商標使用中文「馬祖高粱啤酒」，指定使用在「啤酒、黑啤酒、生啤酒、不含酒精之啤酒」商品，依一般社會通念係表示來自馬祖之高粱口味或成分之啤酒，乃產地及成分之說明，客觀上不足以作為表彰商品來源之標識，且經參加人聲明不專用，自不生混淆誤認云云。惟查，系爭商標固有可能解釋為來自馬祖之高粱口味或成分之啤酒，但亦不能排除「由原告生產之高粱口味或成分之啤酒」之解釋可能性，而據以異議商標既早於系爭商標註冊，則系爭商標之註冊是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞，自應審酌系爭商標所有可能之解釋，系爭商標既有可能解釋為「由原告生產之高粱口味或成分之啤酒」，即有致相關消費者產生混淆誤認之虞。又參加人雖聲明系爭商標之中文部分即「馬祖高粱啤酒」不專用，惟該不專用部分僅在對於後來商標是否有構成侵權疑慮之判斷時，始有應否納入審酌比對範圍之討論必要，於異議程序中先商標權人主張後商標之註冊有無造成混淆誤認之虞之判斷時，仍應以後商標之整體做為比對範圍，並無排除聲明不專用部分再為比對之情形，否則無異鼓勵後商標申請人逕以先商標之文字組合使用，再主張該部分文字不專用，以排除近似程度之比對。由是可知，被告前揭抗辯顯不足採。

  ㈤本件參加人設籍於連江縣，從事導遊業，非生產或外銷啤酒相關業者，當知據以異議商標之存在，其以近似程度不低之系爭商標申請註冊使用在酒類商品，難謂基於善意。況參加人前以相同之「圓形外觀，雙手食指、拇指相觸，其中心置一圓球」圖案，佐以排列於圖案下方之「CHIN GANG JUNG」文字申請註冊商標，指定使用於明顯與酒類商品無關之第41類之「教育資訊」服務(附件附圖10，該商標嗣因屆期而消滅)，於取得本件系爭商標註冊後，復於112年1月6日以近乎相同於系爭商標之圖案，組合「馬祖高粱醋」文字，指定使用於第30類之醋、黑醋、米醋等醋類及調味料等商品申請註冊(附件附圖9)，益證其申請系爭商標註冊並非基於善意。

八、綜上所述，本院綜合考量系爭商標之主要識別部分與據以異議商標構成近似，且近似程度不低，而系爭商標與據以異議商標指定使用之商品均為酒精類飲料，兩者商品性質高度類似，且產製者常屬相同，銷售管道及所訴求之消費者亦屬高度重疊，故二者指定使用之商品應屬同一或構成高度類似。加以據以異議商標於系爭商標申請註冊時業已註冊十餘年，較為消費者所熟知，以及參加人申請註冊系爭商標應非出於善意等一切情狀，認為系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第10款規定，應不許其註冊。是被告所為異議不成立之處分，自有違誤，訴願決定遞予維持，亦有未洽。原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告機關為異議成立、撤銷系爭商標註冊之處分，即屬有據，應予准許。爰撤銷訴願決定及原處分，並判命被告機關應為異議成立、撤銷系爭商標註冊之處分。

九、本件事證已明，原告雖另主張系爭商標之註冊亦有違反商標法第30條第1項第11款規定，求予判命被告機關為撤銷系爭商標註冊之處分，惟本院既認系爭商標之註冊有違同法第30條第1項第10款規定情形而撤銷訴願決定及原處分，並命被告機關為撤銷系爭商標註冊之處分，自無再就系爭商標之註冊有無違反同法第30條第1項第11款情形再予論斷之必要，至兩造其餘主張或答辯，及其餘爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依修正前智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第218條、第98條第1項前段，民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　112 　年　　10　　月　　19　　日

                          智慧財產第二庭

                            審判長法  官　彭洪英

                                  法  官　曾啓謀

                                  法  官　汪漢卿