111年度民專上更一字第4號

上  訴  人  巨大機械工業股份有限公司

法定代理人  杜綉珍           

訴訟代理人  張哲倫律師

            陳初梅律師

            吳俐瑩律師

被 上訴 人  泳仁實業股份有限公司

兼  法  定

代  理  人  陳泳州           

共      同

訴訟代理人  陳瑞琦律師  

            王曹正雄律師

            蔡瑞芳律師  

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國109年1月14日本院108年度民專訴字第20號第一審判決提起上訴，經最高法院發回更審，本院於112年11月16日言詞辯論終結，判決如下：

一、上訴駁回。

二、第二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。　　

壹、上訴人主張：上訴人為我國第D133389號「電動自行車」新式樣專利（自民國102年1月1日起改稱設計專利，下稱系爭專利）之專利權人。被上訴人公司製造販售之「捷諾利D-1電動輔助自行車」產品（下稱系爭產品），與系爭專利為相同物品且外觀近似，經購入委託專業單位鑑定，確認落入系爭專利申請專利範圍。因系爭專利之圖面及照片曾因上訴人向他人提起專利訴訟獲得勝訴判決，經新聞媒體刊登報導，被上訴人公司應早知悉系爭專利設計內容，竟擅自運用於系爭產品，顯有侵權故意，爰依專利法第142條第1項、第96條第1項至第3項、第97條，民法第184條第1項前段、第2項、第185條、第179條，公司法第23條第2項規定，請求被上訴人公司法定代理人陳泳州與被上訴人公司負連帶賠償責任，並請求排除防止被上訴人公司侵害行為等情。

貳、被上訴人則以：系爭專利不具新穎性、創作性，有得撤銷事由，且系爭產品未落入系爭專利範圍。上訴人提出之專利侵權新聞報導與被上訴人無關，且報導中未提及法院認定系爭專利之車架主體為主要特徵，被上訴人並無侵權之故意或過失，且收到上訴人起訴狀後即未再製造、銷售系爭產品，上訴人不致受有專利權之損害。被上訴人公司係向他人購買零件組裝系爭產品，未從事零件製造，上訴人無從請求銷毀原料及器具，上訴人請求無理由且已過度侵害被上訴人之財產權、工作權。縱上訴人得請求賠償，於107年8月30日認定系爭產品落入系爭專利範圍時，未立即通知被上訴人公司停止製造、販賣等行為，對於損害之擴大與有過失，應免除被上訴人賠償同日以後因系爭產品所得之利益等情資為抗辯。

參、原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人全部聲明不服，提起上訴，經本院109年度民專上字第8號（下稱前審）判決：原判決關於駁回上訴人後開第二、三項之訴部分，暨該部分假執行之聲請及訴訟費用之裁判均廢棄。被上訴人應連帶給付上訴人新臺幣（下同）11,266,500元，及自108年1月12日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。被上訴人公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口系爭產品及一切侵害系爭專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷毀，並為准、免假執行之宣告，另駁回上訴人其餘之訴。被上訴人就前開敗訴部分聲明不服，提起上訴，經最高法院以110年度台上字第3165號民事判決廢棄發回（上訴人請求逾上開部分，業經判決確定，非本院審理範圍）。上訴人上訴聲明：原判決除已確定部分外廢棄。被上訴人應連帶給付上訴人11,266,500元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之五計算之利息。被上訴人公司不得自行或使第三人直接或間接製造、販賣、為販賣之要約、使用、為上述目的而進口系爭產品及一切侵害系爭專利之物品，已製造之前述產品及從事侵害行為之原料與器具，應予以銷燬。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。　

肆、本件爭點（本院卷二第465至466頁）：　　　　

一、系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？㈠被上訴人主張「類L形車架主體」、「踩踏平台」並非系爭專利可主張之權利範圍，是否有理？㈡上訴人主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於原審之主張及提出之專利侵害鑑定報告是否有矛盾，而違反訴訟禁反言原則？

二、系爭專利是否具有應撤銷之事由？㈠附表一之編號3、6、8是否可證明系爭專利不具新穎性（編號3、6各自揭露箱體座墊及倒U形，編號8揭露箱體座墊）？㈡附表一編號3、7、8之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？㈢附表一編號6、7、8之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？㈣附表一編號3、8、14之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？㈤附表一編號6、8、14之組合，是否可證明系爭專利不具創作性？

三、被上訴人是否有侵害系爭專利之故意或過失？

四、上訴人依專利法第142條第1項準用第96條第1、3項規定，請求被上訴人公司排除及防止侵害，並銷毀侵害系爭專利權之物或從事侵害行為之原料與器具，是否有理由？

五、上訴人依專利法第142條第1項準用第96條第2項及第97條第1項、第2項；民法第184條第1項前段、第2項、第185條；及公司法第23條第2項等規定，請求被上訴人負連帶損害賠償責任，是否有理由？得請求之賠償金額為何？

伍、本院得心證理由：　　

一、系爭專利技術分析：

  ㈠系爭專利設計內容：

　　系爭專利為「電動自行車」設計，其具有一車體及二裝設在該車體上的輪體，該車體具有一車架及裝設在該車架上的一前叉架、一把手、一座墊、一驅動組件，該車架具有一概呈L形的前端部、一後端部及一介於該前端部與後端部之間的踩踏部。該前端部安裝一車燈架、一車燈及二前方向指示燈，該車燈架是在二平行設置且概呈L形的框桿上銜接一概呈長圓形之環圈件，且該環圈件內部連結多數橫桿。該後端部具有一呈彎弧狀的座管及一呈倒U形且銜接在該座管一側的後叉架，該倒U形的後叉架與上座管呈「a」字形，該座管頂部後側也設有一個圓矩形後煞車燈及二個圓形後方向指示燈，該後叉架裝設有後輪體，該踩踏部的後端與水滴形鏈條蓋之驅動組件銜接，踩踏部側面中央呈一橫斜稜線裝飾，踩踏部頂面上設有呈X字形之溝槽紋飾。

  ㈡系爭專利之專利權範圍（圖面如附件一所示）：

　　系爭專利之申請日為98年1月22日，於同年12月24日審定，系爭專利核准公告時專利法（即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法）第109條第1項規定：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」；同法第123條第2項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明」。新式樣專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成，故應依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說之新式樣物品名稱及物品用途，以合理確定專利權範圍。系爭專利所應用之物品為「電動自行車」，依系爭專利核准公告之圖面，並審酌圖說所載之創作特點，系爭專利之外觀為如圖面各視圖中所構成的整體形狀；另該圖面雖揭示有色彩，惟依系爭專利核准公告時之93年專利法施行細則第33條第3項規定，系爭專利於申請階段並未檢附色彩應用於物品之結合狀態圖，且未敘明指定色彩之工業色票編號或檢附色卡，故應認定系爭專利所請求的外觀未包含如圖面所示之色彩。

二、系爭產品之設計內容：

  ㈠系爭產品之外觀：其具有一車體及二裝設在該車體上的輪體，該車體具有一車架及裝設在該車架上的一前叉架、一把手、一座墊、一驅動組件，該車架具有一概呈L形的前端部、一後端部及一介於該前端部與後端部之間的踩踏部，該踩踏部的後端與水滴形鏈條蓋之驅動組件銜接，踩踏部上設有X字形之溝槽紋飾。該前端部安裝一菜籃、一儀表板、一半圓球形前車燈及二前方向指示燈及連接左右側前方向指示燈之中央架體；該後端部兩側上、下分別設有呈彎弧狀的上、下座管，以及連結上、下座管之避震器，上座管末端設一煞車燈及兩後方向指示燈，下座管末端設有後輪體。

  ㈡解析系爭產品，應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對、判斷。由於系爭專利設計特徵未包含菜籃、儀表板及停車用腳架，且未包含色彩之請求，故系爭產品之菜籃、儀表板及停車用腳架，及所呈現之色彩均非屬比對對象。

三、有效性證據：

  ㈠⒈附表一編號3(被證6)為西元2002年10月21日公告之日本第D1156000號「オートバイ(摩托車)」專利案。⒉附表一編號6(被證7)為西元2004年9月21日公告之日本第D1217611號「オートバイ(摩托車)」專利案。⒊附表一編號7為西元2006年2月11日公告之我國第D109113號「電動自行車」專利案。⒋附表一編號8為西元2006年7月21日公告之我國第D112035號「電動休閒車」專利案。⒌附表一編號14為西元2008年8月13日公告之大陸第CN 300815647D號「電動自行車」專利案（前審卷二第65至69頁、第85至90頁、第91至96頁、第97至99頁、第121至122頁）。

　㈡前揭證據公告日均早於系爭專利之申請日西元2009年1月22日，可為系爭專利之先前技藝。

四、技術爭點分析：

  ㈠侵權比對判斷原則與方式：

  ⒈按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對判斷。

  ⒉次按判斷被控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容。亦即係依普通消費者選購商品之觀點，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印象，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似。而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含訟爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位（最高法院110年度台上字第3165號民事判決意旨參照）。

　㈡侵權判斷主體：

　⒈按設計專利侵權之比對與判斷，應以「普通消費者」選購相關商品之觀點，就訟爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與訟爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。故其判斷主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物品具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異及二者是否為近似設計，但非專家或專業設計人員等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人(最高法院110年度台上字第3165號民事判決意旨參照)。

  ⒉系爭專利之物品為電動自行車，主要是使用在住家附近的短程距離區域，故「普通消費者」係應以有購買電動自行車作為代步工具需求之人，如家庭主婦/夫、短程通勤上班族、學生、銀髮族及外籍移工等，該普通消費者對於如自行車、電動自行車、機車等相關物品領域的二輪代步工具之物品是具有普通程度知識並施於一般注意的認識能力，由於電動自行車為體積較大之物品，在商店或商展展示選購該領域系爭產品時，其觀察視角方式，可先足以環繞四周並目視該領域產品整體外觀之距離為觀察，再輔以騎乘或接觸使用方式的適當距離為觀察。

　⒊普通消費者選購電動自行車商品時，著重其使用功能及整體造形，而車架主體前、後端部、車燈於普通消費者選購及使用時，均可輕易目視及之，且該等部位攸關電動自行車整體造形之觀感，自為普通消費者選購考量及注意之處，均屬正常使用且容易注意之部位（最高法院110年度台上字第3165號民事判決意旨參照）。　　

　㈢系爭專利與系爭產品是否相同或近似之判斷：

  ⒈物品之相同或近似判斷：

　　系爭專利與系爭產品皆為二輪電動自行車，二者用途、功能皆相同，故二者應為相同之物品，兩造對此並無爭執。

  ⒉外觀之相同或近似判斷：

  ⑴本件普通消費者購買或使用時的觀察角度觀之，系爭專利與系爭產品之兩側面(即前、後視圖)的車架主體前、後端部，頂面(即俯視圖)的座墊及踩踏部頂面，以及前、後面(即左、右側視圖)的前車燈、後煞車燈、車燈架及後把手等，皆係設在該物品明顯位置且占有一定的視覺面積，該視面占有重要部位，是屬該物品「正常使用時易見的部位」，必然會對該處設計特徵施以相當注意程度，在侵權比對判斷時，應賦予較大權重；關於該物品之兩側面之左右下方的前、後擋泥板及輪圈係設在該物品一般位置及占有部分面積，屬正常使用時較不注意或易忽略部位，對該處設計特徵施以注意程度較小，在侵權比對判斷時，應賦予較小權重。

  ⑵系爭專利與系爭產品整體外觀，如附件二所示。

  ⑶二者外觀之「共同特徵」如下（圖面如附件三所示）：

  a.該車架前端自踩踏部上表面前緣往上延伸具有「入字形」前傾支架，該車架前端下方與踩踏部相臨接處設有倒三角造形。

  b.具有扁平錐狀橢圓形座墊及倒梯形置物箱。

  c.呈一字狀厚實的踩踏部且兩側設有橫斜稜線裝飾，又該踩踏部的後下方處設有圓環殼體及圓形反光片。

  d.踩踏部上方表面中央具有X字形溝槽紋飾。

  e.車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上設有二根長形彎弧狀座管。

  f.車體一側設有呈水滴形之鏈條蓋。

  n.後煞車燈略呈圓矩形，後方向指示燈呈圓形並設於後煞車燈兩側。

  ⑷二者外觀之「差異特徵」如下（圖面如附件四所示）：

  g.系爭專利在倒U形的後叉架與上座管略呈a字形；系爭產品在上、下座管與避震器略呈D字形。

  h.系爭專利在後把手呈ㄣ形一體彎弧；系爭產品在後把手呈雙管形式結合，並以V形組接車體。

  i.系爭專利在把手支架呈菱角形，且上桿向下彎曲；系爭產品在把手支架呈U形，且上桿向前彎曲。

  j.系爭專利在前、後擋泥板之整體造形為圓弧平滑造形；系爭產品在前擋泥板前方兩側隆起、後方漸縮設計，後擋泥板之整體造形為圓弧平滑造形。

  k.系爭專利在車體前端部前方設有一L形車燈架；系爭產品無設置車燈架。

  l.系爭專利在前車燈呈半橢圓錐形並設置於車燈架內；系爭產品在前車燈呈半圓形且結合儀表板並直接設於把手前方。

  m.系爭專利在車體兩側皆具有踩踏曲柄及踏板；系爭產品則無設置踩踏曲柄及踏板。

  o.系爭專利座墊及置物箱與後叉架之組合可呈現具有懸浮觀感；系爭產品座墊及置物箱與桿式彈簧避震器之組合可呈現具有撐住觀感。

  p.系爭專利之前輪輪圈為五爪放射狀，後輪輪圈為圓盤狀；系爭產品之前輪輪圈為八爪扭轉式，後輪輪圈為圓盤上具有八片放射狀飾紋。

  ⑸有關兩造對於是否增列或刪除「共同特徵」、「差異特徵」之分析：

  ①有關a點，被上訴人指稱系爭產品在橡膠止封圏與踩踏部相臨接處是由兩個不同之物件組成、車架前管為「橢圓扁管」及把手桿長、頭管短搭配等特徵，其與系爭專利相對應特徵有所不同云云（本院卷二第111頁)。惟系爭專利與系爭產品在車架前端下方與踩踏部相臨接處都具有近似的倒三角形狀，而二者在車架前管分別為「圓管」與「橢圓扁管」亦構成近似，雖二者在把手桿及頭管稍有長短之微小差異，然整體觀之，二者在該整個前傾支架形狀是構成近似，仍屬「共同特徵」部分，被上訴人所述並不足採。

  ②有關b點，被上訴人指出上訴人所使用鵜鶘鳥圖，最早見於105年6月22日報導中（更被上證3-1)，顯然晚於系爭專利申請日98年1月22日，上訴人無可能參考該圖創作系爭專利，該特徵與鵜鶘鳥圖身形毫無相關（本院卷二第112頁）。有關鵜鶘鳥圖(更被上證3-1)之公開日期確實晚於系爭專利申請日，可證明上訴人不可能參考該圖片來創作系爭專利，惟鵜鶘鳥之身形本即存在並非後於該圖片產生，為免無謂爭執，本項特徵b只針對「座墊及置物箱」之形狀做描述。

  ③有關c點，被上訴人指稱系爭產品之反光片的外圈明顯較渾厚且整體約一半部位懸空於踩踏部，其與系爭專利相對應特徵有所不同云云（本院卷二第113頁）。惟系爭專利與系爭產品在踩踏部的後下方處都具有近似的圓環殼體及圓形反光片，雖二者在圓環殼體稍有厚薄小差異，然整體觀之，二者在該整個踩踏部之形狀是構成近似，仍屬「共同特徵」部分，被上訴人所述不可採。

  ④有關e點，上訴人主張此特徵e為共同特徵，卻又在差異特徵g中將其納入，恐有調整之必要云云(本院卷二第89頁)。惟本項特徵e僅著眼於座管底端與踩踏部相接處之外觀設計進行觀察，並未包含特徵g之座管整體結合後叉架之外觀比對，故上訴人此項主張並不足採。又被上訴人指稱系爭產品係由三根座管焊接橫桿之外形構造所組成，其與系爭專利相對應二根座管特徵有所不同云云(本院卷二第114頁)。然系爭專利與系爭產品都具有自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上二根長形彎弧狀座管，雖系爭產品有增設一根彎形小座管來增加結構支撐力，惟該根小座管所在位置及所占面積甚小，尚不足以影響二者在該二根長形彎弧狀座管的近似關係，本項仍屬「共同特徵」部分，被上訴人所述不足採。

  ⑤有關f點，被上訴人指稱系爭產品之驅動組件外殼延伸並未連結D形管狀後叉架，且並無裝設曲柄及踏板，其與系爭專利相對應特徵有所不同云云（本院卷二第114頁）。惟系爭專利與系爭產品都具有水滴形鏈條蓋，該外殼後端未連結後叉架或無裝設踩踏曲柄及踏板，都尚不足以影響二者在該水滴形鏈條蓋的近似關係，本項仍屬「共同特徵」部分，被上訴人所述不可採。

  ⑥有關g點，上訴人主張應新增「後下叉」為共同特徵云云（本院卷二第90頁）。查系爭專利之「倒U形後叉架」係為一體成形之管體支架，無論是物理上或視覺上是無法分割成「後上叉」及「後下叉」兩部分，上訴人此項主張顯無理由，並不足採。

  ⑦有關h點，上訴人主張系爭產品之向後延伸的雙管及V形組接，應視為與系爭專利範圍無關，不應納入比對云云(本院卷二第91頁)。惟一般電動自行車在選購或使用該類商品時，該「後把手」形狀特徵是容易引起普通消費者注意的特徵部位，查系爭產品之後把手係由雙管形式所結合，並以V形組接車體而形成複雜形狀，該後把手的整體外觀並無法切割分離，亦非上訴人所述多出於「ㄣ形彎弧後把手」之部分圓管，可視為與系爭專利範圍無關而不用納入比對，故上訴人此項主張顯無理由，並不足採。

  ⑧有關i點，上訴人主張其中之握把及煞車把手部位屬共同特徵云云（本院卷二第92頁）。惟本項差異特徵只要是在比較二者之把手支架的形狀特徵，而握把及煞車把手部，是否為習知或具有設計特徵，上訴人在歷審中並無提出主張及說明，故上訴人此項主張無理由，並不足採。

  ⑨有關j點，被上訴人指稱系爭產品後擋泥板已幾乎遮住全部後車輪，僅剩一小截後車輪外露，後擋泥板明顯較長，從該鐵鎖片左上端向上發散「二條」細桿至擋泥板「内側」左右相接云云（本院卷二第116至117頁)。惟查系爭專利與系爭產品之「後擋泥板」都具有圓弧平滑造形之外蓋，雖被上訴人指稱系爭產品設有二根細桿來支撐後擋泥板，與系爭專利以一根細桿支撐後擋泥板，二者有所差異，然該二根細桿所占面積甚小，尚不足以影響二者在「後擋泥板」都為圓弧平滑造形之外蓋的近似關係，被上訴人所述並不足採。

  ⑩有關k點，上訴人主張車燈架與籃子雖形狀不同，但均為桿條彎折而成的架體，此部分視覺印象近似云云（本院卷二第92頁)。惟系爭產品並無裝設車燈架，自無比對對象，且系爭產品之置物籃子與系爭專利申請專利範圍界定內容無關，無須列入比對判斷，上訴人主張不可採。

  ⑪有關o點，被上訴人指稱系爭專利係使座墊及置物箱呈現懸浮於後叉架上方之觀感；而系爭產品呈現由桿式彈簧避震器撐住座墊及置物箱之觀感（本院卷二第112頁)。查二者確實具有「座墊及置物箱」與「後叉架或避震器」組合後所構成的整體視覺效果之差異，應增列為差異特徵，故被上訴人所述事實，應可採信。

  ⑫有關p點，上訴人主張前輪與後輪之外形相同云云（本院卷卷二第90頁)，惟系爭專利前輪輪圈為「五爪放射狀」，後輪輪圈為「圓盤狀」；而系爭產品前輪輪圈為「八爪扭轉式」，後輪輪圈為「八片放射狀」，二者不同，故上訴人主張無理由，並不可採。

  ⑹整體觀察、綜合判斷：

  ①在進行「整體觀察、綜合判斷」時，需考量每一共同特徵與差異特徵對整體視覺印象之影響，並以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，本件在「車架主體前端部」、「車架主體後端部」、「前車燈區」及「後煞車燈區」於普通消費者選購及使用時，均是正常使用時可輕易目視及之，應賦予較大權重，而「前、後車輪區」則屬正常使用時較易忽略部位，對該處設計特徵施以注意程度較小，應賦予較小權重，本件依此五部分，分別進行綜合判斷。

  ②有關「車架主體前端部」部分：

　　此部分主要是由「前傾支架、踩踏部」等組件所構成L形車架主體之整體形狀。二者之共同特徵有：a「該車架前端自踩踏部上表面前緣往上延伸具有『入字形』前傾支架，該車架前端下方與踩踏部相臨接處設有倒三角造形」、c「呈一字狀厚實的踩踏部且兩側設有橫斜稜線裝飾，又該踩踏部的後下方處設有圓環殼體及圓形反光片」、d「踩踏部上方表面中央具有X字形溝槽紋飾」，前述a、c、d皆未見於被上訴人在專利有效性抗辯所提出相關先前技藝，堪認屬於系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，且該等共同特徵皆屬易於影響整體視覺印象的部分。系爭專利與系爭產品此部分並無差異特徵，故在綜合判斷前諸a、c、d共同特徵對於此「車架主體前端部」部分整體視覺印象的影響後，經整體觀察比較觀之，二者此部分已產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利在「車架主體前端部」部分外觀近似。

  ③有關「車架主體後端部」部分：

　Ⅰ此部分主要是由「座墊、置物箱、座管、後叉架或避震器、後把手、鏈條蓋、踩踏曲柄及踏板」等組件所構成的整體形狀。二者之共同特徵有：b「具有扁平錐狀橢圓形座墊及倒梯形置物箱」、e「車架後端自踩踏部後端漸窄往上延伸的分叉後斜上設有二根長形彎弧狀座管」、f「車體一側設有呈水滴形之鏈條蓋」，前述b、e、f皆未見於被上訴人在專利有效性抗辯所提出相關先前技藝，堪認屬於系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，且該等共同特徵皆屬易於影響整體視覺印象的部分。系爭專利與系爭產品之差異特徵有：g「系爭專利在倒U形的後叉架與上座管略呈『a』字形；系爭產品在上、下座管與避震器略呈『D』字形」、h「系爭專利在後把手呈ㄣ形一體彎弧；系爭產品在後把手呈雙管形式結合，並以V形組接車體」、m「系爭專利在車體兩側皆具有踩踏曲柄及踏板；系爭產品則無設置踩踏曲柄及踏板」、o「系爭專利『座墊及置物箱』與『後叉架』之組合可呈現具有懸浮觀感；系爭產品『座墊及置物箱』與『桿式彈簧避震器』之組合可呈現具有撐住觀感」，前述該等差異特徵所在位置位於視覺的主要正面，皆屬易於影響整體視覺印象的部分，雖有b、e、f共同特徵，然而系爭專利在此部分由g「倒U形的後叉架與上座管所呈現『a』字形」形狀，並向上連結h「ㄣ形後把手」及結合o「『座墊及置物箱』與『後叉架』之組合可呈現具有懸浮觀感」所構成此部分的整體形狀，此與系爭產品在此部分由g「上、下座管與避震器呈現『D』字形」形狀，並向上連結h「雙管形式後把手及以V形組接車體」及結合o「『座墊及置物箱』與『桿式彈簧避震器』之組合可呈現具有撐住觀感」所構成此部分的整體形狀，二者有明顯不同，故在綜合判斷前諸g、h、m、o等差異特徵對於此「車架主體後端部」部分整體視覺印象的影響後，經整體觀察比較觀之，縱二者雖有b、e、f共同特徵，但系爭產品尚有與系爭專利具明顯不同之g、h、m、o等差異特徵，此差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利在「車架主體後端部」部分外觀不近似。

　Ⅱ上訴人主張最高法院關於系爭專利與先前技藝第D100737號專利明顯不同處似包含「車架後端形成一U形架體」之意見，恐係因未調查與考量其他本院或舉發程序中曾判斷過之先前技藝；然另一前案日本第JPD1217611號（即被證7，我國第D104904號「摩托車」新式樣專利案）已揭露後端U形架體，故侵權判斷時後端U形架體之權重應降低云云（本院卷三第374至379頁)。惟系爭專利與被證6（前審卷二第67頁)、被證7(前審卷二第87頁）相比較(圖面如附件五所示)，二者雖都具有「倒U形後叉架」組件，惟系爭專利之上座管是以弧線方式與倒U形後叉架相銜接，而該倒U形後叉架的圓弧形開口較寬；被證6、被證7之上座管是以直角方式與倒U形後叉架相銜接，而該倒U形後叉架的圓弧形開口較窄，二者所呈現「a字形」形狀設計及視覺印象明顯不同，該倒U形後叉架與上座管所構成的整體外觀，仍具有一定的創作自由度，為具有視覺效果之設計特徵，在侵權比對判斷時仍應納入考量，故上訴人主張並不足採。　

  ④有關「前車燈區」部分：

　　此部分主要是由「把手支架、前車燈、車燈架」等組件所構成的整體形狀。二者此部分之無共同特徵；二者之差異特徵有：i「系爭專利在把手支架呈菱角形，且上桿向下彎曲；系爭產品在把手支架呈U形，且上桿向前彎曲」、k「系爭專利在車體前端部前方設有一L形車燈架；系爭產品無設置車燈架」、l「系爭專利在前車燈呈半橢圓錐形並設置於車燈架內；系爭產品在前車燈呈半圓形且結合儀表板並直接設於把手前方」，前該等差異特徵所在位置位於騎乘或使用時，視覺的主要視面且為「容易引起注意的部位或特徵」，皆屬易於影響整體視覺印象的部分，故此i、k、l等差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利在「前車燈區」部分外觀不近似。

  ⑤有關「後煞車燈區」部分：

　　此部分主要是由「後煞車燈、後方向指示燈」等組件所構成的整體形狀。二者之共同特徵有：n「後煞車燈略呈圓矩形，後方向指示燈呈圓形並設於後煞車燈兩側」。惟查該n已見於被上訴人在專利有效性抗辯所提出相關先前技藝之被證6（前審卷二第68頁)、被證7(前審卷二第86頁)所揭露（此二者證據之後煞車燈略呈矩形，後方向指示燈呈圓形並設於後煞車燈兩側），實為一般常見後煞車燈及後方向指示燈之習知形狀，應不足以認為屬系爭專利設計特徵。

  ⑥有關「前、後車輪區」部分：

　　此部分主要是由「前、後車輪輪圈及前、後擋泥板」等組件所構成的整體形狀。二者此部分無共同特徵；二者之差異特徵有：j「系爭專利在前、後擋泥板之整體造形為圓弧平滑造形；系爭產品在前擋泥板前方兩側隆起、後方漸縮設計，後擋泥板之整體造形為圓弧平滑造形」、p「系爭專利之前輪輪圈為『五爪放射狀』，後輪輪圈為『圓盤狀』；系爭產品之前輪輪圈為『八爪扭轉式』，後輪輪圈為『圓盤上具有八片放射狀飾紋』」，其中系爭專利j「後擋泥板」設計特徵之形狀，亦已見於被上訴人所提出先前技藝之被證6（前審卷二第68頁)、被證7（前審卷二第86頁）所揭露（此二者證據之前、後擋泥板之整體造形為圓弧平滑造形)，實為一般常見前、後擋泥板之習知形狀，應不足以認為屬系爭專利設計特徵，故此j、p等差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利在「前、後車輪區」部分外觀不近似。

  ⑺設計整體外觀為不近似判斷：

　　承前所述，系爭專利與系爭產品縱二者在「車架主體前端部」部分「a、c、d」共同特徵及「車架主體後端部」部分「b、e、f」共同特徵外觀近似，但系爭產品尚設有在「車架主體後端部」部分「g、h、m、o」差異特徵、在「前車燈區」部分「i、k、l」差異特徵及在「前、後輪區」部分「j、p」差異特徵外觀不近似，其與系爭專利明顯不同，且該「車架主體後端部」部分「g、h、m、o」及「前車燈區」部分「i、k、l」差異特徵皆屬「容易引起注意的部位或特徵」，經整體比對、綜合判斷，前揭諸特徵對於整體電動自行車之視覺印象的影響後，該等差異特徵已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利產生明顯區別，並足以影響系爭產品之整體視覺印象，系爭產品與系爭專利之整體外觀不近似。

　⒊被上訴人主張「類L形車架主體」、「踩踏平台」並非系爭專利可主張之權利範圍，並無理由：

  ⑴被上訴人指稱「類L形車架主體」於系爭專利申請前，已見於系爭專利所屬領域習知設計，上訴人自不得主張系爭專利之設計特徵云云（本院卷四第13至17頁；前審卷二第38至45頁)。惟按設計專利之內容為外觀結合其所應用之物品，即表示設計專利權範圍係以圖式所揭露之外觀及物品共同確定，其與發明或新型專利係以請求項中所載之文字確定其專利權範圍不同，查系爭專利在申請時已克服不具新穎性及創作性等專利要件而取得設計專利權保護，再與被上訴人前審所提出附表一、二之先前技藝（前審卷二第49至136頁）該車架主體外觀分別相比較亦皆有所不同，為系爭專利有別於先前技藝之設計特徵，自屬系爭專利之專利權範圍，尚難以被上訴人所謂「類L型車架主體」之概括性文字即逕稱系爭專利之「L形車架主體」外觀均為習知設計，故被上訴人所述不足採信。

  ⑵被上訴人又稱系爭專利之「踩踏平台」係功能性之結構，且厚實之外觀係因下方放置電池所生，已於先前技藝廣為採用，自不得作為系爭專利與系爭產品外觀是否近似之比較云云(前審卷三第89至90頁)。惟系爭專利之「踩踏平台」具有「呈一字狀厚實的踩踏部且兩側設有橫斜稜線裝飾，又該踩踏部的後下方處設有圓環殼體及圓形反光片」（即前述共同特徵c點）及「踩踏部上方表面中央具有X字形溝槽紋飾」（即前述共同特徵d點）等設計特徵，其形狀變化並無純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構而形成必然匹配（must-fit）之關係。是以，前述該等設計特徵除具有踩踏及置物空間的功能性需求外，仍得在形狀或表面裝飾上進行外觀創作變化，仍具有一定之創作自由度，其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，此由被上訴人在前審所提出的附表一、二之先前技藝，亦可證明其「踩踏平台」仍有呈現出各種不同的外觀形狀，足見「踩踏平台」之視覺外觀並非屬功能性結構、純功能性造形或功能性特徵，侵權比對時，自應將該特徵納入比對，被上訴人所述不足採憑。

　⒋上訴人主張系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於原審之主張及提出之專利侵害鑑定報告並無矛盾，而未違訴訟禁反言原則：

　　被上訴人指稱：上訴人陳稱系爭專利主要特徵為「車架主體」，與其於另案即本院108年度民專訴字第31號事件及原審之主張明顯歧異，違反訴訟禁反言原則云云（前審卷三第133至135頁)。按權利之行使，倘與權利人先前行為相矛盾，破壞相對人之正當信賴者，有違誠實信用原則，固不生行使權利之效力。惟該所謂「禁反言原則」之適用，須權利人有外觀之行為，足使相對人正當信賴其已不欲行使其權利，始足當之（最高法院109年度台上字第1039號民事判決意旨參照）。上訴人雖於另案或原審主張「倒U形後叉架，且一端連接於上座管」、「座墊及置物箱」等為其主要特徵，惟從未否認或排除「車架主體」為系爭專利主要設計特徵之表示，上訴人於前審提出「車架主體」為主要設計特徵之主張，僅係對於原審已提出的攻擊防禦方法所為補充，上訴人在原審之主張，並無使被上訴人就上訴人不主張「車架主體」為主要特徵一事產生正當信賴，自無違反誠實信用原則及違反訴訟禁反言，被上訴人之主張，不足採信。

　⒌有關本件之普通消費者選購觀點：　　

    上訴人主張普通消費者選購商品的觀點應該有其客觀標準，此客觀標準可以透過試驗、分析等方式建立。根據吳志富的論文分析結果顯示，最主要影響消費者對電動自行車整體產品外觀認知、感受的要素為「車架輪廓造型」，楊彩蓮的論文分析結果亦顯示「主車體外形」為消費者最注重之部分，足證零組件不足以影響消費者對整車造形的主要感受云云（本院卷二第405至407頁)；根據以上吳志富意見書（包括九篇客觀的文獻）、吳志富的證詞、更上證8號之聲明書、更上證7號之論文等諸多證據，確已證明：電動自行車之普通消費者選購觀點重在產品的「整體」外觀設計，不會注意零部件（如前後車燈、避震器、把手等）的差異。進一步言之，主要影響普通消費者對於電動自行車設計、產品視覺印象者為車架、踩踏部（含有電池）等建構連續線條且占比大之部位，以及如座墊與座墊箱等大量體部位云云（本院卷四第120至125頁)。惟查：

  ⑴除更上證7號碩士論文（本院卷二第411至457頁）並無揭示研究對象的車款圖樣或照片，以及更上證8號附件1的Momentum EM-163 S照片（本院卷三第351頁）並非系爭專利之產品而無法佐證其詞外，關於證人吳志富意見書所提出之西元2005年報告(文獻3，本院卷二第217至244頁）中，該電動自行車的車架造形樣本是以一般傳統自行車的城市車與淑女車為主，例如「圖2：電動自行車參考圖卡」所示（本院卷二第223頁），該報告在第五章結論與建議提到「由本研究所分析結果，車架形式為電動自行車影響其造形之最主要元素。惟目前電動自行車車架皆拿現有一般自行車車架來使用……」(本院卷二第243頁)。意見書亦自承指出「至於涉及本件訴訟案的電動自行車，已經是較我西元2005年報告發表當時更進化的新世代電動自行車，不同於上表的順序2採用設計主體完成後電池後加的方式，其電池已經整合入車架的腳踏部位下方，而與車架形成一整體的構形，馬達亦整合於車輪，完全不影響車架整體結構的設計，是一種更精進整合式的造形」(本院卷二第150頁)。從上述可知，吳志富意見書及西元2005年報告所研究的樣本對象皆是以改裝一般傳統自行車造形並外掛電池及馬達為主，其與系爭專利L形車架與電池整合到踩踏部位下方之整體形狀，二者外觀明顯不同，因當時是採用一般傳統自行車造形來當作電動自行車的調查樣本，其所調查出影響普通消費者對於電動自行車整體外觀造形的認知感受為「車架輪廓造型」結果，自不能直接比附援引到如系爭專利或系爭產品這類新世代電動自行車之整合式造形，故上訴人主張並不可採。

  ⑵依普通消費者於選購電動自行車這類商品時，因售價乃為數萬元商品，尚難僅靠網路購物或紙本傳單就直接下單購買，一般購買行為較為細心慎重，仍會去有實體商品的展售商店經由實際觀察及體驗後才做決定，普通消費者於選購電動自行車時，一般皆會以環繞商品的觀察方式，採取多個視角與適當距離的方式，進行整車各部位的觀察比較，尚難僅採取單一視角及間距數公尺距離觀察。再者，普通消費者對於這類電動自行車商品之試騎、試乘或牽行的體驗亦是購買行為中主要觀察方式之一，其容易引起注意的部位或特徵，必可觀察到「車架主體前端部的前傾支架、踩踏部」、「車架主體後端部的座墊、置物箱、座管、後叉架或避震器、後把手、鏈條蓋、踩踏曲柄及踏板」、「前車燈區的把手支架、前車燈、車燈架或籃子支架」、「後煞車燈區的後煞車燈及後方向指示燈」等整體外觀的視覺印象與感受，故上訴人所主張並不可採。　

　⒍本件無須以「三方比對法」分析判斷：

　　上訴人主張依據三方比對法輔助侵權判斷，亦證系爭產品確實近似於系爭專利云云（本院卷四第243至245頁)。按三方比對法，係判斷被控侵權對象與訟爭專利是否近似之輔助分析方法，藉由先前技藝分析訟爭專利所屬技術領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與訟爭專利之整體外觀是否近似。經「整體觀察、綜合判斷」之方式，可以認定被控侵權對象與訟爭專利之整體外觀明顯不近似時，即無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀不近似（最高法院111年度台上字第1589號民事判決意旨參照）。準此，本件經「整體觀察、綜合判斷」系爭專利與系爭產品之視覺印象，依普通消費者選購商品之觀點，雖有前述「車架主體前端部」部分「a、c、d」及「車架主體後端部」部分「b、e、f」共同特徵，但其二者已在前述「車架主體後端部」部分「g、h、m、o」、「前車燈區」部分「i、k、l」、「前、後車輪區」部分「j、p」等差異特徵有相當明顯不同，即無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀不近似。

　⒎上訴人主張電動自行車之車燈係為符合電動自行車安全檢測基準所添加之配件（見前審上證6號），實屬功能性元件及市售規格品，輔以其占整體外觀視覺比例甚小，於侵權判斷時理應賦予較低之權重。然第三審判決於未具體闡明所憑證據之前提下，逕認車燈等部位屬普通消費者選購及使用時考量及注意之處，屬正常使用時易見之部位，似嫌速斷云云（本院卷一第187頁）。惟按物品造形，係指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計，若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。又物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍。然而，倘設計專利該等設計特徵係兼具有功能及外觀創作之裝飾特徵，且可產生一定之視覺效果，即非純功能性之物品造形或純功能性特徵，自應納入整體設計之比對範圍。電動自行車之車燈除具有照明功能外，其外觀造形可自由創作，如同系爭專利的前車燈為半橢圓錐形，系爭產品的前車燈則為半圓形，二者前車燈外觀明顯不同，又從車架主體的正面（即右側視圖）觀之，可直接觀察到二者在前車燈、把手、車燈架或籃架的設計特徵及整體形狀組合的不同，該「前車燈區」是普通消費者選購或使用此類商品時所注意且「正常使用時易見的部位」，上訴人主張並不足採。

　⒏上訴人主張若僅以系爭專利與系爭產品之差異特徵進行比對，顯無法形成「整體」，當無可能構成系爭專利說明書揭示之「流暢、協調、平衡的視覺感受」，經比對系爭專利與系爭產品之共同特徵及差異特徵，可知該等差異特徵量體小、分散於兩端，仍然顯不足以影響系爭專利與系爭產品因連續線條、占比大，以及大量體部位所建構之整體共同特徵，所呈現出幾乎完全一致的造形意象，以及整體形成且呈現出流暢、平衡、協調的視覺感受云云（本院卷四第161至162頁)。惟上訴人前述所主張內容僅是從車體的單一側面（即前視圖）為觀察比較，並無從車體的前面（即右側視圖）及後面（即左側視圖）來觀察「前、後車燈區」之整體外觀。再者，二者在「車架主體後端部」部分的比較，系爭專利之上座管以弧線方式與倒U形後叉架相銜接所形成的「a字形」設計特徵並包覆一水滴形鏈條蓋所構成外觀，可呈現後車輪上方座墊及置物箱之「懸浮感」視覺感受，與系爭產品上、下座管與避震器相銜接所形成的「D字形」設計特徵，可呈現支撐座墊及置物箱的視覺感受，二者在「車架主體後端部」部分的此部分整體外觀明顯不同，上訴人主張不可採憑。

　⒐系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍：

　　依上所述，系爭產品與系爭專利之物品相同、外觀不近似，故認定系爭產品與系爭專利為不同設計，系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍。　　

　㈣系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍，系爭產品自無侵害上訴人專利權之情事，是上訴人以爭點三被上訴人有侵害系爭專利之故意或過失，依爭點四、五所示規定請求被上訴人公司排除防止侵害及被上訴人連帶負損害賠償責任部分，即屬無據。至於爭點二專利有效性部分，則無再予審究必要，附此敘明。

陸、綜上所述，上訴人依爭點四、五所示規定請求被上訴人公司排除防止侵害及被上訴人連帶負損害賠償責任如聲明三、二所示，為無理由。原審（確定部分除外）就此部分為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

柒、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，爰不逐一論列，附此敘明。

捌、據上論結，本件上訴為無理由，依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。　　

中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　14　　日

　　                      智慧財產第一庭

　　                        審判長法  官　蔡惠如　　　　

　　                              法  官　曾啓謀　　　　

　　                              法  官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　112 　年　　12　　月　　14　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　  書記官　吳祉瑩

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。