智慧財產及商業法院民事判決
112年度民專訴字第47號
原 告 億光電子工業股份有限公司
法定代理人 葉寅夫
訴訟代理人 陳群顯律師（兼送達代收人）
柯凱繼律師
李家賢
被 告 展晟照明股份有限公司
兼法定代理人 黃真瑋
被 告 允晟照明股份有限公司
兼法定代理人 黃心怡
被 告 立晟照明股份有限公司
兼法定代理人 王進生
上列被告共同
訴 訟 代理人 林發立律師
劉青青律師
林翰緯律師
輔 佐 人 陳建銘
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國113年8月20日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序部分
一、按智慧財產案件審理法民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產民事事件，適用本法修正施行前之規定，112年1月12日修正、同年8月30日施行之智慧財產案件審理法第75條第1項前段定有明文。本件係智慧財產案件審理法修正施行前即112年5月31日繫屬於本院，此有民事起訴狀上本院收狀章在卷為佐（見本院卷一第19頁），是本件應適用修正前之規定，合先敘明。
二、被告展晟照明股份有限公司（下稱展晟公司）、允晟照明股份有限公司（下稱允晟公司）及立晟照明股份有限公司（下稱立晟公司，以下合稱被告三公司），就本件訴訟原聲請對大陸地區深圳市斯邁得半導體有限公司、廈門通士達照明有限公司、浙江橫店得邦進出口有限公司、鴻利智匯集團股份有限公司廣州分公司及南昌易美光電科技有限公司五公司即本件照明燈具成品製造商，因與本件有法律上利害關係，爰依民事訴訟法第65條第1項規定，聲請將本件訴訟告知該五公司等情（見本院卷一第464至467頁）。嗣於訴訟進行中，被告訴訟代理人以言詞陳述撤回原告知訴訟聲請（見本院卷七第288頁），是本件毋須通知上述受告知人參加訴訟。
貳、實體部分
一、原告主張略以：
㈠原告係國內發光二極體廠商，已取得經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核發第D191225號「發光二極體」設計專利（下稱系爭專利1）及第D193225號「發光二極體」設計專利（下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱系爭專利）。原告於民國111年10月、11月間在各賣場購買被告展晟公司委製、進口及銷售如甲證5所示21款燈具產品，即以「舞光」品牌字樣之「燈泡、燈管及吸頂燈」等產品（下稱系爭產品），經實際檢視系爭產品，並經電子顯微鏡拍攝之封裝體照片，發現該產品雖標示不同型號或產品名稱，但實際上均使用相同之外觀設計，而系爭產品與系爭專利1所應用之「物品」均為「發光二極體」，系爭產品與系爭專利1外觀相同，已落入系爭專利1之專利權範圍；系爭產品與系爭專利2所應用之「物品」亦均為「發光二極體」，系爭產品與系爭專利2之外觀相同或近似，已落入系爭專利2之專利權範圍，分別侵害系爭專利。
㈡被告三公司對外同以「展晟照明集團」為名，並共用舞光LED產品型錄，以約定區城銷售方式分區銷售，即被告允晟公司負責北區客戶銷售、被告立晟公司負責中區客戶銷售及被告展晟公司負責南區客戶銷售。該產品型錄置放網站及各下游銷售通路，供各區消費者選擇下單訂購，透過調查及函詢各下游通路商可確認經由被告三公司分區銷售，共同侵害原告之系爭專利。
㈢被告三公司共同侵害原告系爭專利，原告爰依專利法第142條第1項準用第96條第1、2項、第97條第1項第2款、第2項規定及同法第96條第3項規定，請求被告三公司賠償損害及排除、防止侵害系爭專利並回收與銷毀系爭產品，並依公司法第23條第2項、民法第28條規定，請求各被告公司負責人連帶賠償損害，另被告間就賠償系爭產品侵害系爭專利之損害具有同一目的，本於各別之發生原因，對原告應負全部給付之義務，為不真正連帶債務法律關係，併依民法第185條第1項前段規定，請求各被告負不真正連帶賠償之責。
㈣訴之聲明：
⒈被告展晟公司、黃真瑋應連帶給原告新臺幣（下同）1億元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5計算之利息。
⒉被告允晟公司、黃心怡就第1項所命給付，及自原告言詞辯論意旨狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，應與被告展晟公司負連帶責任。
⒊被告立晟公司、王進生就第1項所命給付，及自原告言詞辯論意旨狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，應與被告展晟公司負連帶責任。
⒋第1至3項所命給付，如被告其中一人已為給付，其餘被告於給付範圍內免給付義務。
⒌被告展晟公司、允晟公司、立晟公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品及其他侵害系爭專利產品，並回收及銷燬之。
⒍願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告答辯略以：
㈠原告之系爭專利1、2，經被告提起舉發後，業經智慧局分別於113年8月12、13日作成應予撤銷之處分，系爭專利1、2既自始不具可專利性，原告依系爭專利提起本件訴訟，已失所附麗，應予駁回。惟被告仍提出與舉發程序相同證據即乙證7至14、26至28抗辯系爭專利有應撤銷事由，原告不得以系爭專利對被告主張權利。
㈡原告主張系爭專利（即LED晶片）封裝體外觀設計專利，然被告僅為「照明燈具成品」進口商，無實施系爭專利所涉LED晶片封裝體外觀設計專利之行為。被告既非設計研發製造L ED晶片之廠商，不具有設計研發製造及研判LED晶片零組件之能力，被告進口之「照明燈具成品」製造商及上游LED 晶片零組件供應商等，皆已擔保所供應之產品無涉侵權，被告自無任何侵害系爭專利之主觀上故意或過失。原告認系爭專利有侵權疑慮，應向LED晶片封裝廠商釐清。又LED晶片極為微小，必須藉由顯微鏡等輔助儀器始能觀察其外觀造形，無法以肉眼直接觀察判斷，被告進口之照明燈具成品無法直接看到LED晶片外觀，須經拆解、解焊，再輔以顯微鏡放大後才能看到LED晶片之封裝體外觀，被告公司既非LED晶片設計製造商、亦非照明燈具成品製造商，自無可能期待被告公司對於LED晶片封裝體外觀造形與系爭專利是否相同或近似有任何預見可能性，故被告確無任何侵權之主觀上故意或過失。
㈢原告主張被控侵權對象即甲證5所示21款系爭產品，為吸頂 燈、支架燈、球泡燈等各式照明燈具產品，惟系爭專利為「發光二極體」封裝體外觀設計專利，二者顯然為不同物品，亦非近似物品 ，依上開最高法院110年度台上字第3165號判決意旨，實無構成設計專利侵權之餘地甚明。詎原告竟不實稱「系爭產品與系爭專利所應用之『物品』均為『發光二極體』」、「系爭產品與系爭專利之外觀相同」云云，依據普通消費者選購商品之觀點，「燈具」與「LED 」怎麼會是相同產品，「燈具」與「LED」又如何外觀相同，原告之主張無理由。
㈣並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、本件兩造不爭執事項（本院卷四第443頁）
㈠原告為系爭專利之專利權人。
㈡被告展晟公司進口銷售甲證5所列21款系爭產品，並在市面銷售。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷四第444至445頁）：
㈠專利侵權部分：
甲證5所列21款系爭產品是否落入系爭專利1、2之專利權範圍？
㈡專利有效性部分：
⒈乙證7是否足以證明系爭專利1（第D191225號發光二極體設計專利）違反核准時專利法第126條第1項規定（不具明確性或不可據以實現）？
⒉乙證8；乙證9；乙證10是否足以證明系爭專利1違反核准時專利法第122條第1項規定（不具新穎性）？
⒊乙證8；乙證9；乙證10；乙證8、9之組合；乙證8、10之組合；乙證9、10之組合；乙證8、12之組合；乙證9、12之組合；乙證10、12之組合；乙證11、12之組合；乙證8、13之組合；乙證9、13之組合；乙證10、13之組合；乙證11、13之組合；乙證13、14之組合；乙證26、12之組合；乙證27、12之組合；乙證28、12之組合；乙證26、13之組合；乙證27、13之組合；乙證28、13之組合是否足以證明系爭專利1違反核准時專利法第122條第2項規定（不具創作性）？
⒋乙證7-1是否足以證明系爭專利2（第D193225號發光二極體設計專利）違反核准時專利法第126條第1項規定（不具明確性或不可據以實現）？
⒌乙證8是否足以證明系爭專利2違反核准時專利法第122條第1項規定（不具新穎性）？
⒍乙證8；乙證9；乙證10；乙證8、9之組合；乙證8、10之組合；乙證9、10之組合；乙證8、12之組合；乙證9、12之組合；乙證10、12之組合；乙證11、12之組合；乙證8、13之組合；乙證9、13之組合；乙證10、13之組合；乙證11、13之組合；乙證13、14之組合；乙證26、12之組合；乙證27、12之組合；乙證28、12之組合；乙證26、13之組合；乙證27、13之組合；乙證28、13之組合是否足以證明系爭專利2違反核准時專利法第122條第2項規定（不具創作性）？
㈢原告請求被告等賠償侵害系爭專利之損害，是否有理由？
㈣如認本件侵權行為成立，原告請求損害賠償之數額為何?
㈤原告請求排除、防止、回收及銷毀侵害系爭專利產品，是否有理由？
五、得心證之理由：
㈠系爭專利與系爭產品設計內容
⒈系爭專利1設計內容
⑴系爭專利1主要圖式如附圖一所示（黃色區域為系專利1之專利權範圍)。
⑵系爭專利1如附圖一所示發光二極體，其特徵在於一矩形本體底部正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現逐步降階之態樣，其中第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線），第二次降階則直接呈階梯狀，並於延展後正面與側面以直角相鄰接，側面並設有一凹陷，且該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成，附圖一圖式所揭露之虛線部分為本案不主張設計之部分；圖式中以一點鏈線所圍繞，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分，如是構成部分設計(見系爭專利1說明書之設計說明，本院卷一第39頁，原告民事準備㈤狀第11頁，本院卷五第345頁)。
⒉系爭專利2設計內容
⑴系爭專利2之主要圖式如附圖二所示（黃色區域為系爭專利2之專利權範圍）。
⑵系爭專利2如附圖二圖式所示之發光二極體，其特徵在於一矩形本體具上、下層，下層正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現逐步降階之態樣，其中第一次降階為連續弧狀（即S形雙弧線），第二次降階則直接呈階梯狀，並於延展後正面與側面以直角相鄰接，上層略小於下層，該上層由複數弧角及一切角形成，該下層側面並設有一凹陷，且該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成，圖式所揭露之虛線部分為本案不主張設計之部分；圖式中以一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分，如是構成部分設計。(見系爭專利2說明書之設計說明，本院卷一第49頁，原告民事準備㈤狀第12頁，本院卷五第346頁)。
⒊系爭專利之專利權範圍
設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭專利1、2所應用之物品為「發光二極體」，其設計說明記載：「圖式所揭露之虛線部分為本案不主張設計之部分；圖式中以一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。」故系爭專利之外觀為如各視圖中所構成的部分設計。
⒋系爭產品技術內容
⑴原告主張其於家樂福超市及永旭照明有限公司門市購買被告展晟公司委製、進口及銷售之系爭產品，共計21款，提出甲證5之系爭產品對應關係表（見本院卷一第55至56頁），上述購買過程皆經過公證人見證並載於公證書甲證6、7、8（見本院卷一第57至149頁)，並提出甲證9為侵權分析意見報告、甲證10為系爭專利侵權分析對應關係表(見本院卷一第151至391頁)、甲證19為系爭產品之放大清晰照片(見本院卷二第543至584頁)、甲證23為三方比對分析(見本院卷四第15至434頁)、甲證25為系爭產品之二次降階交接處高低差分析報告(見本院卷五第209至333頁) 、附件2為甲證9、甲證19使用系爭產品照片之比對(見本院卷七第15至35頁)及附件3-1至3-21為甲證25-1至25-21分析標的之正面、背面及立體圖之局部放大照片(見本院卷七第37至204頁)。被告則提出不侵權比對分析報告(見附表1，本院卷一第523至647頁）。
⑵系爭產品設計內容
甲證5之21款系爭產品，大概呈現一矩形本體具上、下層，下層正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現有降階態樣，該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀（即尖角及單一弧線），在該降階後以平直延伸一段距離，其與塑料交接處，該等部分呈現微凹狀，其他部分呈現齊平狀，並於延展後正面與側面以直角相鄰接，上層略小於下層，由複數弧角及一切角形成，該側面並設有一凹陷，該凹陷大致呈現斜面弧角及中間圓弧凹面（系爭產品呈現中間凹面）。
⑶比對方式
系爭產品應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定系爭產品中對應之設計內容，無關之部分不得納入比對。由於系爭專利之專利權範圍為如附圖一、二圖式各視圖所構成的發光二極體之整體形狀，故比對時應僅就相對應之系爭產品發光二極體之形狀比對，系爭產品所呈現之色彩非屬比對的內容。
⑷系爭專利1與該等系爭產品照片（附件2之甲證19、附件3之甲證25）如附圖三所示。
㈡系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍
⒈侵權判斷主體：
⑴按設計專利侵權之比對與判斷，應以「普通消費者」選購相關商品之觀點，就訟爭專利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與訟爭專利是否為相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀；故其判斷主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物品具有普通程度之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異及二者是否為近似設計，但非專家或專業設計人員等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人」(最高法院110年度台上字第3165號民事判決參照)。依前揭判決意旨，本件專利侵權判斷主體是以普通消費者的觀點。
⑵本件原告提出甲證25所拍攝之該等系爭產品照片，欲證明系爭產品具有第二次降階，經查，其所使用之放大圖，是以3D雷射共焦輪廓儀(3DLaser confocal profile)，如同高倍數顯微鏡放大20X倍率方式，量測各系爭產品高低差，其量測值，最小值為2.618µm(微米)(參見系爭產品8-DAC18-甲證25-8)，最大值為29.745µm(微米) (系爭產品10-DAK21-甲證25-10)，該單位計算1µm(微米) = 0.001mm(釐米)。
⑶系爭專利之物品為發光二極體(下稱LED），該產業供應鏈主要係由上游廠商將LED封裝晶片銷售給中游製造廠商，該中游製造廠商將LED封裝晶片焊接於燈具內的印刷電路板，以便製成LED燈具後，再出售給下游燈具廠商並對外販售，故本件「普通消費者」應為購買或使用「發光二極體」需求之人，例如採購LED封裝晶片之採購人員，或將該晶片焊接加工於印刷電路板上的加工製造人員，該普通消費者對發光二極體之物品領域是具有普通程度知識並施於一般注意的認識能力，由於發光二極體為體積極小之物品，常見尺寸為3030、5050、2835等規格(前兩碼為長度，後兩碼為寬度，如2.8mm*3.5mm，見本院卷五第369頁)，在選購該物品領域時，通常係藉助適當儀器所拍攝的放大照片或以產品型錄的放大圖為觀察，以供普通消費者進行商品選購及使用。
⒉侵權比對判斷原則與方式：
⑴按設計專利的侵害比對，應先確定設計專利之專利權範圍，再比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象（系爭產品）。確定設計專利之專利權範圍，係以圖式所揭露的內容為準，並得審酌說明書之文字，以正確認知圖面所呈現之「外觀」及其所應用之「物品」，合理確定其權利範圍。比對、判斷確定後之專利權範圍與被控侵權對象，須先解析被控侵權對象，其應對照系爭專利權範圍所確定之物品及外觀，認定被控侵權對象中對應之設計內容，無關部分不得納入比對判斷（本院111年度民專上更一字第8號民事判決參照)。
⑵又按判斷被控侵權對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計內容；亦即係依普通消費者選購商品之觀點，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之影響，且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印象，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀不近似；而「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含訟爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見之部位(最高法院110年度台上字第3165號民事判決意旨參照)。
⑶依本件普通消費者購買或使用時的觀察角度觀之，系爭專利1、2與系爭產品之頂面（即前視圖、立體圖1）及正面（即左側視圖）的殼體與電極部，皆係設在該物品明顯位置且佔有一定的視覺面積，該視面佔有重要部位，是屬該物品「正常使用時易見的部位」，必然會對該處設計特徵施以相當注意程度，在侵權比對判斷時，應賦予較大權重；關於該物品之側面(即俯、仰視圖)的凹陷部，以及底面（即後視圖、立體圖2）屬正常使用時較不注意或易忽略部位，對該處設計特徵施以注意程度較小，在侵權比對判斷時，應賦予較小權重。
⒊甲證5所列21款系爭產品與系爭專利1之判斷
⑴物品之相同或近似判斷：
系爭專利1 與系爭產品皆為發光二極體，二者用途、功能皆相同，故二者應為相同之物品，兩造對此無爭執。
⑵外觀之相同或近似判斷：
①二者外觀之「共同特徵」：
A.一矩形本體底部正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現降階態樣；
B.正面與側面以直角相鄰接，側面並設有一凹陷。
②二者外觀之「差異特徵」：
C.系爭專利1之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線），第二次降階則直接呈階梯狀；而系爭產品則該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線），在該降階後以平直延伸一段距離，其與塑料交接處，該等部分之系爭產品是呈現微凹狀，其他該等部分之系爭產品呈現齊平狀，並未呈現有第二次降階形態。
D.系爭專利1該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成；而系爭產品則該凹陷大致呈現斜面弧角及中間圓弧凹面（部分之系爭產品呈現中間凹面）。
③系爭專利1與系爭產品之整體外觀簡易比對圖，如附圖四所示。
⑶整體觀察、綜合判斷：
①「整體觀察、綜合判斷」需考量每一共同特徵與差異特徵對整體視覺印象之影響，並以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，例如「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」等，由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，判斷時應賦予該部位或特徵較大的權重。
②經查，二者共同特徵有：A「一矩形本體底部正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現降階態樣」，應屬「正常使用時易見的部位」、B「正面與側面以直角相鄰接，側面並設有一凹陷」。惟該A、B共同特徵已見於被告在專利有效性抗辯所提出相關先前技藝如附圖六所示之乙證8 (見本院卷二第423頁)、乙證9（本院卷二第445頁）、乙證10(見本院卷二第470頁)、乙證12(見本院卷二第495頁)等皆已揭露該等形狀特徵，該A、B共同特徵實為一般常見的習知形狀，且系爭專利1在申請階段的初審、再審查歷程中，亦被審查人員指出已有先前技藝公告第D162744、D154432號具有A共同特徵(見乙證23至乙證25，本院卷三第407至415頁，被告民事答辯六狀，本院卷五第355至360頁)，如附圖七所示，應不足以認為「系爭專利1明顯不同於先前技藝的設計特徵」，該一般習知形狀之部位或特徵尚不足以影響整體視覺印象，故判斷時，僅能賦予該部位或特徵較小的權重。
③次查，二者差異特徵有：C「系爭專利1之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線)，第二次降階則直接呈階梯狀；而系爭產品則該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線)，在該降階後以平直延伸一段距離，其與塑料交接處，該些部分呈現微凹狀，其他部分呈現齊平狀，並未呈現有第二次降階形態」、D「系爭專利1該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成；而系爭產品則該凹陷大致呈現斜面弧角及中間圓弧凹面(部分呈現中間凹面)」，該C差異特徵經判斷應屬「正常使用時易見的部位」，其中系爭專利1的C「第二次降階則直接呈階梯狀」設計特徵之形狀，亦已見於被告所提出先前技藝如附圖六所示之乙證13（見本院卷二第505頁)所揭露第二次降階形態，實為一般常見的習知形狀，且系爭專利1在申請階段的初審之審查歷程中，亦被審查人員指出已有先前技藝公告第D162744號具有C「第二次降階則直接呈階梯狀」設計特徵之形狀（見乙證23至乙證24，本院卷三第407至410頁，被告民事答辯六狀，本院卷五第355至360頁)，如附圖七所示，應不足以認為「系爭專利1明顯不同於先前技藝的設計特徵」，該部位或特徵尚不足以影響整體視覺印象，故判斷時，僅能賦予該部位或特徵較小的權重，況且該等21款系爭產品此部位是呈現微凹狀或齊平狀之形狀特徵，兩者已有明顯差異。故此C、D差異特徵，尤其是系爭專利1之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線)，其與系爭產品在該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線)已有該弧面變化差異，二者在凹陷部亦有前述不同，已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利1產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利1整體外觀不近似。
⑷綜上，甲證5所列21款系爭產品與系爭專利1之物品相同、外觀不近似，故認定系爭產品與系爭專利1為不同設計，該等21款系爭產品未落入系爭專利1之專利權範圍，未侵害系爭專利1之專利權。
⑸對原告主張之意見
①原告主張「經整體觀察比對，系爭產品與系爭專利1 之共同特徴為『本體底部正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現二次降階之態樣，並與側面以直角相鄰接』(正面特徴)以及『本體底部正面與側面係以直角相鄰接，側面並設有一凹陷』(側面特徵)，二者並無差異。…，被告爭執有差異之理由均僅在於A1降階處弧線修飾、A2之二次降階與否、A3直角形式、B凹陷處弧角修飾，然而，該等差異或不存在，或修飾處所佔比例甚微，於整體視覺效果並未產生明顯差異..故應判斷系爭產品與系爭專利1之外觀近似」云云（見本院卷七第421至422頁)。
②惟查，原告指出系爭產品與系爭專利1之共同特徵的正面特徵（即A共同特徵）及側面特徵（即B共同特徵）二者並無差異等情，事實上，此A、B共同特徵實為一般常見的習知形狀，已如前述，此已有先前技藝阻卻之適用；又原告認為差異修飾處所佔比例甚微云云，然而原告在系爭專利1申請時初審階段所提出「申復理由書」(見乙證38，本院卷五第467至471頁)已明確表示系爭專利1正面特徵之第一次降階轉折處是以「S形雙弧線」修飾與引證案公告第D162744號（見乙證13，本院卷二第503至510頁）之第一次降階轉折處是以「尖角及單一弧線」修飾具有差異。經初審核駁，進入再審查階段所提出的「申復理由書」(見乙證39，本院卷五第473至479頁)則進一步主張「設計之底部座體兩側於直角轉角後，緊接著具有一凹陷a，且凹陷a係以連續之弧角修飾，呼應前端同樣以連續弧角修飾之階梯狀層」呈現細膩之視覺效果(見本院卷五第475頁)，即表示原告不得再主張系爭專利1之「連續弧角（S形雙弧線）與凹陷形狀」及與系爭產品之「即尖角及單一弧線與凹陷形狀」(即兩者的C、D差異特徵)是近似外觀而構成侵權，此已有申請歷史禁反言之適用，故原告之主張，並不足採。
⒋甲證5所列21款系爭產品與系爭專利2之判斷
⑴物品之相同或近似判斷：
系爭專利2與系爭產品皆為發光二極體，二者用途、功能皆相同，故二者應為相同物品，兩造對此並無爭執。
⑵外觀之相同或近似判斷：
①二者外觀之「共同特徵」：
A.一矩形本體具上、下層，下層正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現降階態樣；
B.上層略小於下層，由複數弧角及一切角形成；
C.正面與側面以直角相鄰接，側面並設有一凹陷。
②二者外觀之「差異特徵」：
D.系爭專利2之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線)，第二次降階則直接呈階梯狀；而系爭產品則該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線)，在該降階後以平直延伸一段距離，其與塑料交接處，該些部分呈現微凹狀，其他部分呈現齊平狀，並未呈現有第二次降階形態。
E.系爭專利2該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成；而系爭產品則該凹陷大致呈現斜面弧角及中間圓弧凹面(部分款系爭產品呈現中間凹面)。
③系爭專利2與系爭產品之整體外觀簡易比對圖，如附圖五所示。
⑶整體觀察、綜合判斷：
①在進行「整體觀察、綜合判斷」時，需考量每一共同特徵與差異特徵對整體視覺印象之影響，並以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為重點，例如「系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵」、「正常使用時易見的部位」等，由於該部位或特徵容易影響整體視覺印象，判斷時，應賦予該部位或特徵較大的權重。
②經查，二者共同特徵有：A「一矩形本體底部正面中心水平面呈凸起狀態，並沿兩端方向以階梯方式延展，呈現降階態樣」及B「上層略小於下層，由複數弧角及一切角形成」判斷應屬「正常使用時易見的部位」、C「正面與側面以直角相鄰接，側面並設有一凹陷」。惟查該A、B、C共同特徵已見於被告在專利有效性抗辯所提出相關先前技藝如附圖六所示之乙證8（見本院卷二第423頁）、乙證9（見本院卷二第445頁)、乙證10（見本院卷二第470頁）等皆已揭露該等形狀特徵，該A、B、C共同特徵實為一般常見的習知形狀，且系爭專利2在申請階段初審、再審查歷程中，亦被審查人員指出已有先前技藝公告第D149221號具有A共同特徵(見乙證29至乙證31，本院卷三第515至522頁，被告民事答辯六狀，本院卷五第360至364頁)，如附圖八所示，應不足以認為「系爭專利2明顯不同於先前技藝的設計特徵」，該部位或特徵尚不足以影響整體視覺印象，故判斷時，僅能賦予該部位或特徵較小的權重。
③次查，二者差異特徵有：D「系爭專利2之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線)，第二次降階則直接呈階梯狀；而系爭產品則該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線)，在該降階後以平直延伸一段距離，其與塑料交接處，該些部分呈現微凹狀，其他該些部分呈現齊平狀，並未呈現有第二次降階形態」、E「系爭專利2該凹陷係由連續弧角及中間平坦面形成；而系爭產品則該凹陷大致呈現斜面弧角及中間圓弧凹面(呈現中間凹面)」，該D差異特徵經判斷應屬「正常使用時易見的部位」，其中系爭專利2的D「第二次降階則直接呈階梯狀」設計特徵之形狀，亦已見於被告所提出先前技藝如附圖六所示之乙證13 (見本院卷二第505頁)所揭露第二次降階形態，實為一般常見的習知形狀，且系爭專利2在申請階段的初審、再審查歷程中，亦被審查人員指出已有先前技藝公告第D149221號具有D「第二次降階則直接呈階梯狀」設計特徵之形狀(見乙證29至乙證31，本院卷三第516至522頁，被告民事答辯六狀，本院卷五第360至364頁)，如附圖八所示，應不足以認為「系爭專利2明顯不同於先前技藝的設計特徵」，該部位或特徵尚不足以影響整體視覺印象，故判斷時，僅能賦予該部位或特徵較小的權重，況且該等21款系爭產品此部位是呈現微凹狀或齊平狀之形狀特徵，兩者已有明顯差異。故此D、E差異特徵，尤其是系爭專利2之第一次降階為連續弧狀(即S形雙弧線)，其與系爭產品在該一次降階以銳利轉角後呈弧面狀(即尖角及單一弧線)有所弧面變化差異，再者二者在凹陷部亦有前述不同，已足以使系爭產品之整體外觀與系爭專利2產生明顯區別，其二者並不致產生混淆之整體視覺印象，應認定系爭產品與系爭專利2整體外觀不近似。
⑷綜上，甲證5所列21款系爭產品與系爭專利2之物品相同、外觀不近似，故認定系爭產品與系爭專利2為不同設計，系爭產品未落入系爭專利2之專利權範圍，未侵害系爭專利2之專利權。
⑸對原告主張之意見
①原告主張「經整體觀察比對，系爭產品12與系爭專利2幾近完全相同，其餘20款系爭產品，與系爭專利2之差異僅有『上層切角位置』之對調，該等切角位置對調所佔正面特徵之比例甚微，且位於正面特徵較不易見之後端，並未使其整體視覺印象與系爭專利2有明顯差異...被告爭執有差異之理由均僅在於A1降階處弧線修飾、A2之二次降階與否、A3直角形式、B凹陷處弧角修飾、C切角位置對調，然而，該等差異或不存在，或修飾處所佔比例甚微，於整體視覺效果並未產生明顯差異...故應判斷系爭產品與系爭專利2之外觀近似。」云云（見本院卷七第423頁）。
②經查，原告指出系爭產品與系爭專利2之差異僅有「上層切角位置」之對調(即B共同特徵)二者並無差異云云，事實上，此B共同特徵實為一般常見的習知形狀，已如前述，此已有先前技藝阻卻之適用；又原告對於差異修飾處所佔比例甚微云云，然而原告在系爭專利2申請時初審階段所提出的「申復理由書」（見乙證40，本院卷五第481至486頁）已明確表示系爭專利2正面特徵之第一次降階轉折處是以「S形雙弧線」修飾與引證案公告第D149221號（見乙證41，本院卷五第487至494頁）之第一次降階轉折處是以「尖角及單一弧線」修飾具有差異。而經初審核駁，進入再審查階段所提出的「申復理由書」(見乙證42，本院卷五第495至497頁)則進一步主張「設計包含一底部座體以及位於底部座體上方之一視窗部b，底部座體兩側於直角轉角後，緊接著具有由連續弧角修飾之一凹陷a，其與連續弧角修飾之階層c」呈現細緻之視覺效果(見本院卷五第496頁)，即表示原告不得再主張系爭專利2之「連續弧角（S形雙弧線）與凹陷形狀」及與系爭產品之「即尖角及單一弧線與凹陷形狀」（即兩者的D、E差異特徵）是近似外觀而構成侵權，此有申請歷史禁反言之適用，故原告主張，並不足採。
⒌對原告其他主張之意見
⑴本件無須以「三方比對法」分析判斷
①原告提出甲證23之三方比對分析（見本院卷四第15至434頁)，可瞭解系爭產品侵害系爭專利1、2之事實云云（見本院卷四第7至12頁），藉由三方比對法之輔助，亦可判斷出系爭產品與系爭專利1、2之外觀近似云云（見本院卷六第501至514頁）。
②惟按三方比對法，係判斷被控侵權對象與訟爭專利是否近似之輔助分析方法，藉由先前技藝分析訟爭專利所屬技術領域之先前技藝狀態及三者之間的相似程度，輔助判斷被控侵權對象與訟爭專利之整體外觀是否近似。經「整體觀察、綜合判斷」之方式，可以認定被控侵權對象與訟爭專利之整體外觀明顯不近似時，即無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀不近似(最高法院111年度台上字第1589號民事判決參照)。準此，本件經「整體觀察、綜合判斷」系爭專利1、2與系爭產品之視覺印象，依普通消費者選購商品之觀點，系爭專利1雖有前述「A、B」共同特徵，系爭專利2雖有前述「A、B、C」共同特徵，然該等共同特徵乃為習知形狀；又其二者已在系爭專利1前述「C、D」或系爭專利2前述「D、E」差異特徵有相當明顯不同，即無須考量先前技藝進行三方比對，得直接認定二者之整體外觀不近似。
⑵放大圖之比對方式，應以相同或接近倍數比對
①原告主張：系爭產品分析標的為LED封裝體，與系爭專利1、2均為相同「物品」，依據侵權判斷要點第78頁「3.2.1直接觀察比對」段落，由於該類商品之普通消費者通常必須藉助儀器觀察比對所選購之商品，因此於判斷時，得藉助儀器觀察被控侵權對象，並與系爭專利進行比對。因此，如前所述，原告委請汎銓科技執行將公證購買之系爭產品，依據前述步驟藉助高解析度數位顯微鏡3D OM逐一觀察LED封裝體，並拍攝照片如甲證19(本院卷二第543至584頁)，符合前述直接觀察比對之原則，得作為侵權判斷之參考。為能進一步觀察系爭產品二次降階交界處之輪廓，原告亦委請汎銓科技藉助3D輪廓儀器執行該等交界處高低差外觀輪廓之觀察分析，並出具報告如甲證25（見本院卷五第209至333頁、本院卷六第51至306頁)，符合前述直接觀察比對之原則，自亦得作為侵權判斷之參考云云(見本院卷六第498至499頁)。
②另原告稱甲證25-1至25-21係援用另案已提出之證據資料，其分析之標的為另案（本院112年民專訴字第18號）與本件重疊的21款產品，依另案法院要求特定角度之產品照片如附件3-1至3-21(正面、背面及立體圖之局部放大照片）供參云云(見本院卷七第8頁、附件3-1至3-21為本院卷七第37至204頁)。
③經查，有關侵權判斷主體應為普通消費者，係指只需對於系爭專利物品具有普通程度之知識及認識能力而為合理熟悉該物品之人，但非熟悉系爭專利物品領域產銷情形之專家或專業設計人員，故本件普通消費者係應以有購買或使用「發光二極體」需求之人，如發光二極體(LED)之採購人員或焊接加工人員，因發光二極體(LED)為體積極小之物品，被告指出常見尺寸為3030、5050、2835等規格（見本院卷五第369頁）其表示的規格是前兩碼為長度，後兩碼為寬度，單位是公釐(mm)，若以5050規格為例，實際尺寸應為5公釐(mm)乘5公釐(mm)；又參見系爭專利1圖式之立體圖1及前視圖(本院卷一第40、42頁，附圖一)所示為扁平狀的正方形體外觀，實際量測該前視圖尺寸大約為100公釐(mm)乘100公釐(mm)，相當於系爭專利1之圖式是將實際5050規格的發光二極體，以放大20倍來觀察。因此，藉助儀器所拍攝出適當放大倍數之照片，例如甲證19（見本院卷二第543至584頁）之21款系爭產品立體圖，以DAC9系爭產品為例(見本院卷二第543頁，附圖二），實際量測該立體圖照片尺寸大約為60公釐(mm)乘75公釐(mm)，相當是以放大12倍來觀察；又例如附件3-1至3-21為甲證25-1至25-21分析標的之正面、背面及立體圖之局部放大照片(見本院卷七第37至204頁)，以附件3-1之前視圖為例(見本院卷七第37頁)，實際量測前視圖照片尺寸大約為125公釐(mm)乘155公釐(mm)，相當於以放大25倍來觀察，而若再以此附件3-1之前視圖為基礎再給予數倍的局部放大照片(例如本院卷七第38至39、41至43頁)，則實際量測結果，該等局部特徵放大照片已經達到相當是以放大75倍來觀察。依上所述，本件該物品領域普通消費者，雖可透過該適當放大照片與系爭專利1公告圖式(即是放大圖)直接觀察比對，惟比對的基礎仍應以兩者皆為相同或接近的倍數來觀察比對，例如系爭專利1前視圖(見本院卷一第42頁，附圖一)為放大20倍與附件3-1之前視圖(見本院卷七第37頁)為放大25倍進行觀察比對，尚屬視覺上可接受的合理放大倍數之比對範圍。但倘若將系爭專利1前視圖為放大20倍與附件3-1該前視圖的局部特徵放大照片(見本院卷七第39頁)為放大75倍相互進行觀察比對，則明顯為不合理、不恰當且係以不同基礎放大倍數的比對方式。
④關於20倍與25倍的視覺上比對：經查，系爭專利1、2前視圖(見本院卷一第42、52頁，附圖一、二)為實際5050規格發光二極體之放大20倍視圖，以該物品領域普通消費者來整體觀察、綜合判斷，可清楚觀察出具有「第二次降階則直接呈階梯狀」設計特徵，惟該等21款系爭產品附件3-1至3-21之前視圖，依系爭專利1、2主張設計之部分的專利權範圍，相對應之系爭產品是標示在紅色及綠色區塊（見本院卷七第37、45、53、61、69、77、85、93、101、109、117、125、133、141、149、157、165、173、181、189、197頁）為實際5050規格發光二極體之放大25倍照片，皆可看出不具第二次降階型態，其中該些部分款系爭產品是呈現微凹狀（見本院卷七第37、45、53、61、69、85、93、101、109、117、125、133、149、165、173、181、197頁），其他該些部分款系爭產品呈現齊平狀（見本院卷七第77、141、157、189頁）。
⑤關於75倍與75倍的視覺上比對：再查，依系爭專利1、2前視圖為實際5050規格發光二極體之放大20倍視圖，實際量測視覺上可看見的該「第二次降階」尺寸約為凸出1公釐(mm)，倘若將系爭專利1、2前視圖再次放大為實際5050規格發光二極體之75倍視圖，該「第二次降階」尺寸約為凸出3.75公釐(mm)，附件3-1至3-21該前視圖的局部特徵照片為放大75倍 ，依系爭專利1、2主張設計之部分的專利權範圍，相對應之系爭產品是標示在紅色及綠色區塊(見本院卷七第39、47、55、63、71、78、87、95、103、111、119、127、135、142、151、158、167、175、183、191、199頁)，兩者相互進行觀察比對，以該物品領域普通消費者來整體觀察、綜合判斷，則更可清楚觀察出系爭產品不具第二次降階型態，其中該些部分明顯呈現微凹狀(見本院卷七第39、47、55、63、71、87、95、103、111、119、127、135、151、167、175、183、199頁)，其他該些部分明顯呈現齊平狀(見本院卷七第78、142、158、191)，依上所述，在相同75倍的比對方式下，該等21款系爭產品所呈現微凹狀或齊平狀與系爭專利1、2前視圖在視覺上可看見的該「第二次降階」為凸出狀設計特徵，皆有明顯差異，故原告主張，並不足採。
⑶藉助3D雷射共焦輪廓儀所測量之數值，已非屬普通消費者所為的視覺觀察
①原告主張「以甲證25-6（系爭產品6即DAB16）之綠色角為例進行說明，其係分析二次降階之交界處(見甲證25-6第4頁左圖綠色角)，其x軸方向由左至右經3D輪廓儀進行二次降階交界處之高低差分析後可知，其交界處左側之高度較右側之高度為高(呈高至低之降階狀態，請參甲證25-6第9頁框起部分)，可以證明系爭產品6具有二次降階之特徴」云云（見本院卷五第207頁)、「本件普通消費者於選購時會藉助例如3D顯微鏡等儀器觀察LED封裝體之外觀設計..；亦有可能參考測試報告書針對LED封裝體經由各式儀器所為之外觀特徵分析（例如甲證25以3D雷射共焦輪廓儀，觀察LED封裝體外觀，以確認型錄、規格書上所載之相關外觀構形變化及其比例），作為觀察選購之依據」（見本院卷七第351頁），並認為「以甲證25所分析之結果為例，系爭產品於正面特徴二次降階交界處之高低差在0.03毫米(mm)之範圍，而相對於LED封裝體之整體尺寸2.8毫米(mm) x 3.5毫米(mm)，其比例約1:100，與系爭專利圖式、甲證27、28型錄所載工程圖所呈現之二次降階交界處高低差與整體LED封裝體外觀尺寸之比例相稱，自屬普通消費者藉助儀器施以一般注意認識能力可以合理觀察到之外觀造型變化」云云（見本院卷七第352頁）。
②經查，本件普通消費者為發光二極體之採購人員或焊接加工人員，對於系爭專利及系爭產品之外觀的觀察方式，僅需具有普通程度之知識及認識能力，本件雖可藉助儀器觀察，例如附件3-1至3-21是使用高解析數位顯微鏡所拍攝之實物的系爭產品放大清晰照片，可為觀察比對的對象，然判斷系爭專利與系爭產品之外觀是否相同或近似時，仍應以透過視覺訴求為原則，同時應以相同放大倍數之照片或圖式的肉眼直接觀察比對方式為依據，倘若所借助的儀器是如3D雷射共焦輪廓儀所製作出甲證25系爭產品二次降階交界處高低差分析報告（見本院卷五第209至333頁、卷六第51至306頁)，該OM圖、3D圖及輪廓圖的量測分析內容，已超出僅具有普通程度之知識及認識能力的普通消費者所能直接觀察及理解的範圍，該甲證25分析報告應屬專家或專業人員所能接觸及理解分析結果的專業報告，且原告並未明確說明該甲證25分析報告中該OM圖、3D圖及輪廓圖分別是用多少放大倍數來拍攝系爭產品及進行量測，又其中有「倍率：20X」所表示的放大倍數為何？即換算為實際5050規格的發光二極體是以放大多少倍數來觀察？原告皆未明確說明。
③再查，甲證25分析報告是以「微米(µm)分析數據」的量測結果而產生高低差微米(µm)數值來呈現，即1000微米(µm)等於1公釐(mm)，若以人類頭髮的直徑為70至100微米(µm)為例，視覺上相當於0.07至0.1公釐(mm)；被告亦提出「原告使用測量細菌大小的單位判斷LED是降階，至為荒唐，細菌大小的單位是微米(µm)。像是桿菌長度約0.5-10µm，寬約0.2-1.0µm；球菌的直徑約為0.3-1.2µm；螺旋菌的長約3-50µm；最大的細菌80 x 600µm」抗辯（見本院卷七第339頁）。況且在不知放大多少倍數的情況下，所量測的最小量測值：2.618微米(µm)，相當於0.0026公釐(mm)（見本院卷五第255頁)，最大量測值：29.745微米(µm)，相當於0.0297公釐(mm)（見本院卷五第267頁），縱以最大量測值0.0297公釐(mm)為觀察對象，在視覺上亦僅是人類頭髮直徑0.1公釐(mm)的1/3倍，顯然原告所稱系爭產品具有二次降階之高低差，實際上是甚微小的微米(µm)落差。以甲證25逕於直接與系爭專利1、2僅具有20倍放大圖式之視覺上的二次降階設計特徵，作為兩者比對的對象或輔助觀察的參考，顯無理由，因此，使用3D雷射共焦輪廓儀所量測的「微米(µm)分析數據」，明顯違背專利侵權判斷的「直接整體比對」及「整體觀察、綜合判斷」之原則，已脫離設計專利所保護的是透過視覺訴求之創作。故原告主張，並不足採。
六、綜上所述，系爭產品並未落入系爭專利專利權範圍，則被告三公司進口販賣之系爭產品無侵害原告系爭專利之情事。從而，原告依專利法第142條準用同法第96條第1、2、3項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項及民法第28條、第185條第1項規定，請求各被告公司與法定代理人等連帶及被告間不真正連帶給付原告1億元與法定遲延利息，及排除與防止侵害系爭專利，並回收和銷毀系爭產品，為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據（即系爭專利有效性、損害賠償、排除及防止侵害系爭專利及回收、銷毀系爭產品等），經本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條規定判決如主文。
中 華 民 國 113 年 9 月 30 日
智慧財產第二庭
法 官 李維心
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如
委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 113 年 9 月 30 日
書記官 林佳蘋