114年度民商上易字第5號

上  訴  人  台灣菠丹妮股份有限公司

法定代理人  李融憲             

訴訟代理人  賴忠明律師

被 上訴 人  吳聿禎                                   

訴訟代理人  翁偉倫律師

            胡東政律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國114年10月28日本院113年度民商訴字第48號第一審判決提起上訴，本院於115年5月28日言詞辯論終結，判決如下：

一、上訴駁回。

二、第二審訴訟費用由上訴人負擔。　　

一、上訴人主張略以：伊為我國註冊第01546577號、第00177063號「菠丹妮」(下分稱系爭商標1、2，如附圖一、二)、第02117489號、第01021657號、第00176625號「BOTANICUS」(下分稱系爭商標3、4、6，如附圖三、四、六所示)之商標權人

　　，並為第02113982號「botanicus」商標(下稱系爭商標5，如附圖五，並與系爭商標1至4、6合稱為系爭商標)之本件侵權行為損害賠償請求權之受讓人，且系爭商標均仍在商標權期間內。詎被上訴人未經伊同意或授權，即在蝦皮賣場以「

　　布拉格趴趴走歐洲代購捷克代購蔓菲蘿」商家，使用系爭商標1、2圖樣為其銷售商品頁面之商品名稱（如附表編號1至3所示），以及在「布拉格趴趴走」臉書社團使用系爭商標1

　　、2圖樣作為其行銷商品之用（如附表編號4所示），並販售標有相同或近似於系爭商標3至6圖樣之如附表編號5至7所示按摩油商品（下稱系爭商品），致相關消費者產生混淆誤認之虞，被上訴人所為已構成商標法第68條第1、3款之侵害系爭商標權之行為，爰依商標法第69條第3項規定請求新臺幣（下同）150萬元之本息損害賠償。

二、被上訴人答辯意旨：上訴人已於114年5月8日拋棄系爭商標5之商標權應有部分，已非該商標之損害賠償請求權人，不得再向被上訴人主張權利。上訴人主張附表編號1至4之使用行為（即甲證8至11）僅是單純表達商品來源係源自捷克菠丹妮BOTANICUS有限公司（下稱捷克BOTANICUS公司），屬於描述性或指示性合理使用，且符合一般商業習慣，並非將「菠丹妮」作為商標使用，不構成侵害系爭商標1、2；又附表編號5、6（即甲證29、30）及編號7（即甲證35）之照片，均為消費者在購買系爭商品後所留拍照上傳之訊息，並非被上訴人自行刊登於賣場銷售頁面，亦非被上訴人就系爭商標之使用行為，自無侵害系爭商標3至6之情形。另上訴人先前係自訴外人雙鴻元國際事業有限公司（下稱雙鴻元公司）受讓系爭商標2、4、6之權利，並曾向捷克BOTANICUS公司進貨，繼受雙鴻元公司與捷克BOTANICUS公司間之權利義務，自有商標法第36條第2項權利耗盡原則之適用，並不得就平行輸入之系爭商品對被上訴人主張商標權。況被上訴人並非販售上訴人之商品，捷克BOTANICUS公司品牌名聲遠播，消費者自無可能因系爭商品銷售訊息或外觀包裝即輕易與系爭商標產生混淆誤認之虞，自無違反商標法第68條規定。此外，捷克BOTANICUS公司成立已久於81年即設立，該公司之

　　BOTANICUS商標圖樣於系爭商標1、3、5申請註冊時已屬國際著名商標，且有先使用之事實，而上訴人於97年自雙鴻元公司受讓取得代理商資格因而知悉該商標存在，屬於因業務往來關係而知悉他人商標存在之情形，上訴人使用與捷克

　　BOTANICUS公司商標相同或近似之圖樣，且申請註冊系爭商標1、3、5時未得到捷克BOTANICUS公司之同意，顯具意圖仿襲而搶先申請註冊商標之目的，即有商標法第30條第1項第11款、第12款之不得註冊事由存在，是依智慧財產案件審理法第41條規定，有應撤銷之原因，自無從對被上訴人主張商標權等語。

三、原審判決上訴人敗訴並駁回其訴及假執行之聲請。上訴人提起上訴並聲明：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應賠償上訴人150萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。被上訴人則答辯聲明：上訴駁回。

四、兩造不爭執之事項：

(一)上訴人為系爭商標1至4、6之商標權人，現仍在商標權期間內。上訴人已於114年5月8日拋棄系爭商標5之權利，並於同年5月15日生效。

(二)捷克BOTANICUS公司自81年於捷克設立登記，營業項目為販售精油、手工皂、肌膚保養、沐浴洗髮及各種保養品。

(三)訴外人黃鴻章成立之雙鴻元公司於88年自捷克BOTANICUS公司取得亞洲總代理商資格，黃鴻章另同時成立菠丹妮國際有限公司（下稱菠丹妮公司）做為捷克BOTANICUS公司於我國之總代理商，將該公司商品引進我國市場。雙鴻元公司另取得捷克BOTANICUS公司之同意授權，分別於90年11月6日、90年10月31日申請註冊系爭商標2、4、6。

(四)上訴人前身為麥士登威峰有限公司（下稱麥士登威峰公司）

　　，於97年5月13日與雙鴻元公司、菠丹妮公司簽訂品牌代理轉讓合約書；嗣雙鴻元公司與上訴人於97年5月27日簽訂商標專用權暨服務標章讓與契約書，雙鴻元公司於同年11月1日讓與系爭商標2、4、6之商標權予上訴人。

(五)上訴人於101年5月4日、109年6月15日先後申請註冊系爭商標1、3，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）分別於101年11月1日、110年1月16日公告。

(六)上訴人分別將系爭商標1、4以非專屬授權方式授權代表人李融憲之辛默融有限公司（前身為華漢春暉公司，下稱辛默融公司）使用，授權期間分別為107年12月31日至112年12月30日、108年5月1日至111年11月15日。

(七)被上訴人自109年起在蝦皮購物平台註冊名稱「布拉格趴趴走歐洲代購捷克代購蔓菲蘿」帳號，經營代購商品業務，並販售如甲證8至10所示系爭商品，另有販售如甲證29、30、35所示系爭商品，並在甲證11之Facebook社團上販賣捷克

　　BOTANICUS公司銷售之商品。

(八)被上訴人所販賣之系爭商品皆來自捷克BOTANICUS公司，購買憑證如乙證5、10所示。

五、得心證之理由：

(一)被上訴人如附表編號1至4所示使用「菠丹妮」之行為，有商標法第36條第1項第1款規定之適用，並不構成侵害系爭商標1、2：

　⒈按商標法第5條規定之商標使用，使用人須係基於行銷商品或服務之目的而使用，且需足以使相關消費者認識其為商標

　　。惟依商標法第36條第1項第1款（113年5月1日修正施行前

　　）規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱

　　，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途

　　、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，即不受他人商標權效力之拘束。

　⒉關於系爭商標1、2部分，上訴人雖主張被上訴人在附表編號1至4所示拍賣網站銷售頁面及臉書社團商品照片及名稱上使用「菠丹妮」商標等等（原審卷二第547至548頁）。惟觀諸附表編號1至3所示拍賣網站銷售頁面（原審卷一第43至57頁

　　），其銷售頁面商品名稱為「熱銷現貨特惠!!24小時出貨《

　　現貨-效期2026年2月》【捷克代購-菠家】玫瑰香體凝脂/玫瑰身體按摩油菠丹妮」、「!!24小時出貨!!《現貨》【捷克代購-菠家】玫瑰臉部按摩油橙花/茉莉臉部菁華油精華油波丹尼菠牌菠丹妮」，均係強調其為捷克代購之商家，並未特別放大「菠丹妮」三字，且左方商品照片上亦有標註「捷克 菠家」字樣；編號4所示臉書社團上所使用之商品照片上雖有「菠丹妮」字樣，然該社團名稱上亦有「布拉格趴趴走 捷克＆波蘭＆歐洲代購【菠丹妮＆蔓菲蘿＆刺蝟筆＆歐洲選品】」字樣（原審卷一第59頁）。由於被上訴人所販賣之系爭商品皆來自捷克BOTANICUS公司，此為兩造所不爭執，參以被上訴人已有將系爭商品上「botanicus」之字樣塗白、或另在照片上貼有中文商品名稱（參甲證8至11之照片），且依該社團頁面同樣可知被上訴人係在強調其為捷克、波蘭或歐洲代購，亦即有代購捷克BOTANICUS公司「菠丹妮」之商品，是以被上訴人在系爭商品名稱上使用「菠丹妮」顯係用以指示關於銷售他人商品之內容及來源，而僅作為所銷售商品產地來源之傳達，並非商標使用之行為，即有商標法第36條第1項第1款規定之適用，自不受上訴人系爭商標權效力之拘束。

(二)被上訴人販售如附表編號5至7所示系爭商品上標示「

　　BOTANICUS」之行為，有商標法第36條第1項第1款及第2項本文規定之適用，並不構成侵害系爭商標3至6：

　⒈經查，就系爭商標3至6部分，觀諸附表編號5、6之系爭商品（甲證29、30，原審卷一第359、361頁）照片確係由消費者自行上傳之留言訊息，並非被上訴人所為之商品行銷；又依附表編號7所示即甲證35之公證書，固可證明被上訴人所販賣系爭商品包裝上標示有「botanicus」字樣，惟上訴人所指「botanicus」商標字樣本即在系爭商品瓶身或外包裝上之字體甚小，並未經特意凸顯商標字樣，且承前所述，被上訴人於銷售系爭商品之蝦皮賣場頁面標示有【捷克代購-菠家】等字樣，是整體觀之，系爭賣場所為標註應係用以傳達

　　、指示商品來源係捷克BOTANICUS公司之訊息，符合商業交易習慣之誠實信用方法，縱使系爭商品包裝上仍存有「

　　botanicus」字樣，亦不當致使消費者誤以為被上訴人銷售系爭商品之來源與上訴人有何存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，仍應符合商標法第36條第1項第1款規定，同樣不受系爭商標之商標權效力所拘束。

  ⒉次按商標法第36條第2項規定：「附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限」。揆其立法意旨，係明定我國採商標權國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法第36條第2項之同意範圍（最高法院113年度台上字第882號民事判決意旨參照）。　

　⒊依上訴人所提其前身即麥士登公司於97年5月13日與雙鴻元公司及菠丹妮公司簽訂之「Botanicus有機保養品牌代理權轉讓合約書」（甲證20，原審卷一第289頁），可知雙鴻元公司為捷克BOTANICUS公司品牌之亞洲總代理，菠丹妮公司為雙鴻元公司授權之臺灣總代理，三方（即上訴人、雙鴻元公司、菠丹妮公司）同意菠丹妮公司之臺灣總代理由上訴人接手，雙鴻元公司將「BOTANICUS」品牌臺灣地區商標權移轉予麥士登公司，雙鴻元公司並於同年月27日與麥士登公司簽訂「商標專用權暨服務標章讓與契約書」（甲證21，原審卷一第291頁），將系爭商標2、4、6讓與上訴人。再參以上訴人所提雙鴻元公司提示捷克BOTANICUS公司之同意書（甲證22，原審卷一第293頁，中譯文見原審卷一第529頁），雙鴻元公司確曾係捷克BOTANICUS公司臺灣區之獨家經銷商，上訴人亦於108年間向捷克BOTANICUS公司確認其同意雙鴻元公司註冊系爭商標2、4、6等情，此有上訴人提出其與捷克

　　BOTANICUS公司往來之電子郵件（原審卷一第295至297頁，中譯文見原審卷一第531至533頁）可參。由此可知，雙鴻元公司與捷克BOTANICUS公司間就「BOTANICUS」品牌曾具有授權或獨家銷售等關係，上訴人受讓前揭權利，並持續向捷克BOTANICUS公司進貨對外銷售，應已繼受雙鴻元公司與捷克

　　BOTANICUS公司間以系爭商標2、4、6字樣表彰「BOTANICUS

　　」品牌之授權經銷關係。嗣上訴人亦不否認系爭商標1、3、5之所以獲准註冊，係因其已受讓取得雙鴻元公司所申請註冊系爭商標2、4、6即「BOTANICUS」、「菠丹妮」之商標權（原審卷一第542頁），復經原審調取系爭商標2、4、6註冊資料（原審卷二第353至540頁），可知雙鴻元公司申請「

　　BOTANICUS」、「菠丹妮」商標註冊時，係取自捷克

　　BOTANICUS公司之企業商標識別形象及其中文音譯（原審卷二第428至435頁），且系爭商標1、3、5與系爭商標2、4、6之字樣相同（均為「BOTANICUS/botanicus」、「菠丹妮」

　　）。是依前述系爭商標申請註冊脈絡及使用情形，堪認系爭商標字樣本質上排他權的發生源自於同一權利人即捷克

　　BOTANICUS公司，而被上訴人所販賣系爭商品均購自捷克

　　BOTANICUS公司，為上訴人所不爭執，並有被上訴人提出之商品進口報關資料及收據（乙證5，原審卷一第395至406頁

　　；乙證10，原審卷一565至574頁）為證，自應有國際權利耗盡原則即商標法第36條第2項本文規定之適用，故被上訴人抗辯上訴人依前揭規定不得就系爭商品主張商標權，應屬有據。

　⒋上訴人雖主張捷克BOTANICUS公司於歐盟申請商標圖樣（上證1，本院二審卷第51頁）僅有系爭商標5重複，就系爭商標1至4、6未享有商標權，不能被認定為同一商標權人，且系爭商標5乃伊在我國商標註冊在先，不得混淆適用商標權與代理權，恣意擴張「同一權利人」之範圍，無視商標權採取屬地主義制度意義；又上訴人已藉自產自銷方式建立獨有之商標商譽，切斷與捷克BOTANICUS公司曾存有之經濟上或法律上關係，被上訴人不得再援引國際耗盡原則為抗辯云云。然查：

  　⑴關於上訴人主張被上訴人販售如附表編號5至7所示系爭商品上標有botanicus字樣涉及侵害系爭商標3至6部分，觀諸捷克BOTANICUS公司於85年起陸續在捷克註冊之多個含有「BOTANICUS/botanicus」字樣之商標中，即包括系爭商品上之商標圖樣（乙證6，原審卷一第407至428頁），而被上訴人販售標有「botanicus」商標圖樣之系爭商品既係來自捷克BOTANICUS公司，上訴人與捷克BOTANICUS公司間復曾存有代理之經濟上或法律上關係，又系爭商標字樣之排他權係基於同一權利人即捷克BOTANICUS公司，已如前述，故縱使國內外之商標權分屬不同人，依商標法第36條第2項本文規定，上訴人仍不得就系爭商品主張商標權，此與系爭商標與捷克BOTANICUS公司於歐盟註冊「

　　　BOTANICUS」品牌系列商標圖樣之時間先後無關。

　　⑵又捷克BOTANICUS公司經營之「BOTANICUS」品牌為國際知名品牌，黃鴻章成立之雙鴻元公司於88年間自捷克

　　　BOTANICUS公司取得亞洲總代理商資格，其同時成立菠丹妮公司作為捷克BOTANICUS公司於我國之總代理商，將捷克BOTANICUS公司商品引進我國市場，在系爭商標1、3、5申請註冊前，捷克BOTANICUS公司之「BOTANICUS」品牌商品業經我國媒體及文章報導，網路上迄今仍可查得由上訴人關係企業華漢春漾有限公司、辛默融有限公司（原名華漢春暉有限公司）進口販售標有「BOTANICUS/botanicus

　　　」字樣之捷克BOTANICUS公司商品等情，業據被上訴人提出捷克BOTANICUS公司商標介紹文章（原審卷一第199至201頁）、官網頁面資訊（原審卷一第455頁）、上訴人相關公司登記資料及商品販售頁面（原審卷二第29至41頁）及97年遠見與今週刊、100、102年痞克邦、107年Vogue 

　　　Taiwan、109年Beauty等網路報導及部落客介紹文章以及

　　　Youtube介紹影片截圖（原審卷一第433至453頁、原審卷二第73至89頁、本院二審卷第131至147頁）等為證，復據上訴人自承其於109年將捷克BOTANICUS公司代理權移轉予辛默融有限公司，而辛默融有限公司迄至113年間仍有向捷克BOTANICUS公司採購相關商品並轉售予其他店家等情

　　　，並有上訴人所提品牌代理權轉讓契約書（原審卷二第137至139頁）、進口報單與收據、轉帳紀錄及轉售統一發票、產品責任保險單等為據（原審卷二第143至171頁）。足認標有「BOTANICUS/botanicus」字樣之捷克公司「

　　　BOTANICUS」品牌商品，自雙鴻元公司引進我國市場後，長期使用系爭商標字樣銷售迄今未曾中斷，已為相關消費者所熟知。

　　⑶至上訴人固主張其自109年7月最後一次向捷克公司進口商品，並於同年9月17日完成進口清關程序，即未再跟捷克公司代理進口捷克公司生產之商品，且已將代理權移轉予辛默融有限公司，而改自行生產銷售標有系爭商標「

　　　BOTANICUS」字樣之商品，並提出商品照片、發票及出貨單等資料（甲證49，原審卷二第179至187頁、甲證42，原審卷二第129至131頁）。然核上訴人迄今未提出客觀證據

　　　，證明經其使用標有系爭商標「BOTANICUS」字樣於自行生產製造商品販售，已建立獨立商譽而使消費者認識該商標，而得與系爭商標先前長期所建立之外國商標識別性有所區隔；復承前述，上訴人法定代理人李融憲擔任負責人之辛默融有限公司迄至113年間仍有向捷克BOTANICUS公司採購相關商品並轉售予其他店家等情事，殊難謂上訴人有欲切斷系爭商標字樣本質上排他權的發生源自於同一權利人即捷克BOTANICUS公司之主觀意思，故上訴人主張其與捷克BOTANICUS公司已無經濟上或法律上關係，系爭商標經其使用於自行生產製造商品，被上訴人不得再援引國際耗盡原則為抗辯云云，即非可採。

六、綜上所述，本件被上訴人抗辯附表編號1至4所示使用「菠丹妮」、販售附表編號5至7之系爭商品上標有「BOTANICUS」之行為，有商標法第36條第1項第2款及第2項本文規定之適用，並不構成侵害系爭商標之行為，核屬有據。從而，上訴人依前揭規定，請求被上訴人給付150萬元及法定遲延利息

　　，為無理由。準此，原審為上訴人敗訴之判決而駁回其訴及假執行之聲請，並無違誤。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，即無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、攻擊或防禦方法及所提出證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不逐一論列，附此敘明。

八、結論：本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　2 　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官  汪漢卿

                                  法  官  曾啓謀

                                  法  官  吳俊龍

以上正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　　　　

不得上訴。

中　　華　　民　　國　　115 　年　　7 　　月　　13　　日

                                  書記官  蔣淑君

附圖：

附表：