智慧財產及商業法院民事判決
114年度民專訴字第15號
原 告 Onyx Therapeutics,Inc.（歐尼克斯治療公司）
法定代理人 Stuart L. Watt
訴訟代理人 張哲倫律師（兼送達代收人）
陳香羽律師
姚金梅專利師
上 三 人
輔 佐 人 龔詩皓
被 告 友華生技醫藥股份有限公司
法定代理人 蔡正弘
訴訟代理人 郭士功律師
蘇建太專利師
輔 佐 人 黃馨槿
上列當事人間排除侵害專利權等事件，本院於民國114年12月8日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
一、被告於西元二○三二年九月十二日前，不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口「骨樂博凍晶注射劑30毫克(MyeloPro for Injection 30mg)」藥品及其他侵害原告所有之中華民國第I603737號「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利」之產品。
二、訴訟費用由被告負擔。
三、原告假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件乃涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：
按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律（即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號民事判決意旨參照）。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟，兼顧當事人間之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗字第693號民事裁定意旨參照)。查原告係依外國法律註冊登記之外國法人(本院卷一第73至74頁)，被告則為依本國公司法成立之法人(本院卷一第501至502頁)；而原告係主張被告申請查驗登記之「骨樂博凍晶注射劑 30mg(MyeloPro for Injection 30mg)」(於起訴時名稱為「Carfilzomib凍晶注射劑30mg」，衛生福利部於114年10月27日審定公告學名藥藥品許可證名稱如前，下稱系爭學名藥品），有侵害原告所有中華民國第I603737號「用於調配胜肽蛋白酶體抑制劑的環糊精錯合法」發明專利（下稱系爭專利）專利權範圍之虞等語。是被告之營業所所在地設在本國境內，且原告所主張被告有侵害系爭專利之虞之行為地亦在本國境內，可知本件係屬於涉外侵權行為關於專利法所生之民事事件，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1項規定，由本國法院管轄而有國際管轄權。
二、準據法之選定：
次按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主張其依我國專利法規定取得之專利權有受被告侵害之虞，是本件自應以權利應受保護地之本國法律為準據法。又依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，均由智慧財產及商業法院管轄，智慧財產及商業法院組織法第3條第1款及智慧財產案件審理法（下稱智審法）第9條第1項分別定有明文。查本件係專利法所生之民事事件，符合上開規定，本院就本件侵害專利權所生之第一審民事訴訟事件，具有國內管轄權。
三、當事人能力：
復按公司法於107年8月1日修正、同年11月1日公布施行之第4條規定：本法所稱外國公司，謂以營利為目的，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內，與中華民國公司有同一之權利能力。即廢除外國公司認許制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文。本件原告為依外國法律設立之外國法人，與我國公司有同一之權利能力，有當事人能力，自得為本件原告。
四、另按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第3款定有明文。原告起訴時訴之聲明第1項原為：被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭學名藥品及其他侵害原告所有之系爭專利、第I501773號發明專利（下稱773號）之產品（見本院卷一第9頁）。嗣於114年8月15日原告以民事準備三狀減縮773號專利部分之請求（見本院卷二第149至150頁），查原告上開變更聲明，係減縮應受判決事項之聲明，合於上開規定，應予准許。
貳、實體方面：
一、原告主張：
原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自106年(西元2017年)年11月1日至121年(2032年)9月12日止，訴外人台灣安進藥品有限公司（下稱台灣安進公司）為「凱博斯凍晶注射劑30毫克（Kyprolisforinjection30mg）」（下稱系爭專利藥品）之新藥藥品許可證持有人，就其進口販售並取得許可證之衛部藥輸字第027490號之專利藥品登載系爭專利相關專利資訊，是系爭專利藥品乃受系爭專利所保護之新藥。原告於113年10月14日收受被告113年10月11日碩法字第1001號函，被告稱以系爭專利藥品為對照新藥，申請學名藥查驗登記，並依藥師法第48條之9第4款及第48條之12第1項規定，通知原告系爭專利1有應撤銷事由、系爭學名藥品未侵害系爭專利1等情（下稱P4聲明），然未敘明理由及檢附證據。經原告初步確認，系爭學名藥品之製備方法對系爭專利請求項1構成均等侵權，不存在「申請歷史禁反言」及「先前技術阻卻」等限制事項，系爭專利請求項23為真正製法界定物請求項，並涵蓋所有與請求項所載製法所賦予特性之組成物具有相同特性之物，系爭學名藥品落入系爭專利1請求項23之範圍，構成文義與均等侵權，爰依專利法第96條第1項請求防止侵害。並聲明：㈠被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭學名藥品及其他侵害原告所有之系爭專利之產品。㈡訴訟費用由被告負擔。㈢就第一項之聲明，原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
㈠系爭專利請求項的製備方法是在含有Carfilzomib的情況下加入酸。然系爭學名藥品製備方法及流程先將低氯環糊精與檸檬酸混合，形成低氯環糊精SBECD（澄清溶液），再將Carfilzomib加入上述低氯環糊精SBECD澄清溶液。因此，系爭學名藥品製備流程是在不含Carfilzomib的情況下加入酸與系爭專利1添加化合物的步驟、方法不同。系爭專利請求項1的製備方法與系爭學名藥品製備步驟及流程不同，不符合文義讀取。
㈡系爭專利之美國對應案在申請審查過程所提出之答辯，對系爭專利造成「申請歷史禁反言」限制事項。系爭學名藥品之製備方法與系爭專利之中國前案專利（CZ000000000A）（即乙證3）及其美國（即乙證4）和PCT（即乙證5）對應案（乙證3至5之對應案均由Proteolix, Inc.申請，然美國對應案後續讓與予原告）中所揭露的內容相同，因此對系爭專利1構成「先前技術阻卻」限制事項。是本件有「申請歷史禁反言」及「先前技術阻卻」限制事項，不適用「均等論」而不構成均等侵權。
㈢乙證7揭示製備方法的步驟，是將蛋白酶體抑制劑先與環糊精攪拌，使用包含酸性溶液調整pH值最後加足夠水稀釋，乙證7與系爭專利請求項1製備方法中相同結構之化合物、混合相同之環糊精以及類似製備之步驟；乙證7揭示於酸性條件下，蛋白酶體抑制劑的溶解度提升。而乙證8已教示低氯環糊精(鹽含量低於0.01%)。系爭專利請求項1所界定之發明，乃所屬技術領域中具有通常知識者依據乙證7及乙證8之教示，組合乙證7及乙證8所能輕易完成，不具進步性。又系爭專利請求項23係依據系爭專利請求項1方法所製備得到之醫藥組合物，系爭專利請求項1製備方法已不具進步性，則依該請求項1不具進步性方法所得到之物質來製備成醫藥組合物亦為熟悉該技術之人士所能夠輕易完成者，故系爭專利請求項23不具進步性。是乙證7及乙證8之組合足以證明系爭專利請求項1、23不具進步性。爰聲明：㈠原告之訴駁回。㈡訴訟費用由原告負擔。㈢如受不利判決，被告願以現金或台灣銀行無記名可轉讓定期存單供擔保，請准宣告免予假執行。
三、本件兩造不爭執事項及爭點，經協議簡化如下（見本院卷二第470至471頁）：
㈠不爭執事項：
⒈原告為系爭專利之專利權人，專利期間自2017年11月1日至2
032年9月12日止。
⒉原告就其進口販售且取得許可證之系爭專利藥品，登載系爭
專利之相關新藥專利資訊。
⒊被告就系爭學名藥品之查驗登記申請以系爭專利藥品為對照
新藥，向中央衛生主管機關即衛生福利部食品藥物管理署(
下稱食藥署)申請學名藥品查驗登記，並依藥事法第48條之9
第4款及第48條之12第1項規定於113年10月11日以113年碩法
字第1001號函知原告系爭專利應撤銷及系爭學名藥品未侵害
系爭專利等語，經原告於113年10月4日收受。
㈡本件爭點:
⒈系爭專利用語解釋部分：
系爭專利請求項l之「低氯環糊精」如何解釋？
⒉專利侵權部分：
⑴系爭學名藥品是否落入系爭專利請求項1之均等範圍？
⑵系爭學名藥品是否落入系爭專利請求項23之文義與均等範
圍?
⒊專利有效性部分：
⑴乙證7、8之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步
性?
⑵乙證7、8之組合是否足以證明系爭專利請求項23不具進步
性?
⒋原告依專利法第96條第1項規定，請求被告防止侵害有無理
由？
四、本院得心證之理由：
㈠系爭專利於101年9月13日提出申請並以2012年5月8日美國第61/644,122號專利主張優先權日，經經濟部智慧財產局於106年8月30日審定後於同年11月1日公告，此有系爭專利公告本可稽（原審卷一第31至73頁）。故系爭專利有無撤銷原因，應以核准審定時所適用106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法（下稱審定時專利法）為據。
㈡系爭專利技術分析：
⒈系爭專利提供用於調配包含一或多種胜肽蛋白酶體抑制劑及
環糊精(尤其是經取代之環糊精)之組成物的方法。該等方法實質上提高該等蛋白酶體抑制劑之溶解度及穩定性且有助於其製造及投藥（參系爭專利摘要）。
⒉系爭專利主要圖式如下：
⒊系爭專利申請專利範圍共計51項，其中請求項1、23至28、47至51為獨立項，其餘均為附屬項。原告主張系爭藥品落入系爭專利請求項1、23之範圍，故臚列請求項1、23如下：
請求項1：一種製備低氯醫藥組成物之方法，該方法包含：(i)提供第一組合，該第一組合包含：(a)化合物:
或其醫藥學上可接受之鹽；(b)低氯環糊精(「CD」)；及(c)水；其中該第一組合為非均質的且該第一組合中之該化合物或鹽之溶解度低；及(ii)使該第一組合與酸接觸以形成第二組合，其中該第二組合中之該化合物之溶解度高於該第一組合中之該化合物之溶解度。
請求項23：一種醫藥組成物，其係由如申請專利範圍第1項
之方法製備。
㈢系爭產品技術內容：
⒈被告為系爭學名藥品許可證申請人，系爭學名藥品係被告依
據我國西藥專利連結制度規定，且根據藥事法第48條之9規
定，於申請藥品許可證時，就新藥藥品許可證所有人已核准
新藥所登載之專利權，向中央衛生主管機關為「中華民國第
I603737號專利權(即系爭專利)應撤銷」以及「系爭藥品未
侵害前開專利權」之聲明，而被告並於衛福部通知被告學名
藥查驗登記之資料齊備後，依據藥事法第48條之12條第1項
規定「學名藥藥品許可證申請案涉及第四十八條之九第四款
之聲明者，申請人應自中央衛生主管機關就藥品許可證申請
資料齊備通知送達之次日起二十日內，以書面通知新藥藥品
許可證所有人及中央衛生主管機關；新藥藥品許可證所有人
與所登載之專利權人、專屬被授權人不同者，應一併通知
之。」於20日內通知新藥許可證所有人及專利權人（113年1
0月14日送達，甲證8），依據藥事法第48條之13條第2項「
中央衛生主管機關應自新藥藥品許可證所有人接獲前條第一
項通知之次日起十二個月內，暫停核發藥品許可證。」食藥
署於上開通知之次日起12個月內至114年10月14日暫停核發
藥品許可證。
⒉系爭學名藥品僅進入藥品查驗登記審查程序，尚未核准上市
，按藥品查驗登記審查準則第4條第2款：「本章用詞定義如
下：二、學名藥：指與國内已核准之藥品具同成分、同劑型
、同劑量、同療效之製劑。」故被告主張系爭學名藥品既為
系爭專利藥品之學名藥，則必定以系爭專利藥品之活性成分
Carfilzomib為活性成分，且與系爭專利藥品具有相同劑量
、用藥途徑、使用方法、安全性、品質、療效等。又於本件
言詞辯論終結時，被告尚未提供系爭學名藥品之賦形劑、說明、適應症、用法．用量等藥品資訊。
㈣專利有效性證據技術分析：
⒈乙證7係2008年5月14日公開之CN101180071A專利公開案，其公開日早於系爭專利之優先權日，可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具進步性之適格證據。乙證7說明書第57/61頁揭露製備蛋白酶體抑制劑藥物組合物的方法，該方法包括製備環糊精溶液，該環糊精溶液包含環糊精和緩衝鹼在20%至90%(例如，75%)的所需最終體積的H2O中，將適量蛋白酶體抑制劑懸浮在該環糊精溶液中並攪拌，直到溶解為止，調節pH值(例如，用酸性溶液)，然後加入足夠的水性稀釋劑，達到所需的最終體積。請求項28揭露所述的蛋白酶體抑制劑由下述結構式表示:
乙證7說明書第59/61頁實施例2及圖1揭露肽(a)在各種pH值下在含10%(w/v)磺基丁基醚β環糊精(SBECD)/10mM檸檬酸鈉水溶液中的溶解度。
⒉乙證8係1998年11月3日公開之US5831081專利公告案，其公開日早於系爭專利之優先權日，可為系爭專利之先前技術，得為主張系爭專利不具進步性之適格證據。乙證8實施例11揭露移除環糊精衍生物的氯化鈉，表12揭露其鹽含量為0.01%。
㈤系爭專利請求項1之「低氯環糊精」之解釋：
⒈請求項解釋原則：
按「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專
利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」專利法第58條第4項定有明文。於專利權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋（參105年專利侵權判斷要點2.4.2專利權有效推定）。用於解釋請求項之證據，應先採用內部證據。若內部證據足以使請求項之用語或技術特徵的含意清楚，則無須另採用外部證據。若其含意仍未清楚或有疑義，則可採用外部證據。外部證據與內部證據對於請求項之解釋有衝突或不一致者，應優先採用內部證據（參105年專利侵權判斷要點2.5.3先內後外）。
⒉次按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，現行專利法第58條第4項定有明文。發明專利權範圍既以申請專利範圍為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，說明書及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以所屬技術領域具有通常知識者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即「禁止讀入原則」(最高行政法院113年度上字第132號行政判決參照)。準此，申請專利範圍用語應如何解釋，為本院應依職權認定之事項，不受兩造主張之拘束。
⒊本院就系爭專利範圍應如何解釋，經詢問兩造意見後，依職權認定如下：系爭專利請求項1之「低氯環糊精」應根據系爭專利說明書(甲證5)第10頁最後一段記載，解釋為「具有小於或等於0.05% w/w氯化鈉之環糊精，或若存在除氯化鈉以外的氯離子源，則係指氯離子含量小於或等於具有0.05%
w/w氯化鈉之環糊精中之氯離子含量的環糊精。」。
⒋原告雖稱本件無須刻意界定「低氯環糊精」用語中之「氯離子含量之具體數值範圍」、限制「低氯環糊精」用語中之「氯離子含量之具體數值範圍」已違反禁止讀入原則等云云(原告114年11月11日民事準備(六)狀第1至8頁)，惟查所謂「低…」屬於一種相對性之形容詞，該發明所屬技術領域中具有通常知識者若僅根據系爭專利請求項1中所載之「低氯環糊精」用語，而未參酌系爭專利說明書對於該用語之解釋，並無法得知所謂「低氯環糊精」所涵蓋之具體範圍為何，實無法判斷系爭學名藥品是否亦具有該「低氯環糊精」之要件，亦無法確認系爭專利請求項1所使用之「低氯環糊精」與乙證7所使用之「環糊精」的差異為何，申請專利範圍之記載確實有未臻明確之處，故有必要參酌說明書記載之內容。而從系爭專利說明書第5頁第2段至第6頁的1段可知，在胜肽蛋白酶體抑制劑來那度胺情況下，使用強酸(諸如HCl)可引起藥理學環氧化物水解，且經由氯離子之親核攻擊，形成作為降解物之氯醇加合物(CDP)，此降解物為FDA視為潛在遺傳毒性雜質之一類化合物，系爭專利所欲解決之問題即為製備胜肽蛋白酶體抑制劑來那度胺時所產生之潛在遺傳毒性雜質CDP，系爭專利之發明目的主要係在於提供可減少胜肽蛋白酶體抑制劑降解產生CDP之反應的方法，另從系爭專利說明書第107頁之表3以及第108頁可知，氯含量越高引起CDP含量越大。即使在較低氯含量(0.05%(w/v))下，仍觀測到氯醇形成，但與0.2%氯相比，其為可接受之低濃度，亦即系爭專利說明書提供了小於或等於0.05% w/w氯離子含量作為對應於上述所欲解決之問題的技術手段，且該技術手段與0.2%氯相較可以產生可接受低濃度之CDP的效果，而從系爭專利說明書揭露之內容並無法得知高於0.05% w/w氯離子含量是否仍能產生相同效果，因此，該發明所屬技術領域具有通常知識者在參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，自當會將「低氯環糊精」解釋為「具有小於或等於0.05% w/w氯化鈉之環糊精，或若存在除氯化鈉以外的氯離子源，則係指氯離子含量小於或等於具有0.05% w/w氯化鈉之環糊精中之氯離子含量的環糊精」，此並非將說明書引入請求項所未記載之技術特徵，而係為瞭解請求項之用語的明確含意，並未違反禁止讀入原則，更何況原告於專利申請過程中為克服不具進步性之核駁理由，將系爭專利原請求項1中之醫藥組成物及環糊精(「CD」)，均加上「低氯」之限定，稱「本案界定之『低氯』係指氯離子含量小於或等於0.05%」，並於申復書中強調此低於0.05%氯離子含量具有如何之進步性(參乙證15)，原告於本件訴訟中卻稱不應限制系爭專利「低氯環糊精」用語中之「氯離子含量之具體數值範圍」云云，顯與前開原告於專利申請過程中所為之修正及申復完全相悖，並不足採。
㈥專利侵權部分：
⒈系爭學名藥品落入系爭專利請求項1之均等範圍：
⑴系爭專利請求項1之技術特徵：
系爭專利請求項1之技術特徵可解析為3個要件，分別為：①要件編號1A「一種製備低氯醫藥組成物之方法，該方法包含：」；②要件編號1B「(i)提供第一組合，該第一組合包含：(a)化合物：
或其醫藥學上可接受之鹽；(b)低氯環糊精(「CD」)；及(c)水；其中該第一組合為非均質的且該第一組合中之該化合物或鹽之溶解度低；及」；③要件編號1C「(ii)使該第一組合與酸接觸以形成第二組合，其中該第二組合中之該化合物之溶解度高於該第一組合中之該化合物之溶解度。」。
⑵系爭學名藥品之製備方法與系爭專利請求項1之比對分析說明：
①就系爭學名藥品之製備方法與系爭專利請求項1之技術特徵(要件編號1A至1C)的文義比對而言：
要件編號1A：根據系爭學名藥品查驗登記資料3.2.P.3.
3.2方法流程圖(參乙證11及11-1)，其係
添加SBECD，根據查驗登記資料3.2.P.4.1
賦形劑管控所附SBECD規格書(檔名：coa-
sbecd-47k120422)(參乙證9-1)，該SBECD
具有＜0.03%的氯化鈉含量，屬低氯環糊
精，且其所加入之酸為檸檬酸(citric ac
id)而非鹽酸(HCl)，可知根據該流程圖所
製得之系爭學名藥品應為低氯醫藥組成物
，故系爭學名藥品之製備方法可為系爭專
利請求項1要件編號1A所文義讀取。
要件編號1B：根據系爭學名藥品查驗登記資料3.2.P.3.
3.2方法流程圖(參乙證11及11-1)，係於
室溫下攪拌並加入WFI(即注射用水)、SBE
CD(參要件編號1A之比對內容，屬低氯環
糊精)及檸檬酸，其並未於此組合中加入
Carfilzomib(即化合物(a))以形成非均質
的第一組合，而係將前述反應物冷卻至2
至8°C並持續攪拌後，再加入Carfilzomib
，故系爭學名藥品之製備方法無法為系爭
專利請求項1要件編號1B所文義讀取。
要件編號1C：接續系爭學名藥品之製備方法於要件編號
1B之技術內容，於加入Carfilzomib後，
調高攪拌及均質速度持續3小時，最後再
加入WFI(即注射用水)調整攪拌及均質速
度且持續15至21小時，由於先前已加入檸
檬酸，此時會形成Carfilzomib、低氯環
糊精、水及酸之組合(相當於第二組合)，
而Carfilzomib於酸性溶液之溶解度高於C
arfilzomib於非酸性溶液之溶解度為其固
有性質，故系爭學名藥品之製備方法可為
系爭專利請求項1之要件編號1C所文義讀
取。
綜上，系爭學名藥品之製備方法未落入系爭專利請求項
1之文義範圍。
②就系爭學名藥品之製備方法與系爭專利請求項1之要件編號1B的技術特徵的均等比對：
⓵對於系爭專利之請求項中的方法之步驟，若被控侵權對
象中對應方法之步驟順序的改變，係該發明所屬技術領
域中具有通常知識者能輕易完成或顯而易知，且改變前
後執行之功能及得到之結果亦實質相同者，則應認定二
方法為均等（參105年專利侵權判斷要點第三章第4.3.3
節「方法之步驟順序的簡單變更」）。
⓶三部測試：
系爭專利說明書第3頁記載：「本發明提供用於調配組
成物的環糊精錯合法，該組成物包含一或多種胜肽蛋白
酶體抑制劑及環糊精或環糊精混合物，尤其是經取代之
環糊精。該等方法實質上提高該等蛋白酶體抑制劑之溶
解度及穩定性且有助於其製造及投藥」，第5至6頁記載
：「在胜肽蛋白酶體抑制劑來那度胺情況下，使用強酸
(諸如HCl)可引起藥理學環氧化物水解，且經由氯離子
之親核攻擊，形成作為降解物之氯醇加合物(CDP)…其
為FDA視為潛在遺傳毒性雜質之一類化合物···使用本文
中提供之方法可避免使用該等強酸且因此可顯著減少胜
肽蛋白酶體抑制劑降解產生該等化合物之反應」，第10
頁記載：「本發明人已發現，將本文所述之方法及醫藥
組成物中之氯離子(或其他親核陰離子)量最小化可為有
利的。在一些具體實例中，該一或多種環糊精(添加至
第一組合中)中至少一種為低氯環糊精」。承前所述，
相較於系爭專利請求項1之製備方法，步驟(i)係在提供
包含Carfilzomib、低氯環糊精及水之非均質的第一組
合，系爭學名藥品之製備方法係在添加水、低氯環糊精
(氯含量＜0.03%之SBECD)及檸檬酸之後，再添加Carfi
lzomib，亦即兩者之差異僅在於Carfilzomib之添加時
點，由於兩者均係使用低氯環糊精，故兩者均可避免Ca
rfilzomib降解產生潛在遺傳毒性雜質以提高穩定性，
且兩者亦均係藉由環糊精錯合法以提高Carfilzomib之
溶解度，有助於兩者之製造及投藥，亦即Carfilzomib
添加時點之差異並不會影響系爭專利請求項1在步驟(i)
使用低氯環糊精之功能與結果，亦不會影響後續Carfil
zomib之溶解部分與環糊精發生錯合反應所需之反應時
間，蓋因環糊精錯合反應主要發生在添加酸後，此亦可
由系爭學名藥品製備方法中實際發生之錯合反應(步驟1
0之3小時加上步驟11之15至21小時，參乙證11)與系爭
專利方法中持續數小時至一天(系爭專利說明書第43頁
末段至第44頁第1段)之錯合反應時間相當得知，足見該
步驟順序的改變係該發明所屬技術領域中具有通常知識
者能輕易完成或顯而易知，且改變前後執行之功能及得
到之結果亦實質相同，故兩者係以實質相同的方式，執
行實質相同的功能，而得到實質相同的結果，系爭學名
藥品之製備方法與系爭專利請求項1之要件編號1B的技
術特徵無實質差異，二者為均等技術特徵，因此，系爭
學名藥品之製備方法構成均等侵權。
⓷無實質差異測試：
承上所述，系爭專利請求項1之製備方法與系爭學名藥
品之製備方法的差異僅在於Carfilzomib之添加時點，
然而由於系爭專利請求項1步驟(i)中大部分未溶解之Ca
rfilzomib需與酸接觸後才轉變為溶解形式而參與錯合
反應，故無論Carfilzomib之添加時點為何，兩者之錯
合反應主要均係在「Carfilzomib、水、低氯環糊精及
酸」同時存在下發生，而如前述，兩者完成反應之時間
亦相當(系爭專利：數小時至一天；系爭學名藥品：18
至24小時)，亦即縱使兩者有Carfilzomib添加時點之差
異，該差異顯屬非實質改變者，因此，系爭學名藥品之
製備方法構成均等侵權。
⓸按「方法發明之實施包含使用、為販賣之要約、販賣或
為上述目的而進口該方法直接製成之物」專利法第58條
第3項第2款定有明文，是以方法專利除專有排除他人使
用該方法，亦專有排除他人使用該方法直接製成物品之
權利。系爭學名藥品以均等方法製備，已如前述，故亦
落入系爭專利請求項1之均等範圍。
⓹被告雖辯稱其在製備系爭學名藥品時並未特定選用氯含
量須達0.05%以下的低氯環糊精、系爭學名藥品之製備
方法是「將水、環糊精、檸檬酸及Carfilzomib一起攪
拌直接一步到位均質」、系爭專利說明書第5頁記載原
料添加順序中第一階段組合物(低氯環糊精及蛋白酶體
抑制劑)避免直接與酸接觸、「原料添加順序」且「低
氯環糊精」必須同時存在、系爭專利請求項1之第一步
驟組合物「卡非左米與低氯環糊精」即已經開始產生錯
合反應等致使系爭學名藥品製備方法與功效均與系爭專
利不同，而主張系爭學名藥品未落入系爭專利請求項1
之均等範圍云云(被告114年9月22日民事答辯(四)狀第2
至8頁，被告114年12月8日言詞辯論簡報B1第B1-2、B1-
3頁以及B3第B3-5至B3-10頁)，但查：
被告系爭學名藥品使用之含氯環糊精的氯化鈉含量「
Specification」(規格)雖標示為「NMT0.2%」，然而
其實際檢測之「Result」(結果)為「＜0.03%」(參乙
證9-1)，落入小於或等於0.05%氯化鈉之範圍，故系
爭學名藥品實際上確實由氯含量小於0.05%之低氯環
糊精所製備，被告刻意忽略其查驗登記資料之實際數
據並泛言其未選用達0.05%以下之低氯環糊精云云，
並不可採。
如乙證11所示，在系爭學名藥品之製備方法中，步驟
7加入SBECD與水、步驟8加入檸檬酸與水以及步驟9之
冷卻過程均包括均質反應，之後在步驟10加入Carfil
zomib後尚需均質及攪拌持續3小時進行錯合反應，之
後步驟11亦需繼續均質及攪拌15至21小時，顯然系爭
學名藥品之製藥流程並非僅將水、環糊精、檸檬酸及
Carfilzomib一起攪拌「直接一步到位均質」，且經
查系爭專利說明書第5頁係記載：「本文中提供之方
法可避免使用強酸(例如HCl)降低錯合期間之pH值」
、「使用強酸(諸如HCl)可引起藥理學環氧化物水解
，且經由氯離子之親核攻擊，形成作為降解物之氯醇
加合物(CDP)」等，亦即系爭專利說明書僅係強調「
避免使用強酸(例如HCl)」以防氯離子攻擊而形成CD
P，並非如被告所稱第一階段組合物避免直接與酸接
觸，且系爭學名藥品之製備過程中所使用之檸檬酸為
弱酸而非強酸，顯未在系爭專利原料添加順序的排除
範圍之內；另外，縱使系爭專利請求項1步驟(i)中有
小部分已溶解Carfilzomib已開始產生錯合反應，此
亦係因Carfilzomib之添加時點差異所導致，如前所
述，系爭專利請求項1之錯合反應主要仍係在「Carfi
lzomib、水、低氯環糊精及酸」同時存在下發生，致
使系爭專利請求項1之製備方法與系爭學名藥品之製
備方法進行錯合反應之時間相當，亦未見有影響最終
製備而得之Carfilzomib醫藥組合物的結構或特性之
處，且由於兩者均係使用低氯環糊精，兩者自均可避
免Carfilzomib降解產生潛在遺傳毒性雜質以提高穩
定性，兩者具有均等之技術特徵無誤，而非如被告所
稱系爭學名藥品之製備方法無系爭專利所欲達成減少
降解物毒素CDP產生之目的及技術功效，因此，被告
上開辯解並不可採。
⓺被告雖稱基於「先前技術阻卻」及「申請歷史禁反言」
之均等論之限制事項而主張系爭學名藥品未構成均等侵
權(被告114年3月19日民事答辯(二)狀第7至12頁)，然
查：
根據105年專利侵權判斷要點第四章第2.2節「先前技
術阻卻之判斷」：「判斷是否適用均等論時，若被控
侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落
入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，
或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常
知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適
用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權」。如前所
述，由於系爭學名藥品之製備方法與系爭專利請求項
1均係使用氯含量小於0.05%之「低氯環糊精」，此與
被告所主張之「中國前案專利」(CN10118007A)(即乙
證7)並不相同，乙證7並未揭露其所使用之環糊精為
「低氯環糊精」，該「低氯環糊精」之使用亦非單一
先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡
單組合(參本判決有效性爭點如後之論述)，故本件均
等侵權並無「先前技術阻卻」之限制事項。
原告於系爭專利申請過程中針對智慧局不具進步性之
審查意見，係於106年2月18日修正原請求項1以描述
所請方法係使用「低氯」環糊精來製備「低氯」醫藥
組成物(乙證15)，並基於「低氯環糊精」之技術特徵
提出申復，隨後即經智慧局審認所請發明之進步性（
甲證13)，依前述申請歷史可知，原告並無意於審查
過程中針對Carfilzoniib添加順序限縮專利權範圍，
故本件均等侵權並無「申請歷史禁反言」之限制事項
。被告雖辯稱原告於美國對應案提出答辯內容特別強
調「即順序的改變意外地有助於顯著減少和最小化在
卡非佐米產品配方的製造過程中不良副產品的形成」
，惟專利權人就同一發明可能會向不同國家申請專利
，而因各國專利審查制度及審查基準之差異，同一發
明於不同國家所獲准之專利權範圍未必相同，此外，
依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利所得行
使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之主權領
域，而各該專利權之限制亦應視專利權人於各國申請
專利過程及專利權維護過程中所為說明書之補充、修
正、更正、申復及答辯之情形而有所不同，是被告援
引其他國家核准專利過程之申復說明作為我國所核准
之系爭專利權之限制，自非有據。況且原告雖說明藉
由調整反應物之添加順序及使用「低氯」SBECD，以
降低潛在遺傳毒性雜質之產生，惟USPTO最終僅認可
技術手段「具低氯含量的環糊精」之可專利性(甲證2
0)，亦即美國對應案具有新穎性、進步性之技術特徵
無關於「Carfilzoniib添加之時點」，尚難謂原告於
美國對應案申請歷程中已放棄「Carfilzoniib添加之
時點」的專利權範圍，故被告此部分辯解並不可採。 ⒉系爭學名藥品落入系爭專利請求項23之文義範圍:
⑴105年專利侵權判斷要點第2.7.2.2節「製法界定物之請求項的解釋」記載：「發明專利權範圍以請求項為準，因此，請求項界定之範圍應以請求項記載的文字為準，於解釋請求項時，製法界定物之請求項既然記載該物之製法，原則上，該物的請求項界定之範圍應限於依請求項所載製法所製得之物，不包括依請求項所載製法以外之其他製法所製得之物。例外者，若於專利申請時無法或不易以該物之製法以外的技術特徵予以界定，而有以製法界定該物之發明的必要時，亦即該請求項中記載該製法之目的僅係為了界定該物之發明，則於解釋該物之請求項時，其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，而應涵蓋所有與請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構或特性之物，即使依不同製法製得而具有相同結構或特性之物，仍屬於該請求項界定之範圍。」。
⑵系爭專利請求項23為一種醫藥組成物，其係由如申請專利範圍第1項之方法製備，屬製法界定物之請求項，如前述，系爭專利請求項1之方法係藉由環糊精錯合法及使用低氯環糊精等技術手段而製備具有穩定性之Carfilzomib醫藥組成物，而此穩定之醫藥組成物並無法以製法以外之技術特徵予以界定，故有以製法界定該物之發明之必要，故於解釋該物之請求項時，其請求項界定之範圍不限於依請求項所載製法所製得之物，而應涵蓋所有與請求項所載製法所賦予特性之物具有相同結構或特性之物。因此，系爭專利請求項23所載製法特徵對於請求項界定之範圍不具限定作用。
⑶系爭專利請求項23之技術特徵：
爭專利請求項23之技術特徵可解析為2個要件，分別為：
①要件編號23A「一種醫藥組成物，」；②要件編號23B「其
係由如申請專利範圍第1項之方法製備。」。
⑷就系爭學名藥品與系爭專利請求項23之技術特徵(要件編號23A及23B)的文義比對:
要件編號23A：系爭學名藥品為一種醫藥組成物，故系爭學
名藥品可為系爭專利請求項23要件編號23A所
文義讀取。
要件編號23B：系爭學名藥品與系爭專利請求項1之侵權比對
結果有如前述，雖然系爭學名藥品係以不同
製法製得，然而系爭專利請求項1之製備方法
與系爭學名藥品之製備方法在Carfilzomib添
加時點之差異上，並未見有影響最終製備而
得低氯之Carfilzomib醫藥組合物的結構或特
性之處，例如系爭專利請求項1之製備方法使
用低氯環糊精製備具有穩定性之包含Carfilz
omib醫藥組成物，其中使用低氯環糊精可避
免氯離子對Carfilzomib之親核攻擊、使Carf
ilzomib降解產生如CDP之潛在遺傳毒性雜質
，由於系爭學名藥品之製備方法亦使用低氯
環糊精，亦應具有相同之特性，故系爭學名
藥品與與系爭專利請求項23之醫藥組合物為
具有相同結構或特性之物，故系爭學名藥品
可為系爭專利請求項23之要件編號23B所文義
讀取。
綜上，系爭學名藥品落入系爭專利請求項23之文義範圍。
㈦專利有效性部分：
⒈乙證7、8之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性:
⑴審定時專利法第22條第2項規定：「發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。」審定時適用之106年7月1日版專利審查基準第二篇第三章第3.4.1.1節「有動機能結合複數引證」記載：「判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見之明。原則上，得綜合考量『技術領域之關連性』、『所欲解決問題之共通性』、『功能或作用之共通性』及『教示或建議』等事項。一般而言，存在愈多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動機能結合複數引證之技術內容。」。
⑵系爭專利請求項1之內容已如前述，乙證7說明書第57/61頁揭露製備蛋白酶體抑制劑藥物組合物的方法，該方法包括製備環糊精溶液，該環糊精溶液包含環糊精和緩衝鹼在20%-90%(例如，75%)的所需最終體積的H2O中，將適量蛋白酶體抑制劑懸浮在該環糊精溶液中並攪拌，直到溶解為止，調節pH值(例如，用酸性溶液)，然後加入足夠的水性稀釋劑，達到所需的最終體積。乙證7請求項28揭露所述的蛋白酶體抑制劑由下述結構式表示：
乙證7說明書第59/61頁實施例2及圖1揭露肽(a)在各種pH值下在含10%(w/v)磺基丁基醚β環糊精(SBECD)/10mM檸檬酸鈉水溶液中的溶解度，實施例3揭露將SBECD和檸檬酸加入到相當於約最終製劑體積70％的WFI中，將此混合物在室溫下攪拌，直到SBECD和檸檬酸完全溶解為止，然後，加入肽(a)，將所得混合物在室溫下攪拌，直到加入的肽(a)溶解為止。該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利說明書可理解，低氯環糊精係指小於或等於0.05%氯離子含量之環糊精，已如前述，故乙證7與系爭專利請求項1之差異在於，乙證7並未揭露其所使用之環糊精為低氯環糊精，乙證7亦未揭露先將蛋白酶體抑制劑、環糊精及水形成非均質之組合的步驟。另一乙證8實施例11雖揭露移除環糊精衍生物的氯化鈉，表12揭露其鹽含量為0.01%，然而乙證7及8均未教示在胜肽蛋白酶體抑制劑來那度胺之合成過程中，氯離子之存在會導致具有遺傳毒性之降解物CDP的產生，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將乙證7所使用之環糊精改以乙證8之鹽含量為0.01%的低氯環糊精取代，且從系爭專利說明書第107頁之表3以及第108頁可知，小於或等於0.05%
w/w氯離子含量之技術手段與0.2%氯相較確實可以產生可接受低濃度之CDP的效果，亦即低氯環糊精之使用顯著地降低潛在CDP形成，因而使所製得之低氯醫藥組成物具有安定性，故系爭專利請求項1對照先前技術具有有利功效，且該等功效顯非結合乙證7及8之內容所能預期，因此，乙證7、8之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
⑶被告雖稱從系爭專利說明書第105頁可知低氯SBECD為市場上商業購得，並引用系爭專利說明書第5頁稱系爭專利與乙證8的目的均是降低氯離子，系爭專利於中國申請亦因不具進步性而遭駁回等，而主張系爭專利請求項1為通常知識者組合乙證7及8所能輕易完成(被告114年12月8日言詞辯論簡報A第A-7、A-8、A-14至A-16頁)，然查：
①系爭專利說明書第106頁記載：「由Ligand之子公司Cydex製造之Captisol®對氯化鈉具有0.05%至0.2%(w/v)之標準產物分析範圍。一批具有僅0.05%(w/v)之低氯含量(如氯化鈉)之Captisol®可用於實驗」，亦即原告係從市場上所購得具有0.05%至0.2%(w/v)之氯化鈉範圍的Captisol®(SBECD)商品中特意去挑選具有僅0.05%(w/v)之低氯含量者，以進行後續低氯醫藥組成物之製備，而非如被告所稱商業上購得之磺基丁醚β-環糊精(Captisol®)即為低氯環糊精，且如前述，乙證7及8均未教示在來那度胺之合成過程中，氯離子之存在會導致具有遺傳毒性之降解物CDP的產生，而有降低氯離子之需求，乙證8雖係提及降低氯離子，然而乙證7完全未揭露任何關於降低氯離子之需求，被告並未考量乙證7及8之技術內容是否具有降低氯離子的關連性或共通性，而去考量乙證8之技術內容與系爭專利的技術內容之關連性或共通性，顯係後見之明，並不可採。
②被告雖稱系爭專利於中國申請亦未獲准云云，惟專利權採屬地主義，各國專利法制不同，審查基準互異，自難比附援引，執為本件有利之論據，況且倘原告欲引用相同之理由以證明系爭專利不具進步性，亦應具體論述其理由，僅片面提出駁回決定而未附具任何理由，並不足以證明系爭專利在我國亦有相同之不符專利法規定的情事，故原告相關主張並不可採。
⒉乙證7、8之組合不足以證明系爭專利請求項23不具進步性：
系爭專利請求項23所請為一種醫藥組成物，其係由如申請專利範圍第1項之方法製備，乙證7及8揭露之內容已如前述，乙證7與系爭專利請求項23之差異在於，乙證7並未揭露其所使用之環糊精為低氯環糊精，乙證7亦未揭露先將蛋白酶體抑制劑、環糊精及水形成非均質之組合的步驟，以製得所請之醫藥組成物，同前所述，該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無動機將乙證7所使用之環糊精改以乙證8之鹽含量為0.01%的低氯環糊精取代，以製得所請之醫藥組成物，且系爭專利請求項23所請之醫藥組成物具有請求項1製法所賦予之有利功效(即低濃度之CDP所產生之安定性)，因此，乙證7、8之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。
㈧原告依專利法第96條第1項規定，請求被告防止侵害為有理
由:
按發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第96條定有明文。系爭專利並無得撤銷之原因，已如前述，原告自得於系爭專利權期間(2017年11月1日至2032年9月12日止)向侵害系爭專利權之被告行使權利，因此，原告依專利法第96條第1項規定，請求被告防止侵害為有理由，自應准許。
五、綜上所述，系爭學名藥品落入系爭專利請求項1之均等範圍及落入系爭專利請求項23之文義範圍，又乙證7、8之組合不足以證明系爭專利請求項1、23不具進步性，從而，原告依專利法第96條第1項規定，請求如主文第1項所示之聲明，為有理由，應予准許。
六、本件原告雖獲勝訴判決，並陳明願供擔保請准宣告假執行，
惟依強制執行法第130條第1項規定，於判決確定時始得視為
已有意思表示，自不得以宣告假執行之方式，使其意思表示
之效力提前發生，是以原告聲請願供擔保請准宣告假執行，
於法不合，應予駁回，併此敘明。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據資料
，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不一一論述。
八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 114 年 12 月 29 日
智慧財產第一庭
法 官 曾啓謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴時應提出委任律師或具有智慧財產案件審理法第10條第1項但書、第5項所定資格之人之委任狀；委任有前開資格者，應另附具各該資格證書及釋明委任人與受任人有上開規定（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 114 年 12 月 30 日
書記官 丘若瑤
附註：
智慧財產案件審理法第10條第1項、第5項
智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師資格者，不在此限：
一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。
二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟事件。
三、第二審民事訴訟事件。
四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事件之聲請或抗告。
五、前四款之再審事件。
六、第三審法院之事件。
七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。
當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。